Исчерпание прав на товарный знак: ВС РФ разрешил рекламу на сайте без доказательств поставки, если есть договор с дилером

При наличии доказательств о соответствующих правоотношениях (договора поставки, коммерческого предложения) с лицом, уполномоченным правообладателем на реализацию его продукции, ее предложение к продаже на сайте с использованием товарного знака правообладателя нарушением не является.

Суть дела

Завод является правообладателем исключительных прав на товарные знаки — по свидетельствам РФ № 406673 и № 65117.

10.01.2023 общество заключило с официальным дилером завода договор поставки запасных частей.

Завод, полагая, что используемые обществом обозначения на технике, фотографии которой размещены на сайте, сходны до степени смешения с его товарными знаками по смысловым (семантическим), звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным) признакам, направил ему претензии с требованием выплатить компенсацию за нарушение прав на использование товарных знаков, прекратить их использование, в том числе предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот товаров, выполнение работ, размещение на информационных ресурсах.

Претензии были оставлены без рассмотрения, в результате завод обратился в суд с требованием о запрете обществу использовать товарные знаки и о выплате компенсации.

Выводы судов

Суды удовлетворили иск в части, исходя из доказанности факта нарушения обществом исключительных прав завода. Обозначение и изобразительное обозначение в виде трех квадратов с расположенными под ними буквами на фотографиях техники на сайте общества признаны сходными до степени смешения с товарными знаками завода.

Апелляционный суд счел, что само по себе наличие договорных отношений между обществом и дилером в отсутствие первичных документов о реализации товара не свидетельствует о фактической поставке товара обществу официальным дилером, а заявление общества об оригинальном происхождении продукции не было обеспечено какими-либо доказательствами. Незаконное использование обществом товарных знаков путем размещения их изображений на сайте с целью предложения к продаже однородных товаров является нарушением исключительных прав правообладателя, а значит, принцип исчерпания прав в рассматривае­мом случае неприменим.

СИП поддержал выводы судов.

Позиция ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав на сле­дующее.

Основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем и вызывает определенное представление о качестве продукции (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации иными лицами, чем правообладатель, без его согласия допускается законом лишь в строго определенных случаях. Такие случаи представляют собой ограничение исключительного права.

Применительно к средствам индивидуализации ограничением исключительного права следует считать применение принципа исчерпания права для товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно этому принципу не является нарушением исключительного права на товарный знак использование его другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или третьими лицами с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

Допускается также использование товарного знака в интернете при предложениях к продаже таких товаров. Эта норма применяется в случае введения в оборот оригинальной продукции, маркированной товарным знаком, а не товаров со сходным обозначением.

В этом случае правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия (то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на рынок).

Получение отдельного согласия правообладателя на конкретный способ использования товарного знака, в частности при предложении к продаже товара в интернете, при доказанности ответчиком исчерпания права не требуется.

В ситуации, когда ответчик ссылается в обоснование правомерности использования товарного знака на принцип исчерпания прав, он должен доказать наличие условий, указанных в ст. 1487 ГК РФ. В этом случае он должен доказать, что спорный товар введен в оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.

Однако в ситуации, когда лицом предлагается к продаже товар, который еще не закуплен (реализуя, к примеру, торговлю по формату прямой поставки под заказ), и, следовательно, не может быть индивидуализирован, данное лицо по объективным причинам не может доказать легальность происхождения такого товара, но может доказать, что у него имеется реальная возможность приобрести предлагаемый к продаже товар на законных основаниях у уполномоченного правообладателем лица.

Таким образом, при представлении обществом доказательств наличия у него соответствующих правоотношений (договора поставки, коммерческого предложения) с лицом, уполномоченным правообладателем на реализацию его продукции, предложение таким лицом к продаже на сайте в интернете товара, маркированного этим товарным знаком, не может считаться нарушением, за исключением случаев, когда из материалов конкретного дела следует, что такое лицо предлагает к продаже именно контрафактный товар.

Между тем суды не опровергли доводов общества о том, что на сайте предлагалась к продаже оригинальная техника производства завода, маркированная его товарными знаками, а не контрафактный товар (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Суды, ограничившись формальным обстоятельством непредставления ответчиком доказательств приобретения им товаров, предлагаемых в интернете, у официального дилера правообладателя, не учли, что в данной ситуации на ответчика не могла быть возложена обязанность по представлению доказательств, которые он объективно не мог представить.