Тема споров о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации столь широка и многогранна, что любые попытки осветить эту тему в полном объеме в рамках отдельной статьи изначально обречены на провал. В рамках данной статьи будут рассмотрены лишь отдельные вопросы, которые, на наш взгляд, представляют интерес, в том числе случаи регистрации буквосочетаний/аббревиатур в качестве товарных знаков и новые правила возмещения расходов в связи с рассмотрением дел в Палате по патентным спорам в качестве судебных расходов.
Случаи регистрации буквосочетаний/ аббревиатур в качестве товарных знаков
Допустимость регистрация буквосочетаний/аббревиатур в качестве товарных знаков, казалось бы, не должна вызывать вопросов — любому потребителю прекрасно известно множество товарных знаков, которые представляют собой именно простое буквосочетание. Однако на сегодняшний день регистрация в РФ такого рода товарных знаков становится нетривиальной задачей. Попробуем разобраться в причинах отказов в регистрации и в том, каким образом можно преодолеть отказ Роспатента в регистрации в качестве товарного знака простого сочетания букв.
В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Пунктом 2.3.1 ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания1 прямо предусматривалось, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера. Согласно п. 34 действующих Правил № 4822 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.
Именно в силу указанных норм Роспатент обычно отказывает в регистрации товарных знаков, представляющих собой сочетание согласных букв, со ссылкой на то, что такое обозначение не имеет словесного характера и не воспринимается как слово.
Тем не менее, как показывает текущая практика, даже простые сочетания букв могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если будет доказано, что такое обозначение (буквосочетание) приобрело различительную способность.
В указанном контексте, безусловно, представляет интерес дело, в котором СИП, оценивая правомерность регистрации товарного знака «КСБ/KSB» по свидетельству РФ № 519438, поддержал позицию Роспатента и пришел к выводу, что приобретение данным обозначением различительной способности подтверждается представленными доказательствами многолетнего (с 2009 г.) широкого и интенсивного использования правообладателем данного обозначения для маркировки соответствующей продукции (постановление Президиума СИП от 17.02.2020 № С01-1626/2019 по делу № СИП-290/2019).
То есть доказать приобретение различительной способности даже простым сочетанием букв, в принципе, возможно.
Тем не менее, как показывает практика последних лет, Роспатент нередко отказывается признавать сочетания букв в качестве обозначения, приобретшего различительную способность, даже при условии его относительно длительного и интенсивного использования. В этой связи при оценке приобретения буквосочетанием различительной способности принимаются во внимание и иные обстоятельства.
Адресная группа
Прежде всего, как Роспатент, так и СИП оценивают, является ли заявленное на регистрацию в качестве товарного знака буквосочетание аббревиатурой, например аббревиатурой фирменного наименования заявителя. При этом, по мнению Роспатента и СИП, не каждое буквосочетание, образованное путем соединения заглавных букв фирменного наименование заявителя (на русском или английском языках), автоматически может быть признано аббревиатурой. На сегодняшний день в практике Роспатента и СИП сложился следующий подход по данному вопросу.
С точки зрения русского языка аббревиатура является словом, при этом не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом. Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака — адресной группой потребителей соответствующих товаров и/или услуг.
Иными словами, для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается адресной группой потребителей как слово, имеющее конкретное значение.
Именно такой подход получил отражение в целом ряде актов СИП в последние годы. См, например, постановления Президиума СИП от 23.06.2022 по делу № СИП-1181/2021, от 04.03.2019 по делу № СИП-454/2018, от 26.04.2021 по делу № СИП-271/2020.
Однако необходимо отдельно подчеркнуть, что речь идет об оценке восприятия спорного буквосочетания не всеми потенциальными потребителями, а именно адресной группой потребителей товаров и услуг. И в том случае, если адресная группа потребителей ограничена характером товаров и услуг, которые реализуются с использованием соответствующего обозначения, оно может быть зарегистрировано в отношении не всех товаров и/или услуг. Именно такая позиция нашла отражение в постановлении Президиума СИП от 10.12.2021 по делу № СИП-255/2021.
Признавая, что заявленное на регистрацию обозначение является аббревиатурой заявителя, суд указал, что заявка содержит перечень весьма разнородных товаров и услуг из различных классов МКТУ. При этом в отношении целого ряда таких товаров и услуг (например, услуг «ведение судебной бухгалтерии», услуг «ведение учета пород домашнего скота», услуг «предоставление онлайн-комиксов») неочевидно, что адресная группа их потребителей совпадает с адресной группой потребителей тех товаров и услуг, в отношении которых было признано доказанным восприятие обозначения в качестве аббревиатуры заявителя.
В подобного рода случаях фактически необходимо отдельно оценить, является ли сам заявитель и его полное фирменное наименование столь широко известными, что потребители любых товаров и услуг воспринимают спорное буквосочетание в качестве аббревиатуры от фирменного наименования заявителя.
Полное фирменное наименование
Практика также показывает, что шансы на признание буквосочетания аббревиатурой фирменного наименования и, соответственно, на предоставление ему правовой охраны в составе товарного знака значительно возрастают, если в товарном знаке содержится полное фирменное наименование вместе с его аббревиатурой.
Так, в постановлении Президиума СИП от 24.01.2022 по делу № СИП-467/2021 при оценке охраноспособности буквосочетания NTG в составе комбинированного товарного знака суд наряду с прочими доводами отдельно отметил, что потребители однозначно в конкретном обозначении воспринимают буквосочетание NTG в качестве аббревиатуры, образованной от произвольной части фирменного наименования организации, включенного в спорный знак обслуживания.
Аналогичный подход нашел отражение и в решении СИП от 12.12.2022 по делу № СИП-727/2022, в рамках которого заявитель оспаривал отказ Роспатента в регистрации обозначения.
Отдельно стоит отметить, что указанное решение СИП также представляет особый интерес, поскольку фактически в нем определены дополнительные критерии для признания буквосочетания аббревиатурой, то есть самостоятельным словом. В частности, суд указал, что элемент MWS отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличие звукового состава и лексического значения, лексико-грамматическая определенность, способность выполнять синтаксическую функцию, словообразовательная мотивация.
С одной стороны, данный дополнительный критерий может быть использован в качестве весомого довода в пользу охраноспособности конкретного буквосочетания. Однако, с другой стороны, доказывание приобретения буквосочетанием всех указанных признаков и характеристик слова может стать весьма затруднительным. Очевидно, что в качестве доказательств в таких случаях могут быть использованы заключения специалистов в области лингвистики. Тем не менее не совсем понятно, как оценка столь специфичных свойств, как, например, наличие лексико-грамматической определенности, очевидно требующая специальных познаний в области лингвистики, может быть проведена с точки зрения рядового потребителя.
Таким образом, текущей практикой установлены довольно высокие стандарты доказывания того, что конкретное сочетание букв действительно является аббревиатурой, то есть самостоятельным словом, и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
Характерное графическое исполнение таких буквосочетаний
Как уже указывалось выше, ранее действовавшими Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания фактически прямо предусматривалось, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, по общему правилу не обладающие различительной способностью, но имеющие характерное графическое исполнение. При этом на законодательном уровне понятие «характерное графическое исполнение» не раскрывается, в связи с чем в данном случае стоит ориентироваться именно на сложившуюся правоприменительную практику.
Так, например, оценивая охраноспособность обозначения JP AUSTRALIA, Роспатент указал, что элемент JP представляет собой сочетание двух букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрирован в качестве охраняемого элемента товарного знака. А вот заявка того же заявителя на регистрацию обозначения JP была удовлетворена. Роспатент отметил, что данное обозначение выполнено буквами латинского алфавита в оригинальной графике, то есть признал за данным обозначением характерное графическое исполнение и, как следствие, различительную способность3.
Практика показывает, что буквосочетания могут быть признаны обозначениями, обладающими различительной способностью, если:
-
буквенное обозначение выполнено нестандартным шрифтом: например, используются объемные буквы или шрифты с высокой степенью стилизации;
-
буквенное обозначение выполнено в оригинальной графике, например с использованием цвета, дополнительных теней и контуров, образующих обозначение букв;
-
буквенное обозначение включает в себя изобразительный элемент в особом характерном графическом исполнении, при этом такой изобразительный элемент графически связан с образующими обозначение буквами.
Оригинальное графическое изображение
Особо необходимо подчеркнуть, что в таких случаях правовая охрана представляется не просто сочетанию конкретных букв, а именно сочетанию таких букв в конкретном оригинальном графическом исполнении. Следовательно, во избежание оспаривания такого товарного знака в связи с его неиспользованием зарегистрированное буквенное обозначение должно использоваться именно в таком оригинальном графическом исполнении, а не в написании стандартным шрифтом. Аналогичным образом регистрация буквосочетания в оригинальном графическом исполнении не дает его правообладателю права запрещать третьим лицам использовать сочетание тех же букв при их написании стандартным шрифтом без копирования оригинального графического исполнения. Обратное означало бы необоснованное расширение объема правовой охраны подобного рода товарных знаков.
Именно такая позиция получила отражение в постановлении СИП от 10.08.2021 по делу № А40-52087/2020. Суд принял во внимание, что правовая охрана товарного знака истца в виде сочетание букв представлена с учетом их графического исполнения в виде треугольной фигуры. То есть в качестве товарного знака охраняется общая композиция — графическое исполнение, а само по себе обозначение (сочетание букв) не подлежит самостоятельной охране без графического исполнения. В этой связи суд признал необоснованными претензии правообладателя к ответчику, который не использует графическое исполнение словосочетания, а использует только аббревиатуру.
Таким образом, на сегодняшний день практика по вопросу регистрации в качестве товарных знаков буквосочетаний/аббревиатур остается все же неоднородной и не всегда последовательной. Сложившаяся ситуация влечет повышенные риски оспаривания третьими лицами предоставления правовой охраны такого рода товарным знакам, что, в свою очередь, связано с еще одним важным вопросом — допустимостью взыскания расходов, понесенных в связи с оспариванием в административном порядке, то есть в Палате по патентным спорам Роспатента (далее — ППС РФ), предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
Новые правила возмещения расходов в связи с рассмотрением дел в Палате по патентным спорам в качестве судебных расходов
Вопрос о допустимости и/или необходимости включения в состав судебных расходов по делам об оспаривании правовой охраны объектов интеллектуальной собственности расходов, понесенных на стадии административного производства (то есть при разбирательстве в ППС РФ), назрел и активно обсуждался уже довольно давно.
И в первые рабочие дни 2023 г. КС РФ в постановлении от 10.01.2023 № 1-П озвучил свою позицию по данному вопросу, установив: впредь до внесения в законодательство необходимых изменений расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены — в случае оспаривания принятого Роспатентом решения в суде — на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством, исходя из универсальных принципов необходимости, разумности и — с учетом результатов предшествующего административного разбирательства, могущих в том числе свидетельствовать об удовлетворении возражения заявителя полностью или в части, — пропорциональности распределения таких расходов.
Указанное постановление и фактически установленные им новые правила, позволяющие включить в сумму судебных расходов также и расходы, понесенные на предшествующей стадии разбирательства в административном порядке, скорее стоит оценить положительно. Прежде всего, нельзя не принимать во внимание, что в делах о предоставлении/оспаривании предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации подавляющий объем доказательств собирается именно на стадии административного разбирательства. Следовательно, и основные расходы, связанные со сбором доказательств, стороны несут на стадии административного производства. Ситуация, при которой стороны разбирательства были лишены возможности включить расходы на сбор доказательства в сумму судебных расходов, очевидно не отвечала принципам разумности и справедливости и не позволяла в полной мере восстановить нарушенное право выигравшей стороны.
В то же время на практике может возникнуть вопрос о пропорциональности и справедливости судебных расходов в связи со следующим. На стадии административного разбирательства в ППС РФ фактически сторонами спора выступают правообладатель соответствущего объекта интеллектуальной собственности и заявитель возражения против предоставления правовой охраны данному объекту. Однако на стадии судебного разбирательства процессуально-субъектный состав уже претерпевает изменения, поскольку при оспаривании решения Роспатента именно Роспатент становится ответчиком по делу. Как известно, размер судебных расходов, понесенных именно на стадии судебного разбирательства, может существенно зависеть от поведения сторон и длительности рассмотрения спора судом. Роспатент как ответчик в судебном производстве может своими действиями (своевременным или несвоевременным предоставлением правовой позиции, заявлением ходатайств об отложении судебных заседаний, о назначении экспертизы и пр.) существенно повлиять на сроки разбирательства и, как следствие, на конечную сумму судебных расходов. При этом судебные расходы, по смыслу рассматриваемого постановления КС РФ, несет проигравшая сторона, то есть правообладатель или заявитель возражения. Возникает вопрос: каким образом в таком случае будут распределяться судебные расходы?
Также, на наш взгляд, могут возникнуть вопросы, в какой момент допустимо подавать заявление на взыскание судебных расходов и должны ли при этом учитываться результаты повторного рассмотрения дела Роспатентом. Например, если суд отменил первоначальное решение Роспатента и отправил дело на новое рассмотрение, а при новом рассмотрении Роспатент меняет свою позицию и выносит решение в пользу иной стороны по делу — какая из сторон может быть признана в таком случае проигравшей?
Очевидно, что данные практические вопросы будут постепенно решаться на практике, но также должны быть учтены и в ходе разработки поправок в действующее законодательство, на необходимость которых указал КС РФ в рассматриваемом постановлении.
Наконец, позиция КС РФ с новой силой поднимает еще один сложный вопрос. Нередки ситуации, когда предоставление правовой охраны объектам интеллектуальной собственности оспаривается уже по прошествии нескольких лет, в течение которых правообладатель осуществлял существенные финансовые вложения в развитие и продвижение соответствующего объекта. При этом правообладатель в таких случаях действует абсолютно разумно и добросовестно, исходя из законности решения Роспатента о регистрации такого объекта.
Тем не менее может сложиться довольно парадоксальная ситуация — по прошествии нескольких лет в результате подачи возражения третьим лицом добросовестный правообладатель может лишиться правовой охраны ранее зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности по причине того, что изначально решение о его регистрации было вынесено с нарушением требований закона. При этом такой правообладатель будет обязан возместить расходы третьего лица в связи с оспариванием правовой охраны данного объекта и в дополнение ко всему понесет существенные убытки, связанные с уже проведенным инвестированием в развитие аннулированного объекта интеллектуальной собственности.
Возникает логичный вопрос: насколько такая ситуация соответствует принципам разумности и справедливости? Хотя данный вопрос напрямую не связан с вопросом возмещения судебных расходов по рассматриваемой категории дел, полагаем, что было бы целесообразно при внесении соответствующих изменений в законодательство также обратить внимание и на данный аспект, предусмотрев правовые механизмы восстановления имущественных потерь добросовестных правообладателей.
1 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32. Утратили силу 30.08.2015.
2 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков <…>, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.
3 Решения Роспатента:
-
по делу о регистрации товарного знака JP Australia — заключение Палаты по патентным спорам от 25.08.2021, приложение к решению Роспатента от 08.09.2021 по заявке № 0001503787;
-
по делу о регистрации товарного знака JP — заключение Палаты по патентным спорам от 25.08.2021, приложение к решению Роспатента от 08.09.2021 по заявке № 0001503573.