Барьер для должника: при залоге РИД и СИ запретят прекращение их правовой охраны

Кредитование под залог исключительных прав в России остается нишевым инструментом. Одна из причин — это ненадежность такого обеспечения по сравнению с недвижимостью или оборудованием. Исключительное право можно не только продать или передать третьему лицу, но и попросту аннулировать. Для банков и инвесторов это создает риск, который сложно оценить и невозможно застраховать через стандартные инст­рументы.

Поправка закрывает наиболее очевидную лазейку и делает обеспечение более предсказуемым. На практике это может иметь значение для технологических компаний, которые хотят привлечь финансирование под портфель объектов интеллектуальной собственности, а не под материальные активы.

Законопроект защищает залогодержателя от недобросовестных действий самого залогодателя. Однако он не решает другой, не менее реальной проблемы: патент на изобретение могут аннулировать третьи лица через оспаривание в Роспатенте или в суде, правовая охрана товарного знака может быть прекращена по заявлению заинтересованного лица вследствие его неиспользования. Это залогодатель не контролирует, а законопроект эти риски может и не снять. Залогодержатель по-прежнему может лишиться обеспечения без надлежащей компенсации просто по иным основаниям.

Кроме того, законопроект не предусматривает обязанности залогодателя заблаговременно уведомлять кредитора о поступающих угрозах правовой охране объекта, например, о полученных возражениях или претензиях конкурентов. Для реальной защиты интересов залогодержателя такие положения было бы логично включить либо в закон, либо в типовые условия договора залога.

Запрет совершать «действия, направленные на прекращение правовой охраны», и оговорка о возможности предусмотреть в договоре залога о запрете на подачу залогодателем заявления о досрочном прекращении патента или охраны товарного знака — представляются верными решениями, но не исчерпывающими: возможна ситуация, когда охрана прекращается не по заявлению должника, а по возражению третьего лица, действующего с ним заодно. Отличить добросовестное оспаривание патента от прекращения правовой охраны предмета залога по сговору на практике будет непросто. Остальные аспекты законопроекта также направлены на улучшение позиции кредитора. Проверку единства изобретения и полезной модели предлагается перенести с формальной экспертизы на экспертизу по существу (ст. 1384, 1386, 1390). Этот шаг представляется оправданным, поскольку оценить единство замысла нельзя без информационного поиска и анализа уровня техники, которые проводятся именно на этой стадии.

По сути, это сближает российскую процедуру с международным стандартом: в системе PCT и в практике Евразийского патентного ведомства единство проверяется как и a priori (до поиска), так и a posteriori (с учетом уровня техники), когда связующий «особый технический признак» признается таковым лишь при условии, что он неизвестен из предшествующего уровня техники. Прежняя же формальная проверка по структуре формулы позволяла считать признак «объединяющим», даже если по существу он был очевиден, поэтому перенос на экспертизу по существу делает оценку содержательно более обоснованной.

Минэкономразвития предлагает дополнить регулирование залога исключительного права положением о том, что без согласия залогодержателя залогодатель не вправе не только отчуждать исключительное право, но и совершать действия, направленные на прекращение правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. Под такими действиями понимается подача залогодателем заявления о досрочном прекращении действия исключительного права.

Данные изменения направлены на снижение риска утраты предмета залога из-за действий залогодателя. Это напрямую согласуется с существом залога, который предполагает совершение действий, направленных на сохранение предмета залога.

Введение рассматриваемых изменений повлечет необходимость внесения изменений и в административные регламенты Роспатента. В комплект до­кумен­тов при подаче заявления о досрочном прекращении действия исключительного права следует добавить согласие залогодержателя. В настоящий момент наличие такого согласия не проверяется.

При этом изменения в ст. 1354, 1358 и 1481 ГК РФ предусматривают внесение формулы изобретения, полезной модели, перечня товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, в государственные реестры. Пределы охраны указанных объектов будут определяться также на основе информации, содержащейся в реестрах.

Однако уже сейчас информация о формуле изобретения, полезной модели и сведения о товарном знаке публикуется в реестре в соответствующих карточках, пределы охраны указанных объектов также установлены на основе формулы. Следовательно, данные изменения не повлекут существенных изменений в действующем регулировании. Возможно, законопроект в этой части будет доработан.

Также законопроектом предлагается передать Правительству РФ полномочия по уменьшению размера госпошлины за поддержание патента, переданного по открытой лицензии. Это позволит установить более гибкое ценообразование госпошлины в указанном случае, не ограничиваясь уменьшением размера госпошлины только 50% начиная с года, следующего за годом публикации сведений об открытой лицензии (как установлено сейчас). Кроме того, для изменения параметров определения размера госпошлины не нужно будет проходить сложный путь внесения изменений в ГК РФ.

Также законопроектом предусмотрено изменение ст. 1384, 1386, 1390 ГК РФ, в соответствии с которыми проверка соблюдения требования единства изобретения и полезной модели будет проводиться на этапе проведения экспертизы по существу.

Сейчас проверка соблюдения требования единства изобретения проводится как на этапе формальной экспертизы, так и экспертизы по существу. В ходе формальной экспертизы проверка соблюдения требования единства изобретения осуществляется без выявления сущности изобретения, то есть в той степени, в которой это не требует специальных знаний.

Предлагаемые изменения отсрочат момент выявления отсутствия единства изобретения до момента экспертизы по существу даже в очевидных случаях, которые могли бы быть установлены сразу, на этапе формальной проверки. С учетом того что экспертиза по существу может быть проведена в течение трех лет, предлагаемые изменения необоснованно дадут таким заявкам защиту на указанный период.

Изменения в ст. 1398 ГК РФ направлены на предоставление возможности подачи возражения против выдачи дополнительного патента до начала его действия. Это позволит учесть возражения заинтересованных лиц еще до момента начала действия патента. Однако Роспатенту придется обрабатывать возражения и по тем заявкам, которые могут не пройти экспертизу, и по ним в любом случае не был бы выдан патент. Это может увеличить сроки рассмотрения заявок.

Таким образом, законопроект вносит существенные изменения в части залога исключительных прав. Остальные предлагаемые изменения незначительно повлияют на аспекты регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Серия поправок к ст. 1354, 1358 и 1481 ГК РФ последовательно заменяет ссылки на «патент» или «свидетельство» ссылками на «государственный реестр». Поправка к п. 2 ст. 1246 ГК РФ расширяет соответствующие полномочия Минэкономразвития по утверждению перечня сведений, вносимых в реестры. Это соответствует концепции, согласно которой юридически значимым источником информации об объеме правовой охраны является государственный реестр, а не выданный документ. Исключение слов «содержащейся в патенте» из ст. 1358 ГК РФ унифицирует определение использования изобретения, полезной модели, промышленного образца: теперь оно ориентируется исключительно на признаки, зафиксированные в реестре. Данное изменение снижает риски, связанные с возможными расхождениями между текстом патента и государственным реестром.

На первый взгляд, замена в п. 2 ст. 1386 слов «по истечении» на «за пределами» кажется стилистической правкой, однако в пояснительной записке к законопроекту прямо указано, что изменения в данную ста­тью направлены на предоставление возможности подачи возражения против выдачи дополнительного патента, выдаваемого на лекарственное средство, пестицид или агрохимикат (п. 2 ст. 1363 ГК РФ) до начала его действия. Между тем в рамках действующего регулирования не предусматривается возможности подачи возражения против выдачи патента, выдача которого не состоялась. Вероятно, для достижения заявленных целей регулирования было бы достаточно связать действительность «основного» и «дополнительного» патента: если «основной» патент оспаривается и признается частично или полностью недействительным, то те же изменения автоматически затрагивают и «дополнительный» патент, вне зависимости от того, будет ли он выдан.

Действующая редакция п. 4 ст. 358.18 ГК РФ и п. 3 ст. 1232 ГК РФ о залоге исключительных прав предусматривает только ограничение залогодателя в распоряжении исключительным правом в форме отчуждения, то есть перехода права третьим лицам полностью.

Предлагаемый министерством прямой запрет указывает на совершение действий залогодателем, направленных на прекращение правовой охраны товарного знака (например, досрочного прекращения правовой охраны по заявлению правообладателя, подача возражений против предоставления правовой охраны). Данная поправка фактически устраняет пробел, который позволял залогодателю устранить преграду в виде обремененного залогом товарного знака, к примеру, для нужд заинтересованного третьего лица, которое подало бы самостоятельную заявку на регистрацию обозначения, препятствием для которого является товарный знак в залоге. В результате изменений залогодержатель будет застрахован от такого поворота событий, поскольку теперь Роспатент будет мониторить подобные действия и отказывать в их совершении.

Интересно, что в этом изменении не затронута тема писем-согласий на регистрацию сходных обозначений, которые могут выдать в том числе правообладатели обремененных залогом товарных знаков в порядке п. 6 ст. 1483 ГК РФ: фактически выдача такого согласия может привести к появлению в реестре сходного (в том числе на грани тождества) товарного знака, который «размывал» бы ценность исходного знака, в особенности если согласие дано на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг. При этом у Роспатента есть возможность отслеживать и подобное действие: запись в реестрах о наличии зарегистрированного залога гарантирует возможность проверки экспертизой возможности выдачи согласия от правообладателя заложенного товарного знака и не принять такое письмо как основание для снятия доводов против регистрации в случае, если подтвердится факт регистрации залога. Получается, что пробел в настоящий момент закрыт не полностью.

Также стоит отметить изменение формулировок относительно того, на что ориентироваться для определения объема правовой охраны РИД. В текущей версии ГК РФ это охранный документ — свидетельство на товарный знак или патент. Изменения в п. 2 ст. 1354, п. 3 ст. 1358, п. 2 ст. 1481 ГК РФ акцентируют внимание на том, что эти сведения в первую очередь содержатся в реестрах Роспатента и ориентироваться следует на них, а не на сам охранный документ.