Договор важнее закона: как диспозитивность в регулировании ноу-хау изменит рынок НИОКТР

Действующая редакция п. 1 ст. 1471 ГК РФ прямо ограничивает право заказчиков по договорам подряда, НИОКТР или по государственному/муниципальному контракту, основной целью которых как раз и может являться получение некоего секрета производства, поскольку никакой более «традиционный» вид ИС для предполагаемого результата работ по контракту попросту не подходит.

Так, предложенный законопроект устраняет имеющийся пробел, добавляя в обновленный п. 1 ст. 1471 ГК РФ прямую ссылку на то, что договором может быть предусмотрен иной правообладатель, чем исполнитель. При этом обновленная редакция перестает касаться регулирования отношений, проистекающих из государственных и муниципальных контрактов.

В свою очередь, исключенное из п. 1 регулирование «переезжает» в новый п. 1.1, целиком посвященный судьбе ноу-хау, полученных при исполнении государственных и муниципальных контрактов: оно по-прежнему принадлежит исполнителю, за исключением уже упомянутых случаев, предусмотренных п. 3 и п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ. Совместное правообладание ноу-хау исполнителя и РФ / субъекта РФ тоже никуда не делось и по-прежнему допускается.

В целом предлагаемые изменения видятся логичными, поскольку в редких случаях ноу-хау, полученное в ходе исполнения договора, продолжает быть нужным самому исполнителю, в первую очередь заинтересованность в нем возникает у заказчика соответствующих работ или услуг. Однако в текущий момент правовое регулирование императивно не позволяет этого сделать, оставляя исключение по «переопределению» правообладателя только для случаев исполнения контрактов для государственных и муниципальных нужд.

Текущая формулировка ст. 1471 ГК РФ отличается от аналогичных положений ГК РФ для других РИД (ст. 1371, 1462 ГК РФ) — в них содержится прямое указание, что иное может быть предусмотрено договором между сторонами. В ст. 1471 ГК РФ такого указания нет, и при буквальном толковании можно прийти к выводу, что ст. 1471 ГК РФ запрещает сторонам предусмотреть иное распределение прав.

В то же время с учетом принципа свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ) стороны определяют условия договора по своему усмотрению, кроме случаев, когда содержание условия продиктовано императивной нормой. В постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 указано, что если в норме отсутствует явно выраженный запрет установить отличное от предусмотренного в ней условие, а также признаки императивности (например, охрана интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.), то норму необходимо считать диспозитивной.

Таким образом, согласно действующей редакции нормы стороны все же могут по своему усмотрению определить в договоре о НИОКТР принадлежность исключительных прав. Например, закрепить исключительное право за заказчиком или установить режим совместного правообладания.

В то же время различия формулировок в законе создают почву для разного толкования и споров между сторонами. Например, недобросовестная сторона может использовать неоднозначные формулировки, чтобы оказывать давление на контрагента, пытаться оспорить условия договора. Проект устраняет различия формулировок и вместе с этим возможность спорить по этому поводу.

Новый гибкий подход в законопроекте имеет целый ряд преимуществ для участников рынка.

1. Стимулирование инноваций.

Заказчик получает гарантии, что его инвестиции приведут к возникновению у него полноценного актива, который можно будет капитализировать, использовать в производстве. Это, в свою очередь, повышает спрос на исследования и разработки, стимулируя развитие рынка интеллектуальных услуг.

2. Повышение оборотоспособности секретов производства.

Для успешной коммерциализации инноваций правообладатель должен иметь возможность представить потенциальным инвесторам или покупателям не только описание технологии, но и бесспорные доказательства своих прав на нее. С введением диспозитивного регулирования заказчик сможет получить такое подтверждение непосредственно из договора с исполнителем, что существенно упрощает введение секрета производства в хозяйственный оборот.

3. Унификация подходов к разным объектам интеллектуальной собственности.

Действующая редакция ст. 1471 ГК РФ ставит секрет производства в неравное положение по сравнению с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и топологиями интегральных микросхем, созданных в рамках договора подряда или НИОКТР, — для этих объектов уже давно действует диспозитивный порядок распределения прав, закрепленный в ст. 1371, 1462 ГК РФ. Законопроект устраняет этот дисбаланс.

4. Устранение правовой неопределенности.

Четкое определение в договоре того, кому принадлежит исключительное право на секрет производства, созданный в рамках договора подряда или НИОКТР, снижает риски возникновения судебных споров между заказчиком и исполнителем. Это особенно актуально для сложных инновационных проектов, где вероятность создания секретов производства на начальном этапе проекта может быть неочевидна.

Поэтому предлагаемые поправки в ст. 1471 ГК РФ — это не техническая корректировка, а важный шаг на пути к созданию в РФ благоприятной среды для инновационного бизнеса. Законопроект переводит отношения между заказчиками и разработчиками из плоскости жесткого предписания в плоскость до­гово­рного права. Для бизнеса это означает появление нового эффективного инструмента структурирования сделок, связанных с разработкой и приобретением ключевых технологических компетенций. И хотя еще предстоит выработать оптимальные договорные формулировки и практику их применения, сам вектор изменений — в сторону большей свободы договора и учета интересов всех участников рынка — заслуживает безусловной поддержки.

Здесь важно отметить сущностное различие указанных договоров: в отличие от подряда, где главное — это достижение оговоренного результата, в НИОКТР оплачивается сам процесс, и даже отрицательный результат подлежит оплате, если исполнитель действовал добросовестно. Государственные (муниципальные) контракты, в свою очередь, всегда предполагают особого субъекта на стороне заказчика, а именно государственный орган или учреждение.

В случае принятия законопроекта будет закреплено более явное диспозитивное регулирование, которое, по нашему мнению, положительно скажется на инвестировании, в том числе в технологической сфере. Отметим, что и в текущей редакции статьи норма не является явно императивной. Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16, норма может быть диспозитивной и без наличия фразы «если договором не предусмотрено иное».

Судом признается императивность нормы лишь в случаях, когда такое ограничение диктуется необходимостью защиты охраняемых законом интересов (слабой стороны, третьих лиц, публичных интересов), предотвращения существенного дисбаланса во взаимных правах и обязанностях либо вытекает из существа законодательного регулирования определенного вида договора.

Поскольку в частных договорах подряда и НИОКТР как таковых подобные публичные интересы отсутствуют по умолчанию, а принцип свободы договора предполагает право сторон самостоятельно определять судьбу созданного результата интеллектуальной деятельности, на наш взгляд, правила п. 1 ст. 1471 ГК РФ даже в текущей редакции фактически являются диспозитивными и едва ли отвечают критериям императивности.

По существу законопроект возвращает для частных договоров модель, действовавшую до реформы 2020 г.: в первоначальной редакции комментируемая статья уже содержала прямую оговорку о возможности сторон предусмотреть в договоре иное распределение прав. После принятия Федерального закона от 22.12.2020 № 456-ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2022, эта диспозитивная оговорка исчезла, а действующая редакция п. 1 стала отсылать только к специальным случаям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 1240.1 ГК РФ.

На наш взгляд, вносимые изменения будут иметь положительный коммерческий эффект, в частности могут увеличить поток инвестиций на рынок технологических разработок. В доктрине не раз указывалось на необходимость гарантировать заказчику, вложившему собственные средства в разработку, доступ к ее результатам, включая ноу-хау. Именно поэтому возвращение диспозитивности указанной нормы является наиболее гибким способом обеспечить такой баланс.

Реформа также сокращает транзакционные издержки. Сегодня заказчик, финансирующий разработку и заинтересованный в получении контроля над секретом производства, вынужден либо заключать с подрядчиком отдельный договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, либо использовать иные договорные конструкции — например, требовать передачи всей технической документации с введением режима коммерческой тайны на стороне заказчика и обязательством подрядчика не использовать соответствующие сведения. После принятия поправок необходимый результат будет достигаться одним условием в самом договоре подряда или НИОКТР.

При этом диспозитивность не снимает всех рисков. Так, в судах теперь все чаще будут подниматься вопросы не распределения исключительного права на ноу-хау, а его идентификации как РИД, фиксации факта его создания.

В связи с этим компаниям, особенно в наукоемких отраслях, стоит уделять повышенное внимание проверке используемых договоров в части положений о секрете производства, режиме конфиденциальности, объеме передаваемой документации, пределах использования РИД, а также распределению прав на патентоспособные решения, которые могут создаваться вместе с ноу-хау.

Как на практике, так и в доктрине отсутствует однозначная позиция относительно характера п. 1 ст. 1471 ГК РФ — диспозитивный или императивный — и, как следствие, возможности определить принадлежность исключительного права на ноу-хау заказчику. Так, существует точка зрения, согласно которой стороны, руководствуясь принципом свободы договора, могут изменить порядок правообладания с подрядчика на заказчика, поскольку норма п. 1 ст. 1471 ГК РФ не содержит явно выраженного запрета на такое изменение. Есть и противоположное мнение: словосочетание «принадлежит подрядчику (исполнителю)» исключает любое иное распределение прав.

Предлагаемые изменения согласуются со ст. 1371 ГК РФ, которая диспозитивно регулирует распределение исключительных прав на патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), также созданные при выполнении договора подряда или договора НИОКТР. Тем самым новелла унифицирует подходы к вопросу распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору подряда и договору НИОКТР.

При этом действующее правовое регулирование в отношении распределения исключительных прав на секрет производства, полученный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, сохраняется, что обусловлено приоритетом публичных интересов.