Товарный знак представляет собой средство индивидуализации товаров, работ и/или услуг, оказываемых различными субъектами предпринимательской деятельности. В конце июня 2023 г. вступят в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), которые предусматривают расширение круга субъектов, а именно, помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрировать на свое имя товарные знаки смогут и физические лица (самозанятые, частнопрактикующие и др.). Исключительное право на товарный знак позволяет правообладателю не только самостоятельно использовать товарный знак и запрещать подобное использование иным лицам, но также распоряжаться правом на товарный знак. Высокая оборотоспособность товарного знака обеспечивается возможностью совершения с ним различных сделок, в том числе посредством заключения различных гражданско-правовых договоров. В настоящем материале мы расскажем об особенностях договорного распоряжения правом на товарный знак.
Законодательство не содержит закрытого перечня договоров, которыми может быть оформлено распоряжение правом на товарный знак.
Однако договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак можно условно разделить на следующие основные группы:
-
договоры, предполагающие полную передачу исключительного права на товарный знак, когда прежний правообладатель полностью утрачивает связь с товарным знаком (договор отчуждения права на товарный знак), и
-
договоры, предусматривающие предоставление права использования исключительного права на товарный знак в определенном объеме (лицензионный договор, договор коммерческой концессии).
В зависимости от объема предоставляемых прав в договорах лицензионного типа можно выделить следующие:
-
простая (неисключительная) лицензия, где правообладатель (лицензиар) может выдавать множество аналогичных лицензий разным лицам;
-
исключительная лицензия, где правообладатель не оставляет за собой права выдачи аналогичных лицензий другим лицам;
-
полная лицензия, когда лицензия предоставляется на использование товарного знака любым способом в отношении всего перечня товаров и услуг, для которого зарегистрирован товарный знак;
-
частичная лицензия, когда лицензия предоставляется для части товаров и/или услуг.
Отчуждение товарного знака также может осуществляться как в отношении всего перечня товаров и услуг, для которого охраняется товарный знак, так и для части. При этом важно, чтобы таким отчуждением потребитель не был введен в заблуждение, поэтому в отчуждаемом и остающемся после отчуждения перечнях не следует оставлять однородные товары и/или услуги.
Основные условия договоров
В договоре отчуждения необходимо отразить такие существенные моменты, как предмет договора, в частности указать регистрационный номер товарного знака, перечень товаров и услуг, в отношении которого осуществляется отчуждение, указать, что право на товарный знак отчуждается в полном объеме.
В случае с возмездным договором потребуется также указать размер и порядок определения вознаграждения за отчуждение исключительного права на товарный знак (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
Учитывая, что товарный знак используется в предпринимательской деятельности, следует помнить, что в соответствии с п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.
В лицензионном договоре, помимо предмета, способов использования, перечня товаров/услуг, условия о вознаграждении, следует также указать вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок лицензии, территорию использования.
Как и в случае с договором отчуждения, при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
При этом выплачивать вознаграждение по лицензионному договору необходимо вне зависимости от фактического использования товарного знака. Указанный вывод неоднократно был сделан судами в спорах по лицензионным договорам.
Цитируем документ
Как разъяснено в пункте 40 Постановления № 10, по смыслу части 5 статьи 1235 ГК РФ в ее взаимосвязи с частью 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
Поскольку гражданское законодательство не относит к обстоятельствам, освобождающим лицензиата от оплаты платежей по лицензионному договору, фактическое неиспользование объектов интеллектуальной собственности, соответствующая плата осуществляется за предоставление права использования.
Постановление СИП от 12.07.2021 № С01-870/2021 по делу № А56-79435/2020
Прекращение деятельности по оказанию услуг с использованием товарного знака лицензиара в том или ином помещении в пределах срока действия лицензионного договора само по себе не может означать отказ лицензиата от договора и от предоставленного права использования товарного знака. Уведомления об отказе от спорных договоров в адрес лицензиара лицензиатом не направлялись.
Постановление СИП от 10.02.2022 № С01-2457/2021 по делу № А56-96813/2020
По договору коммерческой концессии передается целый комплекс исключительных прав, и предоставление права использования товарного знака в таком договоре является обязательным, что вытекает непосредственно из определения договора, содержащегося в п. 1 ст. 1027 ГК РФ: «По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)».
Если право на товарный знак не включено в комплекс предоставляемых в пользование по договору прав, то такой договор не может быть квалифицирован как договор коммерческой концессии. Данный вывод подтверждается судебной практикой (см., например, постановление СИП от 24.05.2022 № С01-339/2022 по делу № А53-4352/2021, Определение ВС РФ от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014 и др.).
Все указанные выше договоры должны быть составлены в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность такого договора (п. 1 ст. 1028, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
Регистрация распоряжения правом
Положения п. 2 ст. 1232 ГК РФ устанавливают, что если средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а товарный знак относится к таковым, то и отчуждение, залог исключительного права на товарный знак, предоставление права использования товарного знака по договору также подлежат государственной регистрации.
Более того, последующие изменения в договорах, их прекращение (расторжение) также подлежат регистрации в Роспатенте.
При этом, если между сторонами договора имеются разногласия по договору, они рассматриваются судом, а не Роспатентом.
Например, в деле № А40-214931/2020 (постановление СИП от 24.05.2022 № С01-267/2022) судами трех инстанций было подтверждено решение Роспатента об отказе в регистрации прекращения права использования общеизвестного товарного знака № 158 и товарного знака по свидетельству № 608835 на том основании, что сторонами договора не было достигнуто согласие относительно регистрации прекращения права использования товарных знаков по лицензионным договорам.
При этом суд отметил следующее: «...правовая оценка юридической силы спорных сделок и правомерности отказа от их исполнения при наличии спора об этом не относится к компетенции Роспатента как органа исполнительной власти, действующего в рамках определенной законом компетенции <…> заявленные сторонами взаимоисключающие позиции относительно толкования прав и обязанностей по названным лицензионным договорам свидетельствуют о наличии спора о праве, рассмотрение которого не относится к полномочиям Роспатента».
В связи с чем, при наличии спора по договору, так или иначе связанного с необходимостью осуществления регистрационных действий в Роспатенте, сторонам следует его урегулировать в досудебном порядке или в суде и только после обращаться в Роспатент.
Кроме того, использование товарного знака лицензиатом даже в отсутствие регистрации предоставления права использования данного товарного знака в Роспатенте не может рассматриваться как нарушение исключительного права, поскольку правообладатель фактически разрешил использовать товарный знак.
Так, в деле № А40-110615/2021 суд указал, что «несмотря на отсутствие государственной регистрации лицензионного договора в порядке пункта 2 статьи 1490 ГК РФ, общество „Телос Бьюти“ фактически разрешило использование обществом „Телос Бьюти Проф“ товарного знака, поэтому нарушение исключительного права на товарный знак не имеет места быть на основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. Доказательства расторжения указанного договора и отзыва согласия на использование товарного знака в материалах дела отсутствуют».
И платить лицензиару вознаграждение по лицензионному договору даже в отсутствие регистрации придется, поскольку «вне зависимости от факта регистрации между сторонами возникли обязательственные отношения из лицензионного договора.
Отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами. Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность. По смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору. При этом обязательственные отношения из договора (то есть правоотношения между правообладателем и пользователем) возникают независимо от государственной регистрации. Такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами договора, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации» (постановление СИП от 12.07.2021 № С01-870/2021 по делу № А56-79435/2020).
В решении по делу № А51-20433/2021 суд также отмечает: «Обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации» (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ).
Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении товарного знака, однако отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон друг перед другом по лицензионному договору.
Для регистрации в Роспатенте отчуждения, залога права либо предоставления права использования товарного знака необходимо подать комплект документов, в котором должны быть отражены все необходимые сведения (стороны договора и их реквизиты, сведения о товарном знаке, существенные условия договора). Если необходимые сведения не отражены, Роспатент откажет в проведении соответствующих регистрационных действий.
Например, в деле № А40-12669/2019 (постановление СИП от 04.06.2020 № С01-249/2020 по делу № А40-12669/2019) суды подтвердили правомерность отказа Роспатента в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, поскольку в заявлении отсутствовали сведения о сторонах лицензионного договора, включающие места их жительства, а также была использована некорректная формулировка о сроке действия договора.
Несомненно, что для возможности регистрации в Роспатенте предмет договора должен включать соответствующее право на товарный знак. В противном случае регистрация не может быть осуществлена. Например, при рассмотрении споров, касающихся договора коммерческой концессии, судами было отмечено, что «в соответствии с положениями действующего законодательства договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака, не подлежит регистрации в Роспатенте» (см. постановления СИП от 14.02.2020 по делу № А40-104719/2019, от 24.05.2022 по делу № А53-4352/2021).
Представляет интерес также случай, рассмотренный в деле № А51-20433/2021. Истец обратился в суд с иском о расторжении договора коммерческой концессии по основанию признания его недействительным в том числе ввиду того, что на момент заключения договора истец был введен ответчиком в заблуждение, так как у ответчика не был зарегистрирован передаваемый товарный знак. В удовлетворении требований было отказано. Суд отмечает: «Из представленного договора коммерческой концессии напрямую следует, что на момент его подписания товарный знак не был зарегистрирован правообладателем — документы по регистрации направлены в Роспатент.
Оценить все юридические риски и решить, исполнять ли договор, в котором есть правовые дефекты, следует до его заключения или в крайнем случае перед началом исполнения. Умолчание о дефектах в сочетании с исполнением, даже частичным, лишает сторону возможности требовать признания договора недействительным или незаключенным.
Истцом не доказано недобросовестное поведение ответчика, а также факт наступления неблагоприятных для истца последствий. И правообладатель, и пользователь возражений не заявляли, пользуясь товарным знаком».
Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие зарегистрированного товарного знака повлечет отказ в регистрации договора коммерческой концессии в Роспатенте, однако данного факта не достаточно, чтобы признать договор недействительным.
Принцип исчерпания права на товарный знак
Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок (см. постановление СИП от 03.02.2022 по делу № А40-246846/2020).
Различают следующие виды принципов исчерпания права:
-
национальный (исчерпание права происходит с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории конкретного государства);
-
региональный (исчерпание происходит в рамках таможенной территории нескольких государств);
-
международный (с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства).
В России установлен национальный принцип исчерпания права.
Цитируем документ
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Статья 1487 ГК РФ
Такое использование не является нарушением прав правообладателя товарного знака.
При этом ст. 1487 ГК РФ не применяется в отношении перечня товаров (групп товаров), утв. приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, при условии введения их в оборот за пределами РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия (постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506).
Таким образом, в отношении ряда товаров в настоящий момент применяется не национальный, а международный принцип исчерпания права.
Ограничения по распоряжению
Товарные знаки разнообразны, и по числу субъектов права к товарным знакам можно отнести:
-
индивидуальные, которые принадлежат одному конкретному правообладателю;
-
коллективные товарные знаки — обозначения, регистрируемые для индивидуализации товаров, производимых и реализуемых входящими в объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (п. 1 ст. 1510 ГК РФ).
Особенностью коллективных товарных знаков является то, что они предназначены исключительно для использования лицами, входящими в определенное объединение, что обуславливает запрет на распоряжение правами на такие товарные знаки посредством заключения договора отчуждения или лицензионного договора (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).
Заключение
Распоряжение правом на товарный знак — эффективный способ управления нематериальным активом, который позволит увеличить стоимость последнего (чем больше товарный знак используется, тем большую известность приобретает среди потребителей, что повышает его ценность), а также получить правообладателю дополнительные доходы (лицензионное вознаграждение, плата за франшизу) или инвестиции для бизнеса (залог исключительного права на товарный знак, права на лицензию, сублицензионных прав и пр.).
Своевременное и надлежащее договорное оформление распоряжения правом на товарный знак, проведение необходимых регистрационных действий позволят избежать в последующем споров с контрагентами и защитить свои активы от недобросовестных участников рынка.