Популярные товарные знаки хотят иметь многие компании, но не всегда желаемое обозначение является свободным. Например, какая-то компания «зарезервировала» удачный товарный знак сразу по всем классам МКТУ и в дальнейшем не использует его. Если желаемый товарный знак занят другим лицом, можно попробовать прекратить его правовую охрану через суд. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. Чтобы суд принял такое решение, лицу, желающему прекратить правовую охрану товарного знака, нужно доказать факт заинтересованности в досрочном прекращении, а правообладателю — фактическое использование товарного знака. Подробнее об особенностях судебного доказывания по таким категориям дел читайте в материале.
В марте 2021 г. суды затронули вопрос стандартов доказывания при судебном оспаривании правовой охраны товарных знаков, принадлежащих как отечественным, так и иностранным компаниям. В прошлом году в этой категории наиболее знаковым стал спор о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Minecraft (дело № СИП-853/2020), который в судебном порядке разрешился в пользу заинтересованных лиц — иностранных компаний.
Такого рода споры являются многоступенчатыми и включают, кроме инициирования судебного процесса, досудебное урегулирование, так как в процессе защиты интересов актуальной остается проблема достижения баланса между правами и законными интересами как правообладателя, так и заинтересованного лица.
В большинстве случаев этот баланс достижим за счет инструментов, предлагаемых гражданским законодательством:
-
предоставление возможности заинтересованному лицу направить правообладателю предложение о том, чтобы тот обратился в орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключил с этим заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;
-
возложение бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя.
Невзирая на возможность досудебного урегулирования спора о правовой охране товарного знака, многие прибегают к судебному разбирательству, возможно, потому что правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.
В части 1 ст. 1486 ГК РФ урегулированы последствия неиспользования товарных знаков в коммерческом обороте. В таком случае правовая охрана может быть досрочно прекращена судом по заявлению заинтересованного лица в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Из системного анализа ст. 1486 ГК РФ следует, что доказыванию подлежат:
-
факт заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны;
-
фактическое использование товарного знака;
-
наличие или отсутствие обстоятельств, не зависящих от правообладателя (решение СИП от 16.03.2021 по делу № СИП-1030/2019).
На начало 2021 г. произошел рост количества судебных споров в сфере оспаривания использования товарных знаков. Суды значительно расширили стандарты доказывания по такой категории дел, но осталось множество трудностей при их разрешении.
Критерии определения лиц, заинтересованных в прекращении правовой охраны товарного знака
Общие требования к определению заинтересованного лица содержатся в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием». Вместе с тем, как показала судебная практика, разнообразие ситуаций, возникающих в связи с прекращением правовой охраны, потребовало со временем более широкого подхода к установлению критериев заинтересованности.
Заинтересованное лицо вправе подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, что может свидетельствовать, кроме всего прочего, о намерении использовать товарный знак в своей деятельности на будущее. Тем не менее, чтобы установить обстоятельства, которые могут убедить суд в том, что истец относится к заинтересованным лицам в целях прекращения правовой охраны товарного знака, заслуживают внимания следующие критерии:
-
отсутствие доказательств недобросовестного поведения истца и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/09-15-252);
-
наличие доказательств намерения истца по введению в гражданский оборот однородных товаров, маркированных обозначением, или намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/09-15-252, решение СИП от 16.03.2021 по делу № СИП-1030/2019);
-
если права и законные интересы заинтересованного лица затрагиваются соответствующим правом на товарный знак (решение СИП от 16.03.2021 по делу № СИП-1030/2019).
Таким образом, для признания лица заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака требуется установить совокупность обстоятельств дела о том, что «направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового» (п. 165 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10)). Например, о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака могут свидетельствовать основной и вспомогательный виды деятельности истца, являющиеся однородными товарами и услугами, подтверждаемые выпиской из ЕГРЮЛ, макеты рекламной символики на вывеске, фотографии внутреннего оформления помещений, вывесок (решение Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2021 по делу № СИП-2/2020).
Доказывание факта (не)использования правообладателем товарного знака
При разрешении споров о прекращении прав на товарный знак перед судом возникает вопрос о его использовании или неиспользовании (решение СИП от 16.03.2021 по делу № СИП-1030/2019). Разрешение этого вопроса укажет на основание сохранения или прекращения правовой охраны товарных знаков.
Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 12.03.2021 по делу № СИП-555/2020 сделал вывод, что при разрешении этого вопроса в отношении правообладателя следует установить:
-
наличие или отсутствие использования товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, и способами, предусмотренными п. 2 ст. 1484 ГК РФ;
-
наличие или отсутствие обстоятельств введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя по аналогии с выводами из Определения Верховного суда РФ от 12.01.2021 № 300-ЭС20-21467 по делу № СИП-782/2019 (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
При этом фактическим использованием нельзя считать подготовку к такому использованию в силу п. 3 ст. 1486 ГК РФ и п. 166 Постановления № 10 (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 № С01-896/2020 по делу № СИП-1091/2019).
Учитывая это, суды пришли к необходимости применения универсального правила, позволяющего установить факт использования товарного знака. Для этого нужно учитывать совокупность критериев, значение каждого из которых зависит от обстоятельств спорного правоотношения: «различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам — и неоднородности товаров» (Определение Верховного суда РФ от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765, СИП-530/2014).
Следовательно, суд может учитывать и дополнительные, неочевидные, критерии использования товарного знака. Например, в одном из дел в контексте налогового спора суд акцентировал внимание на том, что обстоятельствами, свидетельствующими об использовании товарного знака, могут быть факты его использования в рекламе:
-
рекламном объявлении и описании услуг по техническому обслуживанию, рекламном буклете;
-
бренд-буке, описывающем обязательное использование товарных знаков в деятельности, фотографии сотрудников в экипировке под товарными знаками;
-
нанесении на экипировку сотрудников при оказании услуг (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2021 по делу № 09АП-4870/2021).
В другом деле суд посчитал, что нужно учитывать критерий известности товарного знака, который обладает различительной способностью. При этом такой критерий усиливает значение критерия однородности при необходимости защиты известных товарных знаков (решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 по делу № СИП-13/2020, Определение Верховного суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014).
С другой стороны, проблематичной является ситуация, когда требуется установить факт использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя.
По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это также использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. В качестве примера можно привести дело № СИП-782/2019, в котором истцу было отказано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (Определение Верховного суда РФ от 12.01.2021 № 300-ЭС20-21467 по делу № СИП-782/2019).
Заключение суда свелось к следующим значимым правовым позициям, частично примененным в решении СИП от 12.03.2021 по делу № СИП-555/2020:
-
использование товарного знака под контролем правообладателя третьим лицом подразумевает наличие воли правообладателя, в том числе на наличие договора с третьим лицом;
-
в целях применения п. 2 ст. 1486 ГК РФ правовое значение имеет наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
С учетом этого при рассмотрении дела суд должен оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, «осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли» при установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя (постановление Президиума СИП от 17.09.2020 № С01-865/2020 по делу № СИП-782/2019).
Объективная оценка действий сторон, если существуют предпосылки для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака
В спорах о прекращении правовой охраны товарного знака актуальна проблема объективной оценки действий сторон:
-
отсутствие доказательств фактического (не мнимого) использования товарного знака (п. 166 Постановления № 10);
-
отсутствие доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам (п. 167 Постановления № 10, абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ).
Вместе с этим указанные предпосылки для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков не исключают и оценочные формулировки, например касающиеся содержания независящих от правообладателя обстоятельств. Считается, что таковыми являются обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования (ч. 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.94).
При этом суд, оценивая обстоятельства, должен учитывать их с точки зрения зависимости от воли и поведения самого правообладателя товарного знака (п. 167 Постановления № 10). В этом случае можно предположить, что оценке подлежит совокупность действий как внешнего проявления намерений или воли какого-либо лица (правообладателя) по использованию товарных знаков в коммерческой деятельности, что не свидетельствует о злоупотреблении по защите исключительного права.
Из системного анализа п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного суда РФ 23.09.2015), и п. 167 Постановления № 10 такие действия должны быть:
-
разумными и добросовестными;
-
отвечать критериям соблюдения предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение трехгодичного срока.
Между тем основная трудность возникает при установлении грани между действиями правообладателя, которые зависят от его воли, и обстоятельствами, не зависящими от его воли. Например, правообладатель может утратить исключительное право на спорный товарный знак при совершении каких-либо управленческих ошибок, находящихся в сфере контроля органов управления самого правообладателя.
В ряде судебных актов суды не считают такие управленческие ошибки доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам по аналогии с управленческими ошибками, которые привели к банкротству (решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2021 по делу № СИП-919/2020, Определение Верховного суда РФ от 21.03.2018 № 306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014).
Выводы
Упорядочивание процесса управлением товарными знаками включает и урегулирование спорных ситуаций, возникающих в коммерческой деятельности компании. Такой процесс является частью системы управления интеллектуальными активами в компании.
При этом заинтересованное лицо имеет целый спектр инструментов гражданского законодательства для реализации своих намерений по использованию товарных знаков: от обращения в орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до обращения к правообладателю и, в случае отказа, обращения в суд с соответствующими требованиями.
С другой стороны, правообладатель имеет досудебные возможности защитить свое право на использование своего товарного знака, например, заключив договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.
Большинство судебных споров тем не менее рассмотрены судом первой инстанции, что свидетельствует об установлении судебной практики о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.
В то же время на уровне судебного разбирательства распространение споров, связанных с правовой охраной товарных знаков, свидетельствует в пользу установления единообразия судебной практики, в частности при разрешении указанных ключевых проблем на уровне первой инстанции:
-
установление факта заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны;
-
установление фактического использования товарного знака;
-
установление наличия или отсутствия обстоятельств, не зависящих от правообладателя.
В то же время разрешение этих ключевых проблем в рамках отдельного судебного процесса возможно только в комплексе — совокупности обстоятельств, что явствует из системного анализа ст. 1486 ГК РФ.