1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 253

Каковы последствия выдачи лицензии на использование РИД, если в отношении этого РИД уже действует исключительная лицензия, выданная другому лицу?

Наша компания достаточно давно заключила договор исключительной лицензии, который будет действовать еще два года. Наш контрагент выплачивает роялти, условий договора не нарушает. Сейчас на нас вышло еще одно общество. Они также хотят использовать результат интеллектуальной деятельности. Теми же способами, что наш исключительный лицензиат. Предлагают хорошо заплатить. Мы понимаем, что вроде как не можем выдать еще одну лицензию. Но что будет, если мы это все-таки сделаем? Суд же не признает ее недействительной? Какие в данном случае могут быть проблемы?

В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Согласно п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

В силу п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В пункте 84 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что Гражданский кодекс допускает предъявление исков о признании недействительной ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее недействительности, если истец имеет законный интерес в признании такой сделки недействительной.

До сих пор в судебной практике отсутствует единая позиция относительно того, как квалифицировать подобное параллельное лицензирование — выдачу правообладателем новой лицензии на объект, в отношении которого ранее была выдана исключительная лицензия.

Прежде всего, интерес в рассматриваемом аспекте представляет недавнее постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 № С01-1050/2018 по делу № А40-13736/2018. В этом деле компания, у которой была исключительная лицензия на мультфильмы, оспорила договор о неисключительной лицензии на них же, который лицензиар заключил с третьим лицом. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил, что спорный договор ничтожен. При этом СИП отметил, что, вопреки выводу первой инстанции, договор компании с лицензиаром на момент заключения спорного договора действовать не перестал. Компания продолжала исполнять его условия, что подтверждается ее отчетом по договору, принятым и подписанным лицензиаром.

В другом, более раннем постановлении от 28.11.2016 № С01-953/2016 по делу № А40-99273/2015 Суд по интеллектуальным правам, напротив, отказал в удовлетворении иска о признании недействительным более позднего по времени договора исключительной лицензии на использование аудиовизуального произведения. СИП исходил из того, что только при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель лишается возможности выдавать последующие лицензии. Наличие ранее заключенного лицензионного договора не является основанием для признания последующего договора недействительным. Как констатировал СИП, заключение договора исключительной лицензии в условиях действия ранее заключенного договора «не свидетельствует об отсутствии у правообладателя прав на передачу имущественных прав на принадлежащее ему произведение, поскольку заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права лицензиату». Как видим, аргументация выбранного судом подхода достаточно краткая.

Теоретически можно обосновать оба подхода. Если исходить из первой позиции, то необходимо учитывать, что запрет правообладателю на заключение новых лицензионных договоров является негативным обязательством, которое лицензиар принимает на себя при заключении лицензионного договора. Подобное обязательство «связывает» лишь стороны договора. На третьих лиц (в том числе нового лицензиата) оно не распространяется. В случае нарушения подобного обязательства должны наступать последствия, предусмотренные п. 6 ст. 393 ГК РФ. В соответствии с данной нормой, в случае нарушения должником обязательства по воздержанию от совершения определенного действия (негативное обязательство) кредитор вправе требовать возмещения убытков и пресечения соответствующего действия, если это не противоречит существу обязательства. Пресечение возможно только в отношении продолжающихся действий либо при наличии угрозы нарушения. В случае заключения второго лицензионного соглашения факт нарушения уже совершен. Лицензиату остается только взыскать с лицензиара убытки. Кроме того, он может потребовать расторгнуть договор в связи с существенным нарушением лицензиаром своих обязательств.

Если исходить из второй позиции, то необходимо учитывать, что это именно императивное законодательное установление (а не договорное негативное обязательство) — запрет на заключение новых лицензий лицензиаром, предоставившим исключительную лицензию. Нормативная конструкция исключительной лицензии предполагает, что в период ее действия лицензиар не вправе заключать аналогичные договоры с третьими лицами. Таким образом, вторая лицензия, заключенная в отношении того же самого объекта, способов, срока и территории использования представляет собой нарушение закона. При этом она грубо нарушает интересы исключительного лицензиата, лишает его монополии на использование объекта, на которую он рассчитывал, заключая договор.

Если следовать подобному подходу, то получится следующее. Ваше второе лицензионное соглашение, заключенное с обществом, будет ничтожным с момента своего заключения.

Исходя из всего отмеченного выше, мы не рекомендуем заключать второй лицензионный договор — это в любом случае повлечет негативные последствия для компании.