1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 30

Можно ли лицензировать техническую документацию и в каких случаях изобретение будет служебным?

Работниками нашего предприятия было создано техническое решение, которое, как нам представляется, может быть запатентовано в качестве изобретения. Кроме того, наше предприятие является правообладателем конструкторской документации. Она относится к той же сфере, что и техническое решение, и содержит сведения относительно иных наших разработок. Недавно у нас появился потенциальный лицензиат, который готов приобрести у нас права на данные технологии. Понятно, что пока у нас нет патента в отношении первого решения, мы в лучшем случае (как сказали наши юристы) можем заключить только предварительный договор. Вопрос в том, можем ли мы как-то лицензировать конструкторскую документацию. Она же является объектом интеллектуальной собственности? И второй вопрос: возникло ли у нас право на получение патента в отношении технического решения, учитывая, что в трудовом договоре с работниками прямо не прописана обязанность создать такое решение?

Как отмечается в судебной практике, конструкторская документация сама по себе не является охраняемым объектом. Содержащиеся в ней сведения могут представлять собой секрет производства, иметь патентоспособный характер, а текст может охраняться лишь как объект авторского права (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2017 № 09АП-3002/2017-ГК по делу № А40-122945/15).

На практике распространены лицензионные договоры, предметом которых является предоставление права на использование:

  • технических решений, технологических приемов и способов, содержащихся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат субъекту;

  • технических, профессиональных знаний и опыта, закрепленных в конструкторских чертежах, технологической и иной документации по изготовлению конкретных объектов (см. постановления СИП РФ от 09.03.2017 № С01-46/2017 по делу № А40-121277/2015, от 27.05.2016 № С01-192/2016 по делу № А40-107618/2014).

У судов, как правило, не возникает сомнений в действительности и заключенности таких договоров. В тех случаях, когда существует необходимость в правовой квалификации, суды приходят к выводу, что предметом таких договоров является передача ответчику права на использование технического ноу-хау (см. решение АС г. Москвы от 29.02.2012 по делу № А40-6521/2012, постановление СИП РФ от 18.02.2015 № С01-1321/2014 по делу № А40-118741/2013).

Документацию можно рассматривать в качестве объекта авторского права — произведения. Проблема, между тем, в другом. Предполагается, что лицензиат будет использовать ее при производстве объектов (например, самолета, деталей к самолету). Однако подобное практическое применение не охватывается исключительным правом на объект авторского права (см. ст. 1270 ГК РФ — о практической реализации в ней говорится лишь применительно к архитектурному, дизайнерскому, градостроительному или садово-парковому проекту). Использование обозначенных в тексте решений, приемов и способов не будет представлять собой использование документации как произведения. Следовательно, смысл в лицензионном договоре на документацию пропадает.

Таким образом, можем порекомендовать вам заключить лицензионный договор на использование технических ноу-хау: технических решений, способов и приемов, закрепленных в технической документации.

Для однозначного ответа на второй вопрос о соотношении прав работника и работодателя в отношении технического решения недостаточно данных.

Исходя из положений ст. 1370 ГК РФ, для признания патентоохраняемого объекта служебным недостаточно одного только факта, что изобретатель находится в трудовых отношениях с организацией. В некоторых случаях работник может даже использовать технику, оборудование работодателя и заниматься созданием изобретения (полезной модели, промышленного образца) в свое рабочее время, но такое изобретение все равно будет признано личным.

Чтобы изобретение было признано служебным, необходимо, чтобы осуществление трудовых функций работника или выполнение им конкретного задания работодателя могло закономерно привести к созданию патентоспособного решения. Здесь, однако, важно понимать, что по смыслу ст. 1370 ГК РФ вовсе не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания (см. решение СИП РФ от 03.11.2016 по делу № СИП-818/2014).

В практике СИП РФ был сформулирован перечень обстоятельств, учитываемых при квалификации изобретения (полезной модели) в качестве служебной:

  • соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;

  • пределы трудовых обязанностей работника;

  • место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;

  • источник оборудования и средств, использованных для их создания;

  • возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;

  • последующее поведение работника и работодателя (постановление Президиума СИП РФ от 03.06.2014 № С01-373/2014 по делу № СИП-253/2013).

Достаточно показательно в рассматриваемом аспекте постановление Президиума СИП РФ от 17.04.2017 № С01-187/2017 по делу № СИП-292/2016. Биокомбинат обратился в суд с требованием о признании за ним исключительных прав на изобретение «Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура» и признании выданного на иное лицо патента недействительным в части неуказания биокомбината в качестве правообладателя. Президиум СИП РФ признал данное требование подлежащим удовлетворению. При этом он исходил из того, что авторами данного решения являются работники комбината, осуществление которыми своих трудовых функций могло привести к получению патентоспособного решения. А значит, по отношению к комбинату данное изобретение является служебным. Подобное свое решение СИП РФ обосновал ссылками на следующие три группы обстоятельств.

Указаны в патенте качестве авторов: С. работала сначала начальником отделения цеха по изготовлению противовирусных вакцин, а затем — консультантом по вопросам производства противоящурных вакцин в биокомбинате; Л. занимала должность главного технолога; К. — технолога цеха противовирусных вакцин; О. — старшего микробиолога цеха межоперационного контроля и выпуска биопрепаратов; К2. — сначала младшего научного сотрудника лаборатории освоения и внедрения биопрепаратов, затем — начальника цеха изготовления противовирусных вакцин; З. — сначала младшего научного сотрудника в лаборатории освоения и внедрения биопрепаратов, затем — заместителя директора по производству; М. — технолога производства бактерийных, вирусных и диагностических препаратов.

Биокомбинат является производственной и научно-исследовательской организацией, осуществляющей свою деятельность в области биотехнологии. На биокомбинате задолго до подачи заявки на выдачу спорного патента велась деятельность, связанная с усовершенствованием питательной среды для суспензионного культивирования клеток ВНК-21 для репродукции в промышленных масштабах вируса ящура типа A, бешенства, используемых для изготовления вакцин против ящура и бешенства.

Работодатель выступил источником оборудования и средств, использованных для создания изобретения; он контролировал работу, в рамках которой был создан патентоспособный объект.