Шансы добиться прекращения правовой охраны чужого товарного знака у компании есть. И все же однозначно решение суда предсказать сложно. Тем более когда известны не все важные для дела обстоятельства.
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно правовой позиции Верховного суда РФ, изложенной в п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Заинтересованным лицом применительно к ч. 1 ст. 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/09‑15‑252).
Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака между тем будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров (решение СИП РФ от 24.09.2014 по делу № СИП-457/2014).
При этом судебная практика исходит из того, что заинтересованным лицом может быть не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика (постановление Президиума СИП РФ от 28.07.2017 № С01-589/2017 по делу № СИП-120/2017).
Таким образом, вам необходимо продемонстрировать суду то, что вы производите и (или) продаете, импортируете товары, однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. При этом не требуется использовать тождественное или сходное до степени смешения обозначение на дату предъявления иска. Достаточно доказать реальность намерений использовать такое обозначение в своей хозяйственной деятельности (решение СИП РФ от 27.11.2017 по делу № СИП-412/2017). Можно представить суду договор с разработчиком рекламы, образцы упаковки, рекламной продукции. Также рекомендуем вам подать заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего обозначения — это будет одним из доказательств реального намерения использовать товарный знак.
Бремя доказывания использования товарного знака лежит на ответчике (правообладателе). В рассматриваемом случае правообладатель, вероятно, будет ссылаться на то, что использовал какую-то часть товарного знака, а значит, использовал в целом весь знак. Между тем высока вероятность того, что суд отклонит подобный аргумент. Судебная практика на сегодняшний день исходит из того, что применение лишь одного обозначения не признается использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана. Так, например, Президиум СИП РФ в постановлении от 17.11.2017 № С01-840/2017 по делу № СИП-103/2017 пришел к выводу, что использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, — даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям ст. 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.
Вопросы могут возникнуть, только если товарный знак (его словесная часть) ответчика является широко известным брендом. В этом случае суд может квалифицировать требование о досрочном прекращении использования товарного знака как злоупотребление правом — недобросовестную стратегию, направленную на паразитирование на чужом бренде (постановление Президиума СИП РФ от 18.01.2016 № С01-1151/2015 по делу № СИП-299/2015). Между тем подобные дела единичны.
Прежде чем подавать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака желательно выяснить также, не использовалось ли обозначение лицензиатом по незарегистрированному лицензионному договору. Дело в том, что ст. 1486 ГК РФ относится к использованию товарного знака также действия третьих лиц по использованию обозначения по гражданско-правовому договору (прежде всего лицензионному) или под контролем правообладателя. Для последнего не требуется соблюдения каких-либо формальности, заключения договоров.
При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление Президиума СИП РФ от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).
Суды в таком случае придают значение наличию в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных товарным знаком (знаком обслуживания) по воле правообладателя. При этом отмечается, что использование по воле правообладателя имеет место даже в случае, когда предоставление права использовать товарный знак считается несостоявшимся из-за отсутствия госрегистрации. Или когда договор, содержащий условие о предоставлении данного права, признан недействительным или незаключенным (постановление Президиума СИП РФ от 04.12.2017 № С01-909/2017 по делу № СИП-36/2017).