1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 2798

Если в течение полугода после истечения десятилетнего срока действия прав на товарный знак правообладатель не продлил охрану, заявку на регистрацию товарного знака придется подавать заново

У одной из компаний нашей группы когда-то был зарегистрированный товарный знак. Выяснилось это недавно, сотрудников, которые работали тогда, в компании уже нет. Срок продления товарного знака прошел пару лет назад. Никакие документы о продлении никто никуда не направлял. Теперь мы решили актуализировать этот товарный знак и для этого направили на регистрацию практически тот же товарный знак, только немного видоизмененный, от другого юрлица. Однако нам пришел отказ с объяснением, что товарный знак схож с тем, что принадлежит той первой компании (которая входит в нашу группу и которая пару лет назад не продлила срок действия исключительного права). Что можно предпринять теперь? Можно ли как-то вернуть прежнему юрлицу его товарный знак? Что для этого нужно предпринять?
Вопрос с сайта www.eg.online.ru

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Согласно ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент либо, в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке, с даты подачи первоначальной заявки. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Кроме того, по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления. Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак Роспатент вносит в Государственный реестр товарных знаков (доступен на сайте www1.fips.ru/wps/portal/Registers/), а также в свидетельство на товарный знак.

С истечением срока действия исключительного права на товарный знак его правовая охрана прекращается (подп. 1 п. 1 ст. 1514 ГК РФ). Иными словами, если с момента регистрации товарного знака прошло уже десять лет, а также полгода, отведенные правообладателю для того, чтобы продлить регистрацию, то исключительное право первого юрлица в отношении товарного знака прекратилось и больше не охраняется.

Как проверить, действует ли право первого юрлица на товарный знак? Эту информацию можно узнать, указав на сайте ФИПС (www1.fips.ru/wps/portal/Registers/) регистрационный номер старого товарного знака.

Если срок действия исключительного права на товарный знак и в самом деле истек, то здесь возможны два варианта. Первый — зарегистрировать товарный знак на то юрлицо, которое уже получило отказ Роспатента на том основании, что товарный знак схож до степени смешения с тем товарным знаком, который был заргистрирован за первым юрлицом. Для этого компании необходимо будет обратиться в Палату по патентным спорам с возражением на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака. В качестве обоснования возражений необходимо будет указать на истечение срока действия правовой охраны противопоставленного (то есть первого) товарного знака. Здесь необходимо иметь в виду, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака может быть оспорено заявителем в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения. Поэтому компании стоит поторопиться.

Второй вариант — заново переоформить права на товарный знак на компанию, которая была изначальным правообладателем. Безусловно, это значительно более трудоемкая процедура, чем продление уже существующей регистрации. Если для продления регистрации товарного знака достаточно просто подать заявление на продление срока (п. 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 705), то процедура первоначального оформления прав на товарный знак в общем виде выглядит следующим образом (п. 52 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483):

  • прием и регистрация заявки;

  • публикация в официальном бюллетене Роспатента сведений о поданных заявках;

  • проверка уплаты пошлин и формальная экспертиза заявки;

  • экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака;

  • рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе;

  • регистрация товарного знака в Государственном реестре, публикация сведений о государственной регистрации товарного знака и выдача свидетельства на товарный знак.

Кстати, размер пошлины за регистрацию товарного знака зависит от количества классов МКТУ, в отношении которых заявитель планирует зарегистрировать товарный знак (Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и до­гово­ров о распоряжении этими правами, утв. постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941).

К сведению

При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент проводит две экспертизы – формальную и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие заявленным требованиям. Если документы в порядке, проводится экспертиза заявленного обозначения, в ходе которой определяется различительная способность обозначения применительно к тем или иным видам товаров или услуг. Основания для отказа государственной регистрации товарного знака установлены в ст. 1483 ГК РФ.