1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 231

Французский астрент в IP-спорах

С момента введения в российское законодательство французского института астрента1, а также после разъяснений Верховного Суда РФ, изложенных в п. 28–36 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03. 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», истцы в спорах в сфере интеллектуальной собственности (IP-спорах) стали также активно использовать данный институт. Постараемся с помощью судебной практики в сфере интеллектуальной собственности разобраться, в каких случаях и на что можно рассчитывать истцу, который заявил требование о взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта.

Судебная неустойка

Стоит отметить, что взыскание денежных средств в случае неисполнения судебного акта для России не является чем-то новым, так как еще в 2014 г. ВАС РФ впервые в Постановлении Пленума от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» сформулировал критерии и принципы, которыми необходимо руководствоваться при определении размера денежной суммы на случай неисполнения судебного решения. Однако Пленум ВС РФ отменил вышеназванное Постановление Пленума ВАС, при этом сохранив основные критерии и принципы определения судебной неустойки (справедливость, соразмерность, недопустимость извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а также явную выгоду исполнения судебного акта для должника (ответчика) и побуждение его к своевременному исполнению судебного акта).

Исходя из анализа судебной практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности, можно сделать несколько выводов:

–после опубликования Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 суды отказывали во взыскании судебной неустойки тем истцам, которые обосновывали свою правовую позицию со ссылкой на Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 в силу того, что данное постановление утратило силу (например, дело № А55-23415/2016);

–арбитражные суды достаточно часто удовлетворяют требование истца во взыскании судебной неустойки, если истцом такое требование заявлено;

–зачастую отказ суда во взыс­кании денежных средств на случай неисполнения судебного акта в спорах в сфере интеллектуальной собственности связан с неправильным формулированием исковых требований и неверным толкованием закона со стороны истца (например, дела № А40-192585/2016 и № А40-2943/2016);

–в спорах в сфере нарушения исключительных прав на товарные знаки арбитражные суды по заявлению истца могут установить прогрессивную шкалу взыскания денежных средств в случае неисполнения судебного решения. При этом размер денежных средств, заявленных истцом по прогрессивной шкале, арбитражные суды, как правило, снижают (например, дело № А40-230274/2015);

–в спорах о защите прав на товарные знаки крупных компаний можно встретить и рекордные суммы судебной неустойки. Например, в деле № А40-63980/2017 суд присудил истцу судебную неустойку в размере 400 тыс. руб. Такой подход в части размера судебной неустойки, на наш взгляд, связан со стоимостью, известностью и ценностью товарных знаков «TOYOTA», а также с характером допущенного правонарушения.

Далее нами будут рассмотрены некоторые виды споров в сфере интеллектуальной собственности, где суды присуждали судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.

Споры о запрете использования фирменного наименования

Средний размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта в указанной категории дел, исходя из анализа судебной практики, составляет 200–600 руб. за каждый день неисполнения судебного решения (дела № А55-5765/2015, № А40-171679/2016, № А40-30859/2017). Указанный размер присужденных денежных средств связан с тем, что почти во всех делах в качестве истца выступает одна крупная логистическая компания.

Однако в правоприменительной практике встречаются и суммы большего размера. Например, в решении Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2016 по делу № А40-219559/2015 суд взыскал с ответчика денежные средства в размере 5 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта, обосновав размер неустойки длительным периодом нарушения со стороны ответчика прав истца на фирменное наименование имущественным положением (финансовым оборотом компании), а также пассивным поведением ответчика в процессе (ст. 65 АПК РФ, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). Аналогичный размер судебной неустойки был взыскан с ответчика и в деле № А40-219556/2015.

Как ранее нами было указано, удовлетворение требования о взыскании судебной неустойки зависит от правильности заявленных исковых требований. Так, на наш взгляд, в качестве примера можно привести дело № А40-192585/2016, в котором истец заявил требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца. Суд, отказывая во взыскании астрента, указал, что в соответствии с п. 4 ст. 1474 ГК РФ нарушитель исключительного права на фирменное наименование может устранить допущенное нарушение двумя способами: прекратить использование фирменного наименования в отношении аналогичных кодов ОКВЭД либо изменить свое фирменное наименование. С учетом вышеизложенного способ прекращения использования фирменного наименования может быть определен лишь ответчиком уже на стадии исполнения судебного акта, соответственно, требование о взыскании судебной неустойки не подлежит удовлетворению.

Споры по товарным знакам

Размер присуждаемой судебной неустойки в данной категории дел выше, чем в иных других видах споров в сфере интеллектуальной собственности, что вполне легко объясняется результатом интеллектуальной деятельности – товарным знаком.

Так, в деле № А14-1816/2016 суд посчитал, что заявленный размер судебной неустойки является завышенным, и, руководствуясь принципами равноправия сторон в арбитражном процессе и необходимости соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, снизил размер судебной неустойки с 50 тыс. до 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения начиная со дня, следующего за днем истечения пятидневного срока, установленного для доб­ровольного исполнения решения суда, по день фактического исполнения решения суда.

В судебных актах арбитражных судов по рассматриваемой категории дел можно встретить судебную неустойку, которая присуждается за решение, которое вступило в законную силу, но не было исполнено в добровольном порядке, а также тогда, когда исполнительное производство на момент обращения истца в суд не было окончено. Например, в делах № А40-184732/2016 и № А40-251505/2015 суд, удовлетворяя требование истца о взыскании многомиллионной судебной неустойки по делу о нарушении крупной торговой сетью исключительных прав на товарный знак «BERGLAND», руководствовался длительностью неисполнения судебного акта, отсутствием у ответчика доказательств исполнения решения суда и правовой природой судебной неустойки (дополнительный способ понуждения к исполнению судебного акта).

В другом деле № А40-230274/2015 истец обратился в суд с требованием о взыскании судебной неустойки по прогрессивной шкале – то есть в течение семи дней со дня принятия судом решения истец просил присудить судебную неустойку в размере 100 тыс. руб., а в случае дальнейшего неисполнения судебных актов установить прогрессивную шкалу, где за каждую неделю неисполнения судебного решения просил взыскивать с ответчика по 50 тыс. руб. Суд согласился с требованием о необходимости взыскания судебной неустойки по прогрессивной шкале, при этом отметив, что товарные знаки «VALTEC» известны в Российской Федерации с 2003 года, однако в целях соблюдения принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а также учитывая отсутствие затруднительности исполнения судебного решения и возможности ответчика прекратить использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, суд уменьшил размер прогрессивной шкалы за неисполнение судебного акта с 50 тыс. до 5 тыс. руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта.

Между тем, заявляя требования о взыскании судебной неустойки, некоторые истцы неверно толкуют закон, вследствие чего суд отказывает истцу во взыскании астрента. Например, в деле № А40-2943/2016 суд указал на ошибочность доводов истца в части подмены требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак требованием о присуждении компенсации за неисполнение судебного акта (астрента) и на отсутствие доказательств о затруднительности исполнения судебного решения.

Споры в сфере авторского права

Судебная практика по присуждению судебной неустойки в спорах в сфере авторского права – незначительна. На наш взгляд, незначительное количество споров в данной категории дел объясняется несколькими факторами:

–несоразмерностью понесенных со стороны истца (автора и/или правообладателя) судебных издержек и небольшим размером присуждаемой компенсации за нарушение авторских прав (ст. 1252 ГК РФ, ст.1301 ГК РФ);

–сложностью подтверждения авторства, факта принадлежности истцу исключительных прав на объекты авторского права и факта использования объектов авторского права ответчиком.

В качестве успешного примера кейса в части присуждения астрента за неисполнение судебного акта можно привести дело № А50-29320/2015, в котором суд присудил денежные средства в случае неисполнения судебного акта в части нарушения запрета использования фотографий без согласия правообладателя в размере одной тыс. руб. (изначально истец заявил астрент в размере 30 тыс. руб. за каждую календарную неделю неисполнения решения о запрете использования).

Выводы

Проанализировав некоторые виды споров в сфере интеллектуальной собственности, можно сделать вывод о том, что присуждение арбитражным судом неустойки за неисполнение судебного акта является положительным явлением. Однако в силу незначительной ценности объектов интеллектуальной собственности для правонарушителей размер присуждаемой судебной неустойки (астрента) является небольшим, а в некоторых случаях в спорах в сфере интеллектуальной собственности, на наш взгляд, размер судебной неустойки не побуждает ответчика к своевременному исполнению судебного акта.

1Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017.