1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 208

Техническую разработку запатентовала другая компания: что делать первому разработчику?

Еще в 2011 г. нами было разработано некое техническое решение. На основе него мы стали производить изделия, которые весьма востребованы в промышленности. Изначально у нас было лишь одно предприятие-покупатель. Затем в конце 2015 г. мы расширили производство, нашли новых покупателей, расширили ассортимент производимых на основе данного решения продуктов. Недавно мы получили претензию от другой компании о нарушении ее исключительных прав. Как выяснилось, у компании есть патент на сходное с нашим техническим решением изобретение. Патент был выдан в конце 2014 г., заявка подана в 2013 г.
Можем ли мы продолжить использование, учитывая, что были первыми разработчиками?

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения любым не противоречащим закону способом. При этом он вправе запрещать всем иным лицам использовать его разработку.

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Между тем законодательство устанавливает различные изъятия из патентной монополии. Так, в ст. 1361 ГК РФ установлено право преждепользования: лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории России созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Исходя из предоставленной информации, можно предположить, что в данном случае у разработчика в 2011 г. возникло право преждепользования в отношении изобретения. Соответственно, можно либо обратиться в суд с самостоятельным требованием об установлении права преждепользования, либо предъявить встречный иск (возражения) в рамках дела о нарушении исключительного права (при условии, что патентообладатель инициирует подобный процесс). В соответствии с актуальной судебной практикой бремя доказывания права преждепользования возлагается на предполагаемого преждепользователя.

При решении вопроса о праве преждепользования судами подлежат установлению следующие обстоятельства:

  • тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению;

  • независимость создания тождественного технического решения;

  • фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию;

  • добросовестность использования решения;

  • объем преждепользования.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2016 № С01-1080/2016 по делу № А72-10519/2015).

Заявителям при этом принципиально важно учитывать, что для признания права преждепользования недостаточно доказать лишь факт разработки спорного решения до даты выдачи патента. Необходимо обосновать факт использования или подготовки к использованию.

Между тем в рассматриваемом случае все не так просто. При рассмотрении спора судом, вероятнее всего, встанет вопрос о расширении первым разработчиком объема использования технического решения после получения компанией патента, что в соответствии с п. 1 ст. 1361 ГК РФ недопустимо.

Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015 (далее — Обзор), права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Представителями Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам было выделено два параметра, характеризующих объем использования: количественный и качественный. В первом случае речь идет о количестве изделий, производимых на основании технического решения. Во втором — о формах предпринимательской деятельности, способах использования решения, ассортименте товаров (протокол № 3 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам от 04.04.2014, доступен по ссылке: http://ipc.arbitr.ru/node/13488). Первый разработчик, после того как правообладатель получил патент, осуществил и качественное, и количественное расширение объема использования.

Однако ситуация не критичная.

Во-первых, первый разработчик может попробовать доказать, что изначально был готов и намеревался в будущем производитель большее число изделий. Для этого необходимо показать, что производственные мощности компании изначально позволяли ей производить большее количество изделий (то, которое она стала производить после выдачи патента). Как отмечается в судебной практике, при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе (п. 30 Обзора, постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 № С01-89/2016 по делу № А40-189533/2014). Суд может назначить экспертизу, где будет поставлен вопрос о том, какое максимальное количество изделий компания может производить на приобретенном оборудовании с использованием приобретенных ресурсов.

Во-вторых, первый разработчик может попытаться оспорить действительность патента компании-правообладателя в связи с несоответствием изобретения критерию новизны. Тот факт, что до даты подачи заявки другая компания несколько лет открыто использовала разработку, говорит о том, что изобретение было известно из уровня техники. Здесь, однако, следует учесть два важных момента:

  • при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование. Возможность его использования приобретет не только преждепользователь, но и все иные лица. В то же время при установлении права преждепользования, пусть в ограниченном виде, у преждепользователя возникнет возможность эксклюзивного использования разработки. Патентообладатель в таком случае, вероятно, продолжит защищать разработку от посягательств всех иных лиц;

  • сослаться на недействительность патента в деле о нарушении исключительного права (в том числе в рамках встречного иска) не получится. Чтобы оспорить патент, первому разработчику придется инициировать административное производство в Роспатенте (подробнее читайте в материале «Ответчик в деле о нарушении исключительного права требует признать патент истца недействительным: возможен ли встречный иск или приостановление производства по делу?», «ЭЖ», 2017, № 13).