1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать

Ответчик в деле о нарушении исключительного права требует признать патент истца недействительным: возможен ли встречный иск или приостановление производства по делу?

Наша компания получила претензию о нарушении исключительного права на изобретение. А мы полагаем, что запатентованное решение не являлось на момент регистрации новым и не соответствовало требованию изобретательского уровня. Сможем ли мы в судебном процессе заявить встречный иск о признании патента недействительным? Или мы в обязательном порядке должны обратиться сначала в Роспатент? Можно ли в таком случае, пока Роспатент решает вопрос с действительностью патента, приостановить производство по делу о нарушении исключительного права?

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная досудебная процедура рассмотрения спора в административном порядке — в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным может сразу быть рассмотрено в суде.

Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречного иска (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

Как отметил Президиум ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее — Письмо № 122), споры о недействительности патентов отнесены к компетенции Палаты по патентным спорам. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента в суде.

С приостановлением дела все сложнее. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В соответствии с ч. 9 ст. 130 АПК РФ, в случае если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу.

Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.

Признание патента недействительным исключает возможность удовлетворения требования о нарушении исключительного права на изобретения. Подобные требования связаны между собой. В связи с этим можно предположить, что приостановление производства по делу о нарушении исключительного права возможно как минимум в том случае, если предполагаемый нарушитель успел пройти стадию административного обжалования выданного патента и в Суде по интеллектуальным правам находится дело об оспаривании ненормативного правового акта Роспатента и признании патента недействительным.

Так, например, АС г. Москвы в Определении от 31.07.2015 по делу № А40-51651/14 приостановил производство по делу о нарушении исключительного права на изобретение по причине того, что в «параллельном» деле рассматривался вопрос действительности патента. Как при этом указал суд, обстоятельства, исследуемые в другом деле, должны иметь значение для арбитражного дела, рассмотрение которого подлежит приостановлению, то есть влиять на результат его рассмотрения по существу. Данная норма (ст. 143 АПК РФ. — Примеч. ред.) направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

При указанных обстоятельствах суд посчитал, что судебный акт по делу о признании патента недействительным, находящемуся в производстве Суда по интеллектуальным правам, может иметь преюдициальное значение для настоящего дела (о нарушении исключительного права. — Примеч. ред.).

Единство в практике по этому вопросу между тем отсутствует. Весьма показательно в данном аспекте постановление СИП РФ от 26.01.2015 № С01-1350/2014

по делу № А41-56978/2012. СИП РФ отказал в приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права на полезную модель, несмотря на то что в другом деле решался вопрос соответствия данного технического решения критерию новизны. Отказ в удовлетворении ходатайства суд мотивировал отсутствием указанных в ст. 143 АПК РФ оснований, а также тем, что «в случае признания патента недействительным судебные акты по настоящему делу могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам».

В решении от 06.09.2016 по делу № А43-12199/2015 АС Нижегородской области отметил, что наличие дела об оспаривании решения Роспатента, которым было отказано в признании патента недействительным, не влечет невозможность рассмотрения дела о нарушении исключительного права. Как отметил суд, только в случае признания патента недействительным и последующего оспаривания в суде именно решения Роспатента о признании патента недействительным возникает невозможность установления существенного для дела обстоятельства, а именно наличия исключительного права, на которое ссылается истец в споре о нарушении патента.

Еще более сложным является вопрос о приостановлении производства при рассмотрении «параллельного» дела в Роспатенте. Статья 143 АПК РФ, устанавливающая основания для приостановления производства, ничего не говорит про рассмотрение дела в административном порядке. Таким образом, если следовать буквальному толкованию закона, суд не должен удовлетворять ходатайство о приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права по причине того, что ответчик оспорил действительность патента в Палате по патентным спорам.

ВАС РФ между тем занял более взвешенную позицию. Согласно п. 12 Письма № 122 рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. Иными словами, суд не обязан приостанавливать производство по делу, но может это сделать при определенных обстоятельствах (например, когда для него очевидно, что решение не соответствует критериям патентоспособности).

В практике встречаются единичные случаи, когда суд приостанавливал производство по делу о нарушении исключительного права на объект интеллектуальной собственности по причине того, что Роспатент рассматривал дело о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку (см. Определения Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2013 по делу № А41-56978/12, АС г. Москвы от 17.02.2015 по делу № А40-126843/14). Как правило, на практике суды по несколько раз откладывают заседания до тех пор, пока Роспатент не вынесет решения. Добиться приостановления производства будет сложно.

Сумма:
%