1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 1751

Компания сможет вернуть домен, если докажет, что у нее есть исключительные права на тождественные или сходные объекты интеллектуальной собственности

У нашей компании есть сайт, в разработку которого мы вложили немало средств. Недавно уволился сотрудник ИT-отдела, который занимался этим сайтом. А после выяснилось, что домен, на котором расположен сайт, зарегистрирован на имя этого сотрудника. На просьбы вернуть домен компании сотрудник не реагирует. Что можно сделать в такой ситуации?

Во-первых, компании необходимо позаботиться о том, чтобы заявить о принятии необходимых обеспечительных мер, потому что бывший сотрудник может просто передать домен другому лицу. А во‑вторых, обратиться в суд с исковыми требованиями к бывшему сотруднику (администратору домена). Шансы на возврат домена зависят от того, есть ли у компании исключительные права, которые позволят ей сохранить домен у себя.

Если договориться с сотрудником не удается, возвращать домен придется через суд. Кстати, при подаче искового заявления важно сразу же подать требование о принятии обеспечительных мер. Если этого не сделать, велика вероятность, что администратор просто передаст свои права другому лицу. Обеспечительных мер должно быть три: запрет на смену администратора домена, запрет на смену регистратора домена, а также запрет на аннулирование регистрации доменного имени. Иск необходимо предъявить не регистратору, а администратору доменного имени.

Чтобы вернуть себе домен, компании придется доказать, что использование домена другим лицом нарушает ее права. Само по себе доменное имя в перечень охраняемых законом объектов интеллектуальных прав не входит (ст. 1225 ГК РФ). Поэтому возможность вернуть домен во многом зависит от того, есть ли у компании права на другие объекты интеллектуальной собственности — товарный знак или фирменное наименование, которые были бы тождественны или сходны с доменным именем. Правда, и тут возможны два варианта.

Наиболее благоприятный вариант для компании — если исключительное право на товарный знак или фирменное наименование у компании возникло раньше, чем было зарегистрировано доменное имя. Напомним, что исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), а исключительное право на фирменное наименование — с момента государственной регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1473 ГК РФ). В этом случае шансы на победу очень высоки.

Дело в том, что судебная практика, опирась на международные документы (Единообразную политику по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренную интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров — ICANN), выработала критерии, на основании которых правообладатель может вернуть себе домен (см. Справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП‑21/4). По сути, эти критерии сводятся к следующему: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или фирменным наименованием компании, у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (см. постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08 по делу № А56-46111/2003). Поскольку речь идет о споре с бывшим работником, маловероятно, что у него могут оказаться какие-либо права и интересы в отношении доменного имени компании. Что касается критерия недобросовестности, то судебная практика исходит из того, что администрирование домена без разрешения правообладателя создает препятствия правообладателю для размещения в интернете информации о нем и его товарах (услугах) с использованием своего фирменного наименования или товарного знака и нарушает его исключительное право на использование фирменного наименования или товарного знака любым, не противоречащим закону способом (ст. 1474 и ст. 1484 ГК РФ), в том числе в доменном имени (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 № С01-634/2014 по делу № А27-14583/2013, Определение ВАС РФ от 10.04.2013 № ВАС‑3958/13 по делу № А41-11307/2012). Поэтому сам факт возможного ограничения правообладателя уже расценивается судами как недобросовестное использование доменного имени.

Менее благоприятный вариант — если доменное имя было зарегистрировано раньше, чем возникло исключительное право на тождественные либо сходные товарные знак либо фирменное наименование компании. Однако и в этом случае можно побороться за домен. Практика по таким спорам неоднозначна, и есть примеры, когда суд разрешал дело в пользу администраторов домена, зарегистрированного до даты приоритета товарного знака (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 № С01-709/2014 по делу № А40-92932/2013). Но есть в судебной практике и положительные примеры. Так, например, в одном деле суд указал, что при рассмотрении спора о защите исключительного права на фирменное наименование в связи с его использованием в доменном имени подлежит установлению факт такого нарушения на момент обращения с иском в суд, а не на момент регистрации доменного имени. И удовлетворил требования компании к ее бывшему директору о запрете использовать ее сокращенное фирменное наименование в доменном имени (постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 № С01-520/2014 по делу № А41-46298/2013).

Возможна еще одна ситуация — когда у компании вообще нет никаких объектов интеллектуальных прав, тождественных или сходных до степени смешения со спорным доменным именем. В такой ситуации правовую позицию компании придется строить на основании общей нормы о запрете злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ). Аргумент о том, что работник ИT-отдела зарегистрировал доменное имя на себя, а не на компанию, может быть положительно воспринят судом. Безусловно, здесь потребуется доказательственная база. Например, можно представить в суд документы, подтверждающие, что сайт, который находится на домене, разрабатывался по заказу компании (договор или техническое задание на создание и разработку сайта). Правда, это может сработать, если сайт находится по прежнему адресу в прежнем виде.

Если компания выиграет дело, ей нужно будет предъявить регистратору доменного имени вступившее в законную силу решение суда и выразить свое согласие стать администратором спорного доменного имени (п. 6.3 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утв. решением Координационного центра домена RU от 20.09.2012 № 2012-07/47). В результате компания получит преимущественное право на регистрацию доменного имени, которое будет действовать в течение 30 дней после вступления решения суда в законную силу.