1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 654

В доменном имени используется чужой товарный знак: учтет ли суд дату регистрации домена?

У нашей компании есть интернет-магазин. В 2012 г. мы зарегистрировали доменное имя XXX (не будем его раскрывать). С этого же времени мы активно используем вошедшее в домен обозначение при рекламе нашего магазина, продвижении товаров. На днях мы получили претензию от предпринимателя, осуществляющего продажу однородных с нашими товаров, о нарушении его прав на товарный знак. Он требует передать ему домен. В противном случае он угрожает обратиться в суд с иском о запрете использования нами домена и выплате компенсации. К претензии была приложена копия свидетельства на регистрацию товарного знака. Согласно ей предприниматель получил право на товарный знак лишь в конце 2016 г. Есть ли у нас шансы сохранить в такой ситуации домен? Можем ли мы оспорить регистрацию товарного знака? Мы использовали данное обозначение в течение почти пяти лет. Полагаем, что предприниматель специально зарегистрировал схожее обозначение, чтобы получить от нас компенсацию.

Описанная ситуация является достаточно сложной. В настоящее время суды не выработали единообразного подхода к разрешению споров об использовании сходных с товарным знаком обозначений в доменном имени, при условии что домен был зарегистрирован раньше.

Проблема в том, что ГК РФ не признает доменное имя в качестве объекта интеллектуальной собственности. А следовательно, принцип старшинства: «Преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее», — в отношении него не действует.

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака в доменном имени представляет способ использования такого знака.

Как следует из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Факт регистрации домена до даты приоритета товарного знака указывает на невиновность, добросовестность его администратора. Между тем согласно п. 5 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить дальнейшее нарушение исключительного права. Учитывая, что использование чужого товарного знака происходит в предпринимательской сфере, применимы и меры ответственности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Таким образом, администрирование сходного с чужим товарным знаком домена при однородности предлагаемых субъектами товаров (услуг) подпадает под конструкцию нарушения исключительного права на товарный знак. Следуя этой логике, суды удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации вне зависимости от даты регистрации таких объектов (см., например, постановления СИП РФ от 05.08.2014 № С01-671/2014 по делу № А40-101725/2013, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2015 № 13АП-1061/2015 по делу № А56-49774/2014).

В деле по домену garnizon.ru Суд по интеллектуальным правам, удовлетворив требования правообладателя товарного знака о нарушении его прав администратором домена, констатировал, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. При этом он исходил из двух обстоятельств: (1) доменное имя не является объектом исключительных прав, (2) ГК РФ не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации (постановление СИП РФ от 23.07.2015 № С01-555/2015 по делу № А40-110599/2014).

Между тем в судебной практике существует и прямо противоположный подход к разрешению подобных конфликтов. В последнее время суды все чаще встают на сторону администраторов доменов, зарегистрировавших обозначение до даты приоритета товарного знака.

Так, в постановлении по делу о нарушении товарного знака «Чип-Топ» СИП констатировал, что дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией (постановление СИП РФ от 04.02.2015 № С01-1418/2014 по делу № А40-58425/2014).

Сходной логики СИП придерживался и в постановлении от 28.02.2014 № С01-78/2014 по делу № А56-69018/2012: «…материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих регистрацию и использование домена ответчиком исключительно с намерением причинить вред истцу. Ответчик-автор начал использовать доменное имя задолго до регистрации за истцом товарного знака».

В нескольких делах суды отказывали в удовлетворении требований правообладателя товарного знака, основываясь на Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами (далее — Политика UDRP). Данная Политика была одобрена интернет-корпорацией по присвоению наименований и номеров (ICANN) и может быть отнесена к обычаям, сложившимся в сфере отношений, связанных с функционированием доменных имен. Логика судов в таких случаях следующая.

Согласно п. 4 (а) Политики UDRP обоснованность использования доменного имени проверяется на основании следующих критериев:

  • спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

  • у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

  • спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Тот факт, что ответчик зарегистрировал домен задолго до регистрации товарного знака и в последующем использовал его в предпринимательской деятельности, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, указывает на его добросовестность. В таком случае его действия не представляют нарушения исключительного права (см., например, постановление СИП РФ от 14.12.2016 № С01-1062/2016 по делу № А40-3632/2016).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у администратора домена есть реальные шансы отстоять права на доменное имя.

А вот регистрацию товарного знака вряд ли удастся оспорить. Факт использования обозначения до его регистрации в качестве товарного знака иным субъектом не говорит о недобросовестности правообладателя. Как отметил СИП в постановлении от 28.10.2015 № С01-915/2015 по делу № А65-25801/2014, того факта, что лицо знало об использовании третьими лицами сходного обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Для признания регистрации знака недобросовестной суды требуют доказательств того, что заявитель намеревался либо воспользоваться репутацией и узнаваемостью чужого бренда, либо причинить вред своему конкуренту.