ВС РФ разъяснил критерии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

При досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не достаточно просто доказать, что знак не используется. Необходимо также подтвердить суду свою реальную и правомерную цель — конкретные планы по использованию этого освободившегося обозначения в бизнесе, не нарушая при этом права третьих лиц.

Суть дела

Общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 502206 (далее — правообладатель), зарегистрированного с приоритетом от 18.11.2011. При этом в качестве товарного знака зарегистрировано изображение, которое воспроизводит художественный образ персонажа, созданный при изготовлении анимационного фильма, исключительное право на который также принадлежит правообладателю.

В августе 2023 г. общество, указывая на наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 20, 28 классов и услуг 35-го класса МКТУ, направило правообладателю в порядке п. 1 ст. 1486 ГК РФ предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак либо обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак.

Поскольку общество ответ от правообладателя не получило, оно обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, сославшись на факт предъявления к нему правообладателем требования в другом деле о взыскании компенсации за незаконное использование данного товарного знака.

Позиции судов

СИП удовлетворил иск в части, установив соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора и неиспользование ответчиком товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дню направления правообладателю предложения истца. Довод ответчика об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака суд отклонил.

Президиум СИП отметил, что перечень доказательств, которыми может быть подтверждена заинтересованность в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не является исчерпывающим. Лицо вправе предъявлять любые документы в подтверждение своего интереса.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора — о защите исключительного права на спорный товарный знак — либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может быть одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

Выводы ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила решение СИП в части удовлетворения иска и распределения расходов по уплате государственной пошлины и в этой части направила дело на новое рассмотрение.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового (п. 165 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

При этом такое намерение использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака должно быть реальным. Судам надлежит оценить, действительно ли истец планирует в будущем использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности, зарегистрировав его в качестве товарного знака, или без регистрации, не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц.

К обстоятельствам, подтверждающим осуществление деятельности, однородной товарам или услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, может относиться в том числе установленное судом неправомерное использование лицом, требующим досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, сходного со спорным товарным знаком обозначения для индивидуализации однородных товаров, либо наличие спора (как досудебного — направление претензии, так и спора, рассматриваемого в суде) между указанным лицом и правообладателем о защите исключительного права на товарный знак.

При этом наличие спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак, само по себе не является обстоятельством, однозначно подтверждающим заинтересованность лица для целей досрочного прекращения правовой охраны.

Использование истцом спорного обозначения без регистрации в качестве товарного знака в случае, когда персонаж является объектом авторского права, приводит к нарушению исключительного права на произведение, как это усматривается из судебных актов по иному делу.

Указанные обстоятельства создают разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика.

В связи с этим суду, устанавливая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, помимо обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность использования спорного обозначения, было необходимо оценить реальность намерения, а именно возложить на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.