Пределы охраны товарного знака в интернете: ВС РФ уточнил критерии нарушения при использовании его в адресной строке сайта

Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. В этой связи должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения.

Суть дела

Товарный знак № 632017 (далее — ТЗ), зарегистрированный на общество в феврале 2018 г., был отчужден предпринимателю.

Между предпринимателем и обществом был заключен лицензионный договор на использование ТЗ с 16.03.2018 по 25.05.2021. Общество использовало его в том числе на своем сайте.

После прекращения действия договора правообладатель выявил факты незаконного использования ТЗ на сайте общества с 26.05.2021 по 09.08.2021. В результате с общества в пользу правообладателя судом была взыскана компенсация.

Общество продолжило использовать ТЗ (подтверждается протоколом нотариального осмотра, скриншотами страниц сайта) на трех страницах сайта (в адресной строке), на которые могли попасть пользователи при поиске обозначения товарного знака.

В результате предприниматель вновь обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации за использование ТЗ на сайте с общества за период с 10.08.2021 по 11.04.2023.

Общество отказалось, так как при осуществлении своей деятельности для индивидуализации товаров (услуг) использовало зарегистрированный на свое имя товарный знак № 812370, совпадающий с адресом сайта, поэтому его коммерческий интерес не связан с намерением воспользоваться отличительной функцией товарного знака, принадлежащего предпринимателю.

Выводы судов

Суды трех инстанций удовлетворили иск, исходя из доказанности факта нарушения обществом исключительного права правообладателя на товарный знак.

Позиция ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

Само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.

Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника.

Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

При определении использования товарного знака для цели индивидуализации следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение (размер, контекст), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров (услуг) наряду со спорным обозначением, умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.

В случае установления сходства воспроизведенного ответчиком обозначения с товарным знаком истца судам также надлежало выяснить, что избранный обществом способ адресации предназначен для продвижения собственных товаров (услуг) и что под воздействием конкретного содержания страниц сайта у потребителя может возникнуть впечатление о принадлежности предпринимателю или отношении к нему названного сетевого ресурса.

Суды не учли, что потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в интернете, ожидает получить адреса наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца.

Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. В этой связи должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения.

При этом аргумент общества о том, что за весь период вменяемого правонарушения по ссылке зафиксировано лишь два перехода, очевидно, осуществленных истцом при контрольной проверке, остался без внимания и надлежащей оценки.

Таким образом, обстоятельства сохранения в адресных строках обозначения ввиду удаления в 2021 г. товарного знака из видимого потребителю наполнения сайта не согласуются с намерением ответчика использовать его для цели создания смешения обозначений в гражданском обороте.

На возникновение угрозы смешения влияет степень осведомленности потребителя о присутствии обозначения, сходного с товарным знаком, на рынке аналогичных товаров (услуг).

Соответственно, решающее значение для правильного разрешения настоящего спора имело исследование доводов ответчика о недоступности потребителям названных страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаемо ключевого слова. При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Сопоставление на предмет совпадения фактического способа использования обозначения ответчиком и способа, отраженного в лицензионном договоре, согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ императивно и должно быть произведено вне зависимости от доказательственной позиции ответчика.