Проблемы доказывания запрета использовать определенным способом товарный знак на будущее: комплексный подход

В деле № А43-26747/2021 суд рассмотрел следующую ситуацию. Компания — правообладатель исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированных в отношении услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, обратилась в суд с требованиями:

• запретить обществу — правообладателю исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, любое использование обозначений, содержащих словесные элементы, сходные до степени смешения с товарными знаками компании, в том числе при оказании услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании;

• обязать общество исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы, и выплатить компенсацию и неустойку.

Суды трех инстанций удовлетворили иск в части, запретив обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы, но снизив размер компенсации.

ВС РФ согласился с выводами судов о наличии сходства до степени смешения знаков обслуживания истца и использованного ответчиком обозначения, что является нарушением исключительного права истца (Определение ВС РФ от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433).

Вместе с этим ВС РФ указал, что элементами нарушения исключительного права являются несанкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя. Это предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрированы знаки истца (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). В целях установления однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (п. 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов <…> утвержденных приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482), выработанные судебной практикой, учтены подходы, изложенные в п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Руководства, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12.

ВС РФ отметил, что из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен.

Другим аспектом, на который обратил внимание ВС РФ, является защита исключительных прав путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В связи с этим ВС РФ отметил, что «для удовлетворения требований о пресечении или о запрете на будущее ответчик либо должен совершать данное деяние, либо совершать приготовления к нему. Следовательно, истец должен это доказать, а суд обосновать, какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть угроза его реального совершения».

При этом такое требование должно быть сформулировано в отношении конкретных действий, а для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.

Однако требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не подлежат удовлетворению в силу п. 57 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

ВС РФ отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Как правильно указал ВС РФ в своем Определении, для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.

Свою позицию ВС РФ мотивировал тем, что в этом случае необходимо:

• доказать оказание ответчиком третьим лицам услуг, однородных услугам: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов; реклама, рекламные материалы, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама в компьютерной сети;

• установить объем правовой охраны знаков обслуживания истца и основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на каждый из знаков обслуживания. В этом случае это является значимым с учетом несовпадения перечня услуг знаков обслуживания истца, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и влияет на исполнимость судебного акта в части запрета ответчику совершения определенных действий.

В итоге ВС РФ пришел к выводу о том, что «отсутствие анализа однородности всех услуг, указанных в резолютивной части решения, и деятельности, оказываемой Обществом с использованием спорного обозначения, а также ссылок на соответствующие доказательства и обоснования создает неопределенность при установлении объема правовой охраны знаков обслуживания истца».

Вместе с этим в ряде дел (№ СИП-739/2017, № СИП-1061/2021) можно встретить по­дробный анализ однородности и сходства до степени смешения.

Кроме того, ВС РФ отметил, что требование истца об обязании ответчика «исключить из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любых обозначений, содержащих словесные элементы», отличных от комбинированного товарного знака общества, является общим запретом и не соответствует положениям ст. 1250, 1252 ГК РФ, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта.

К аналогичному выводу приходили и ВС РФ, и СИП и ранее: общий запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности недопустим в силу п. 57 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, п. 1 ст. 1229 ГК РФ, а также ст. 1250, 1252 ГК РФ.

В связи с этим предполагается, что должно быть пресечено конкретное действие, нарушающее право, а не абстрактное размещение обозначения «навсегда» и в любых источниках.

Таким образом, при повторном рассмотрении, как и указал ВС РФ, судам надлежит тщательно сопоставить между собой однородность товаров и услуг заявленных товарных знаков тем товарам и направлениям деятельности, которые используются в своей деятельности ответчиком, и уже по результатам этого определить, в отношении каких товаров/услуг нарушены права истца. И, конечно же, не допустить абстрактных запретов использования РИД на будущее.