1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 51

КС РФ пояснил, почему при реорганизации в виде присоединения не обойтись без регистрации перехода прав на товарный знак

При обращении в Роспатент за регистрацией перехода исключительного права на товарный знак можно обратиться одновременно за продлением срока действия этого права. К такому выводу пришел Конституционный суд в постановлении от 03.07.2018 № 28-П. Также он высказался о статусе реестра товарных знаков. Позицию суда прокомментировал омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Обстоятельства дела

В 2007 г. Роспатент зарегистрировал товарный знак за ООО «Торгово-развлекательный комплекс „Зилант“». Затем его передали по договору об отчуждении исключительного права ООО «Зилант». Впоследствии произошло несколько реорганизаций. ООО «Зилант» присоединилось к ООО «Эквивалент», которое в свою очередь было присоединено к ООО «Тестато». Но переход исключительного права на товарный знак компании не оформили. К этому времени срок действия исключительного права на товарный знак истек. Когда ООО «Тестато» подало заявление о продлении исключительного права, Роспатент отказал. Он сослался на то, что заявление подано не правообладателем, а лицом, считающим себя правопреемником исключительного права на товарный знак. ООО «Тестато» подало в суд заявление о признании действий Роспатента незаконными. В возражениях на отзыв Роспатента общество заявило еще и об обязании продолжить рассмотрение ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока.

Рассмотрение дела в судах

Суд по интеллектуальным правам признал отказ незаконным и обязал Роспатент продолжить рассмотрение ходатайства ООО «Тестато» о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и в случае удовлетворения ходатайства рассмотреть соответствующее заявление. Он посчитал ошибочной ссылку Роспатента на то, что ООО «Тестато» не является правообладателем товарного знака. По мнению суда, наличие у общества исключительного права на товарный знак обусловлено переходом к нему в порядке правопреемства всех прав ООО «Зилант».

Затем дело попало на рассмотрение Президиума Суда по интеллектуальным правам. Он пришел к выводу о наличии неопределенности в вопросе о конституционности применяемого в этом деле п. 6 ст. 1232 ГК РФ и, приостановив производство по делу, обратился в Конституционный суд с запросом.

Цитируем документ

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Пункт 6 ст. 1232 ГК РФ

По мнению Суда по интеллектуальным правам, данная норма порождает неопределенность относительно момента перехода исключительного права на товарный знак в случае реорганизации юридического лица путем присоединения к нему другого юридического лица — правообладателя данного товарного знака, а также относительно возможности реорганизованного юридического лица — правопреемника правообладателя товарного знака обращаться в Роспатент за продлением срока действия исключительного права на данный товарный знак, если переход к нему этого права ранее не зарегистрирован в Роспатенте.

Позиция КС РФ

Конституционный суд признал оспариваемую норму п. 6 ст. 1232 ГК РФ не противоречащей Конституции. Но вместе с тем сделал и ряд важных выводов.

Исключительное право на товарный знак является имущественным правом, которое признается и охраняется при условии его государственной регистрации. При этом права на имущество возникают с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. Когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, регистрировать нужно и отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора. В том числе переход исключительного права на товарный знак без договора в случаях универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). Порядок, в котором в таких случаях осуществляется государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, конкретизирован в приказе Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707.

Отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу — правопреемнику, притом что это право входит в общий имущественный массив, объективно затрудняет распоряжение перешедшим к правопреемнику исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака на производимых юридическим лицом, которому данное право было предоставлено ранее его правопредшественником, товарах. Поэтому требование зарегистрировать переход данного права в качестве условия совершения уполномоченным органом юридически значимых действий в ряде случаев оправдано.

Позиция Роспатента заключалась в том, что правопреемник сначала должен зарегистрировать переход исключительного права на товарный знак, а потом уже обратиться за продлением срока действия. Конституционный суд указал, что это чрезмерное обременение юридических лиц. Такое толкование может приводить к увеличению времени рассмотрения Роспатентом соответствующего заявления, что грозит риском утраты исключительного права на товарный знак. Соответственно, п. 6 ст. 1232 ГК РФ допускает возможность рассмотрения Роспатентом вопроса о госрегистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия этого права. Это не отменяет необходимость уплаты пошлины, если она предусмотрена законом, за каждое из совершаемых уполномоченным органом юридически значимых действий, то есть за переход исключительного права на товарный знак, а также за продление срока действия.

Комментарий эксперта

Анатолий Семенов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности

Суд по интеллектуальным правам указывал, что толкование положения п. 6 ст. 1232 ГК РФ таким образом, что исключительное право до государственной регистрации его перехода, который осуществляется без договора, считается не перешедшим, может привести к ущемлению интересов правопреемников и третьих лиц. Такое ущемление при буквальном толковании п. 6 ст. 1232 ГК РФ действительно происходит, но не только в отношении правопреемников и доказывания добросовестности третьих лиц. Куда чаще ущемляются права самого правообладателя в результате хищения исключительных прав путем внесения Роспатентом записи в реестр на основании порочных сделок. Такая практика приобрела устойчивый и регулярный характер при отсутствии каких бы то ни было нормативных возможностей противодействия этому со стороны Роспатента ex-ante .

Конституционному суду удалось избежать ошибочного закрепления в судебном акте конституционного правосудия не соответствующих действительности выводов о свойствах регистрационной системы интеллектуальных прав. В настоящее время государственные реестры объектов интеллектуальной собственности, переходы права на которые регистрируются в порядке ст. 1232 ГК РФ, а не ст. 8.1 ГК РФ, не обладают и в принципе не могут обладать свойством публичной достоверности. Это связано с тем, что изменения в реестре могут появиться лишь по заявлению одной из сторон сделки (в отличие от правил ст. 8.1 ГК РФ) и отсутствует возможность внесения отметок об оспаривании права. Это позволяет считать реестр лишь одним из доказательств наличия презумпции правообладания зарегистрированным объектом интеллектуальных прав у зарегистрированного в таком реестре субъекта.

Поэтому Конституционный суд указал: «Что касается государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак в случае универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу, то она – в отличие от государственной регистрации вновь вводимых в оборот товарных знаков – носит правоподтверждающий, а не правообразующий характер и, будучи формальным условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты права, не затрагивает самого его содержания и призвана лишь удостоверить со стороны государства принадлежность данного права определенному лицу».

Еще один момент. Как видно, запрос Суда по интеллектуальным правам о выявлении конституционного смысла п. 6 ст. 1232 ГК РФ косвенно затрагивал следующие проблемы:

  • наличие или отсутствие публичной достоверности сведений, содержащихся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

  • наличие или отсутствие ответственности без вины лиц, полагавшихся на сведения, содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

  • допустимость применения института добросовестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ) к правоотношениям в сфере исключительных прав, подлежащих регистрации;

  • критерии проявления должной степени заботливости и осмотрительности лицами, осуществляющими использование исключительных прав на основании сделки с лицом, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Но проблема, указанная в запросе, по сути, касалась пробела в регулировании ведомственного порядка и оснований для восстановления пропущенного срока на продление срока действия исключительного права на товарный знак при наличии объективных обстоятельств, препятствовавших правопреемнику подать соответствующее заявление. Это прямо следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2017 по делу № СИП-157/2017. Так, компания подала заявление о признании неправомерными действий Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Но в письменном документе, содержащем возражения на отзыв Роспатента, заявитель изложил дополнительные требования по делу: признать неправомерными действия Роспатента об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, а также в регистрации переходов исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам отказал в принятии данного изменения как изменяющего одновременно предмет и основание заявления. Между тем в данном случае надлежащим способом эффективной защиты права заявителя являлось бы требование о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Однако срок на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак регулируется абз. 3 п. 2 ст. 1491 ГК РФ, который не являлся предметом конституционного контроля по рассматриваемому запросу Суда по интеллектуальным правам.