1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 187

Постановление Пленума ВС РФ об интеллектуальной собственности: какие проблемы остались нерешенными?

На этой неделе, 23 апреля, Пленум ВС РФ принял постановление «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», проект которого мы освещали в прошлом номере «ЭЖ-Юрист» (см. «Проект постановления Пленума Верховного суда РФ об интеллектуальной собственности. Разработчики собрали всю практику в одном документе», «ЭЖ-Юрист», 2019, № 15). В итоговую версию документа внесли ряд поправок редакционного характера, три пункта исключили полностью, однако в целом существенных изменений по сравнению с проектом принятый текст не претерпел. Задача этого постановления — «кодифицировать» уже сложившиеся на практике позиции в отношении регулирования интеллектуальных прав. В нем содержится ряд важных положений, которые отражают или, наоборот, исправляют недавнюю практику коллегий ВС РФ. О пунктах, которые можно было бы доработать или изложить иначе, газете рассказал общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

В прошлом номере мы проанализировали следующие положения тогда еще проекта постановления Пленума ВС РФ:

  • пункт 11, отменяющий специальную подсудность споров о неиспользовании товарного знака банкротящегося лица Суду по интеллектуальным правам в пользу суда, рассматривающего банкротное дело;

  • пункт 95, в котором Пленум ВС РФ исправляет ошибку, допущенную СКЭС ВС РФ в определении от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013, в котором бездействие (хранение) было безосновательно приравнено к действию (воспроизведению экземпляров);

  • пункты 24, 25 и 70, в которых была предпринята попытка разрешить проблему регулирования долей в исключительном праве;

  • пункт 127, в котором так и остался неразрешенным вопрос «двойной охраны» результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Что изменилось в итоговом тексте постановления?

  • Из постановления убрали 36-й пункт про доли в наследстве, устранив, таким образом, коллизию, связанную с порядком распоряжения исключительным правом соправообладателями, однако полностью проблему не решили — иностранные доли в праве все равно существуют.

  • Из 63-го пункта убрали противоречащий позиции КС РФ абзац про недопустимость снижения компенсации ниже минимального предела.

  • В пункте 142 убрали формулировку о том, что, несмотря на прекращение охраны патента или товарного знака, договоры в их отношении сохраняют действие в той мере, в которой они были исполнены.

  • Кроме того, убрали определение конфиденциальности ноу-хау из пункта 146 — цитату из п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  • Также был подкорректирован п. 172 про использование в интернет-рекламе ключевых слов. Из него убрали оговорку про то, что это является недобросовестной конкуренцией, даже если не образует нарушение исключительного права на средство индивидуализации.

На какие еще позиции постановления стоит обратить внимание и почему?

Права создателя сложного объекта

В постановлении не раскрыта судьба исключительного права организатора создания сложного объекта в случае, когда он «забыл» заключить договор с одним из авторов или правообладателей изначального объекта, включенного в состав сложного.

Практика на этот счет весьма противоречива — с одной стороны, СИП признает, что право на включение в сложный объект является самостоятельным (практика по искам правообладателей к телеканалам вполне устойчива, см., например, дела № А40-123252/2016, № А40-133665/2016 и др.), но в то же время тот же СИП отказывает в участии в деле автору музыкального произведения (дела № А41-39590/2018 и № А40-147121/2015), признавая исключительное право организатора создания аудиовизуального произведения возникшим даже при отсутствии договора с автором.

Однако следует иметь в виду, что согласно положениям ст. 1257, п. 4 ст. 1259 ГК РФ исключительное право возникает в силу самого по себе факта создания произведения только у гражданина — физического лица, творческим трудом которого оно было создано. Право лица, организовавшего создание сложного объекта, возникает в случае приобретения права использования результатов интеллектуальной деятельности, включенных в состав сложного объекта, на основании договоров с соответствующими правообладателями (п. 1 ст. 1240, п. 1 ст. 161 ГК РФ). Защита и иное осуществление права на сложный объект допускаются только при условии соблюдения прав правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, включенных в его состав, поскольку никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1, п. 3 и 4 ст. 10, п. 3 ст. 1260 ГК РФ).

При этом указание на то, что сообщение произведения в эфир, переработка и использование произведения в составе сложного объекта являются самостоятельными способами использования произведения (ст. 1270 ГК РФ), не раскрывает главную мысль — возникает ли исключительное право на сложный объект у нарушителя и вправе ли он его осуществлять.

Коллективное управление правами

Также противоречиво разрешена давняя и сложная проблема процессуального статуса организаций по коллективному управлению правами (ОКУП) в косвенных исках в чужом интересе без поручения, которая впервые была отрегулирована в постановлении Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».

Так, судам необходимо разъяснить следующие вопросы.

  • В какой ситуации ОКУП действует в суде:

— от своего имени;

— от имени правообладателя;

— от имени неопределенного круга лиц?

  • В какой ситуации допускается присуждение в пользу ОКУП, а не правообладателя?

  • В какой ситуации допускается рассмотрение дел с участием ОКУП в упрощенном порядке и без привлечения правообладателей в дело?

  • Допускается ли взыскивать с пользователей вознаграждение за само по себе предоставление бланкетного объема прав по лицензионному договору или в силу обязательства по договору о выплате вознаграждения либо взыскивать вознаграждение можно только за фактическое использование объектов авторских и смежных прав?

Ответ на первый вопрос возможен только после того, как мы определимся с существом права, осуществляемым ОКУП.

Выплата указанного в ст. 1244 ГК РФ вознаграждения, не связанного с исключительным правом, не может быть осуществлена путем заключения сделки непосредственно между обладателем права на вознаграждение и пользователем (п. 2 ст. 1243 ГК РФ) ввиду отсутствия у такого обладателя предмета встречного предоставления, поскольку соответствующее использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателя (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, 1326 ГК РФ).

Такие установленные законом обязательства пользователя из неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) подлежат исполнению путем депонирования до востребования на счета организации по управлению правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию в соответствующей сфере коллективного управления (вне зависимости от наличия у него соответствующего договора с ОКУП), поскольку определение пользователем надлежащего кредитора в таком обязательстве или его правопреемников, а также исполнение функций налогового агента, в том числе в отношении иностранных лиц, существенно затруднено (п. 1 ст. 1242 ГК РФ).

Согласно общеобязательному конституционному смыслу ст. 1244 ГК РФ, выявленному КС РФ в Определении от 06.11.2014 № 2531-О, взыскание, распределение вознаграждения за использование объектов интеллектуальной собственности с неопределенного круга лиц пропорционально их фактическому использованию (п. 4 ст. 1243 ГК РФ), а также установление правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения, отнесены к полномочиям аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе и подлежат реализации от своего имени в качестве собственного законного интереса по исполнению управленческой функции, возложенной на такую организацию законом и государственной аккредитацией.

С учетом этого аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе от своего имени могут быть заявлены требования о присуждении предусмотренного ст. 1244 ГК РФ вознаграждения (ст. 1102 ГК РФ), убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) или компенсации за нарушение права на вознаграждение вместо убытков (ст. 1301, 1311 ГК РФ), в частности за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (ст. 1245 ГК РФ), о выплате вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, за публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, такого аудиовизуального произведения (ст. 1263 ГК РФ), вознаграждения, причитающегося автору оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала (ст. 1293 ГК РФ), и вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (ст. 1326 ГК РФ).

Это потребовало бы указания в тексте постановления на то, что в случаях, установленных положениями ч. IV ГК РФ, право на вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы, изготовителя аудиовизуального произведения и тогда, когда исключительное право ему не принадлежит (ст. 1245, 1263, 1293, 1326 ГК РФ).

Соответственно, отвечая на второй и третий вопросы, отметим, что присуждение в пользу правообладателя (а следовательно, необходимость его извещения о возбуждении иска в его интересе, а также недопустимость рассмотрения иска в упрощенном порядке — ч. 4, п. 3 ч. 5 ст. 227 АПК РФ) возможно только в случае, когда исключительное право не ограничено законом (подп. 6—8.1 п. 2 ст. 1270, подп. 1 п. 1 ст. 1244 ГК РФ).

Что же касается последнего вопроса, то он прямо разрешен законодателем в п. 1 ст. 1243 ГК РФ, в связи с чем в постановлении следовало бы указать, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства, кроме случаев, когда иное установлено законом или договором, в частности, обусловлено фактическим использованием или ограничено самим правообладателем (п. 1 и 2 ст. 1243 ГК РФ).

Ответственность за нарушения

Постановление допускает безусловное привлечение одновременно к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за одно и то же деяние одного и того же лица без учета постановлений КС РФ от 13.12.2016 № 28-П и от 13.02.2018 № 8-П.

Это положение следовало бы дополнить оговоркой о том, что при рассмотрении исковых требований о применении мер гражданско-правовой ответственности, носящей публично-правовой характер (изъятие и уничтожение товаров и материальных носителей, расчетная компенсация вместо убытков), судам следует иметь в виду, что повторное привлечение одного и того же лица к тому же виду ответственности за то же деяние (конфискация-изъятие, штраф-компенсация) в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства не допускается в силу ст. 50 (ч. 1) Конституции РФ.

Компенсация за нарушения

В постановлении не решен целый ряд вопросов о применении меры ответственности в виде компенсации и не полностью учтены правовые позиции постановлений КС РФ от 13.12.2016 № 28-П и от 13.02.2018 № 8-П.

Разработчикам следовало указать, что компенсация является мерой гражданско-правовой ответственности, носящей публично-правовой характер. С учетом этого в гражданско-правовой части компенсация вне зависимости от способа расчета не может превышать убытки истца, установленные с достаточной степенью достоверности, а в публично-правовой части для целей частной и общей превенции — штрафных пределов, установленных законодателем, а именно двукратной стоимости контрафактного товара или двукратной стоимости нарушенного права.

В случае если правообладатель доказал размер понесенных им убытков, компенсация может быть рассчитана исходя из двукратного размера таких убытков. Доходы, полученные лицом вследствие нарушения права, также учитываются вместе с убытками истца для целей определения размера компенсации (п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Кроме того, неясно и противоречиво изложены пункты о солидарной ответственности.

Так, в постановлении указывается, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными «способами, направленными на достижение одной экономической цели», образует одно нарушение исключительного права. Так, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют. Аналогично вводится оценочный критерий для применения солидарной ответственности, когда нарушение исключительного права имело место в результате «совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата». С другой стороны, указывается, что каждое лицо, нарушающее исключительное право, в том числе распространяющее контрафактные материальные носители, отвечает за свои противоправные действия. В случае ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Кроме того, вопреки условиям солидарной ответственности в постановлении вводится послабление ответственности для главных виновников появления контрафакта — оптовых производителей и продавцов. Для них за основу расчета компенсации принимаются не розничные цены их контрагентов, а лишь оптовые, что ввиду невозможности получить законный размер компенсации поощряет правообладателей вместо точечных исков к оптовикам выкупать всю контрафактную партию поштучно и подавать множественные иски к розничным торговцам, перегружая судебную систему, а оптовикам — уклоняться от ответственности, перекладывая ее на розницу.

Изъятие и уничтожение контрафакта

В постановлении не решен целый ряд вопросов о применении меры ответственности в виде изъятия и уничтожения и не полностью учтена правовая позиция постановления КС РФ от 13.02.2018 № 8-П.

Указывая, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества, постановление не разъясняет, что объективный состав нарушения в части качества подлежит установлению на момент окончания нарушения.

Принятие иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров, допускается, но за исключением случаев, когда такие меры приводят:

  • к ограничению ввоза на внутренний рынок Российской Федерации конкретных товаров, реализации правообладателем или лицами, действующими с его согласия, ценовой политики, состоящей в завышении цен на российском рынке по сравнению с другими рынками в большей степени, чем это характерно для обычной экономической деятельности и для удовлетворения разумного экономического интереса правообладателя;

  • ограничению доступа российских потребителей к соответствующим товарам, прежде всего тем, наличие которых на внутреннем рынке является жизненно важной необходимостью (например, отдельные категории лекарственных средств, оборудование для жизнеобеспечения населения и т.д.);

  • к следованию режиму санкций против России, ее хозяйствующих субъектов и созданию иным образом угрозы для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов.

В случае если утрата качества товара не имеет причинно-следственной связи с действиями нарушителя до окончания нарушения, а вызвана действиями иных лиц, в том числе в результате наложения по ходатайству правообладателя обеспечительных мер, ответчик имеет право на взыскание с таких лиц причиненных убытков в полном объеме (п. 1 ст. 48 Соглашения ВТО о торговых аспектах интеллектуальной собственности ТРИПС).

Ответственность регистратора доменного имени

В постановлении не решен вопрос о применении мер пресечения и ответственности в отношении регистраторов доменных имен.

Разъяснения допускают их применение лишь в отношении администраторов и лиц, фактически использовавших доменное имя, не учитывая то обстоятельство, что сведения об администраторах доменных имен, в том числе в иностранных юрисдикциях, часто намеренно указываются не соответствующими действительности, а приведение в исполнение решения российского суда в иностранной юрисдикции зачастую не представляется возможным из-за запретительно высоких расходов на соответствующие судебные процедуры.

Данные разъяснения следовало бы дополнить абзацем о том, что требование о пресечении нарушения может быть предъявлено как к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, например администратору доменного имени, так и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия, в частности к регистратору доменного имени, в случае, если будут представлены доказательства затруднительности приведения в исполнение решения суда в отношении администратора доменного имени, например, в связи с его нахождением в иностранной юрисдикции или отсутствием достоверных сведений о его местонахождении и реальном осуществлении деятельности по администрированию доменного имени (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Наименования мест происхождения товаров

В постановлении не решен вопрос об охране наименований мест происхождения товаров, связанных с общеизвестными представлениями религиозных конфессий о наличии особых свойств товаров, связанных с такими географическими объектами.

Большое количество водных источников и подобных объектов, товары из которых не обладают характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами в смысле их химического состава или ремесленных навыков, тем не менее обладают таковыми согласно распространенным представлениям религиозных конфессий. В этой связи недопустимо игнорировать законные ожидания неопределенного круга лиц в отношении того обстоятельства, что предлагаемый им товар, маркированный наименованиями мест происхождения, связанных в общеизвестном понимании религиозных конфессий с их особыми свойствами, действительно происходит из определенного географического объекта.

Для этого постановление следовало бы дополнить указанием на то, что к особым свойствам товара, которые исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, могут быть отнесены общеизвестные представления религиозных конфессий о наличии особых свойств товаров, связанных с такими географическими объектами. В таких случаях заключения о наличии или об утрате возможности производить в границах определенного географического объекта товар, обладающий особыми свойствами, которые исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, выдаются соответствующими религиозными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке (ст. 11 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).