Правообладатель может распорядиться исключительным правом на ноу-хау (секрет производства) посредством отчуждения его по договору иному лицу (договор об отчуждении исключительного права), путем предоставления другому лицу права использования знака в установленных пределах (лицензионный договор, договор коммерческой концессии), посредством заключения договора о залоге, доверительного управления.
Распоряжение исключительным правом на ноу-хау может входить в содержание правоотношений по договору продажи предприятия, договору аренды предприятия, простого товарищества. Как исключительное право, так и право на использование патентоохраняемого объекта могут быть внесены в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или хозяйственного товарищества.
В соответствии с п. 1 ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.
Особенностью данного договора (в сравнении с договорами на отчуждение прав на иные объекты интеллектуальной собственности) является то, что законодатель императивно возложил на правообладателя-отчуждателя дополнительную обязанность сохранять конфиденциальность секрета производства вплоть до прекращения действия исключительного права. Это связано с тем, что исключительное право на ноу-хау сохраняется лишь до тех пор, пока составляющие ноу-хау сведения остаются в тайне для всех третьих лиц. С раскрытием составляющих его сведений ноу-хау теряет какую-либо ценность для приобретателя.
Согласно п. 1 ст. 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.
Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.
Применительно к лицензионному договору о предоставлении прав на использование ноу-хау (секрета производства) законодатель также специально установил обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности. В соответствии с п. 3 ст. 1469 ГК РФ при предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Данные правила также объясняются сущностью ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности.
Передача одной из сторон созданного с помощью ноу-хау имущества третьему лицу сама по себе не означает раскрытие технологии.
Секрет производства — это не создаваемое с его помощью имущество, а необходимые для создания такого имущества технические решения, технологические приемы и способы, которые содержатся в нормативно-технической документации, полученной в ходе опытно-конструкторских работ (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 № С01-459/2018 по делу № А40-106303/2017).
В силу п. 1 ст. 1465 ГК РФ с 1 октября 2014 г. сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным (п. 144 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Сведения признаются ноу-хау при условии их конфиденциальности, в результате которой они имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность. При этом вводить режим коммерческой тайны законодательство не требует.
Важно, чтобы в отношении конкретного ноу-хау отсутствовали доказательства свободного доступа к нему третьих лиц. При таких обстоятельствах предмет лицензионного договора соответствует ГК РФ (вне зависимости от наличия либо отсутствия соответствующего грифа на документации, раскрывающей секреты производства) (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2018 № С01-157/2018 по делу № А40-74581/2017).
Основная проблема, с которой сталкиваются стороны на преддоговорной стадии, является установление и согласование предмета договора об отчуждении исключительного права на ноу-хау, лицензионного договора. Для того чтобы заключить подобный договор, приобретатель исключительного права или лицензиат должны иметь представление о том, что именно они приобретают, как они смогут использовать ноу-хау в своей деятельности и на какую потенциальную прибыль они в таком случае могут рассчитывать. В то же время правообладатель может опасаться раскрыть потенциальному контрагенту сущность ноу-хау до заключения договора. Сообщение любому иному лицу сведений, составляющих ноу-хау, сопряжено для правообладателя со значительными рисками потери исключительного права. В таком случае правообладатель должен, с одной стороны, предоставить потенциальному контрагенту достаточную информацию относительно сущности, сферы применения ноу-хау. С другой стороны — умолчать о конкретных сведениях, входящих в состав ноу-хау, без которых невозможно эффективное использование такого объекта. Особое значение в данном аспекте приобретают заверения об обстоятельствах, касающихся предмета договора. Правообладатель, владея в любом случае большей информацией о секрете производства, может заверить контрагента о возможностях по использованию данного объекта в конкретной сфере (например, о возможностях по использованию охраняемой в режиме ноу-хау технологии изготовления лекарственного препарата при производстве конкретного препарата с установленной эффективностью).
Важно при этом понимать, что в отсутствие в договоре указания на то, какие именно секреты производства передаются по договору об отчуждении исключительного права, лицензионного договора, такой договор будет признан незаключенным.