1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 47

Патент или ноу-хау: какой правовой режим выбрать?

Работники нашей компании создали некое техническое решение. Они на него не претендуют, согласны с тем, чтобы оформить права на компанию. Но у нас возник вопрос, что выбрать: запатентовать данное решение или сохранить его в тайне как ноу-хау? В принципе, исходя из его сущности, возможно и то и другое. В чем плюсы и минусы каждого из вариантов? И второй вопрос: если мы выберем ноу-хау, обязательно ли на информацию о данном решении устанавливать режим коммерческой тайны?

У изобретателя технического решения (иных лиц, обладающих правом на получение патента, в том числе у работодателя изобретателя) действительно есть возможность выбора правового режима, в рамках которого будет обеспечиваться охрана его технического решения: патентный или ноу-хау. Каждый из вариантов имеет как преимущества, так и недостатки.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом: передать его по договору об отчуждении исключительного права, предоставить лицензию на его использование.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). Это означает, что как только какой-либо иной субъект начал открыто использовать ваше ноу-хау либо описал его в каком-либо открытом источнике (например статье), вы лишились своего актива — исключительного права. Не имеет значения, присвоил ли этот субъект ваши идеи или сам пришел к такому же решению, что и вы.

Режим ноу-хау для охраны технических решений ненадежен. Во-первых, никто не застрахован от того, что работник решит «продать» ценные сведения, ведь возможная ответственность для него незначительна. Во-вторых, не исключено, что иное лицо самостоятельно разработает сходное решение и начнет его использовать. Наконец, возможна ситуация, когда конкурент приобретет создаваемый вами с использованием ноу-хау продукт и посредством обратного инжиниринга воспроизведет охраняемое решение. Во всех этих случаях исключительное право на ноу-хау прекратится. В последних двух случаях нельзя говорить даже о нарушении исключительного права.

Проблемы могут возникнуть у правообладателя и при коммерциализации данного объекта. На стадии ведения переговоров с потенциальным лицензиатом правообладатель ноу-хау, с одной стороны, должен показать ценность своей разработки (в ином случае он не сможет рассчитывать на существенные выплаты). С другой стороны, он не должен выдавать всей необходимой для внедрения технического решения информации, иначе существует риск, что недобросовестный контрагент начнет использовать разработку без заключения соглашения с правообладателем.

К преимуществам ноу-хау следует отнести недорогое и быстрое (в сравнении с процедурой выдачи патента) оформление прав. Отсутствует необходимость платить пошлины за поддержание исключительных прав.

При патентно-правовой охране, в отличие от ноу-хау, все существенные признаки технического достижения должны быть известны общественности. Правообладатель раскрывает их при подаче заявки в Роспатент. В открытом доступе на сайте Роспатента находятся реестры заявок на выдачу патента и запатентованных решений, где содержится информация о заявителе и содержании патентуемого решения. Патентообладатель раскрывает информацию о техническом достижении, а государство гарантирует ему защиту.

По дате подачи патентной заявки устанавливается дата приоритета. Все иные субъекты, в том числе разрабатывавшие сходное решение параллельно с заявителем, теряют возможность закрепить такое решение за собой.

Реестры патентоохраняемых объектов обладают публичной достоверностью. Лица, указанные в патенте в качестве авторов и правообладателей, признаются таковыми до тех пор, пока патент не будет оспорен в установленном порядке и в реестр не будет внесена запись об ином. В случае незаконного использования запатентованного решения его правообладателю при обращении в суд не нужно доказывать (в отличие от обладателя ноу-хау) наличие у него исключительных прав на соответствующий патентоохраняемый объект.

Удостоверенное патентом право на коммерчески привлекательную разработку представляет собой значимый бизнес-актив. Правообладатель может безбоязненно вести переговоры с потенциальными лицензиатами и инвесторами. Они не смогут присвоить его идею. Многие участники рынка в принципе не готовы вкладываться в коммерциализацию разработки, если она не охраняется патентом. В отличие от патента при наличии охраны только посредством ноу-хау очень существенны риски, связанные с потерей исключительного права как у правообладателя, так и у потенциальных инвесторов.

Здесь, конечно, важно понимать ваши бизнес-цели: возможно, вы в принципе не планируете предоставлять лицензии на свое решение.

К минусам патентного режима следует отнести его дороговизну. Правообладателям необходимо платить государственные пошлины, во-первых, за выдачу патента, во-вторых, за поддержание его в силе: при неуплате такой пошлины патент досрочно прекращает свое действие (ст. 1399 ГК РФ). Кроме того, для грамотного составления заявки, как правило, требуется привлечение патентного поверенного. Процедура предоставления правовой охраны по патентной системе занимает определенное время. Роспатент рассматривает заявки на изобретения в среднем 14—18 месяцев, по промышленным образцам и полезным моделям — 8—10 месяцев.

Установление патентной охраны целесообразно, если вы готовы к участию в судебных разбирательствах. С подачей патентной заявки решение становится известно неограниченному кругу лиц. Если речь идет о коммерчески привлекательной разработке, существует значительный риск ее использования без разрешения правообладателя. Другие субъекты получают возможность вести разработки «вокруг» охраняемого патентом объекта, создавать на его основе собственные технические решения. Но этих проблем можно избежать (или как минимум снизить риски) при грамотной патентной политике, например, включающей получение серии патентов на схожие решения.

На практике широкое распространение (например на IT-рынке) получил смешанный тип правовой охраны. Патентами защищается основная разработка. Отдельные детали (аспекты) решения, механизма его реализации не раскрываются в патентной заявке и сохраняются в тайне. На них устанавливается режим ноу-хау. В таком случае правообладатель получает все преимущества от патентной охраны, но потенциальные нарушители не могут эффективно использовать его разработку. Как минимум им придется потратить средства и время на поиск своих технологических сведений и решений.

Ноу-хау не регистрируется. Для возникновения исключительного права правообладатель должен обеспечить конфиденциальность соответствующих сведений. У третьих лиц не должно быть свободного доступа на законном основании к таким сведениям. На практике это, как правило, предполагает введение режима коммерческой тайны. Однако это не обязательно. Как отметил Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 10.04.2018 № С01-157/2018 по делу № А40-74581/2017, сведения признаются ноу-хау при условии их конфиденциальности. При этом вводить режим коммерческой тайны законодательство не требует. В спорном случае лицензионный договор предусматривал положения о конфиденциальном характере сведений, составляющих его предмет. Доказательства свободного доступа к ним третьих лиц отсутствовали. При таких обстоятельствах предмет лицензионного договора признан соответствующим ГК РФ.