1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 166

Как патентообладателю получить компенсацию за нарушение его исключительного права?

Нам стало известно, что другая компания использует без нашего согласия наше изобретение. За последний год ей удалось получить достаточно существенную прибыль. Вопрос первый: можем ли мы взыскать с нее эту прибыль в качестве убытков? Проблема в том, что сами мы до сих пор не приступили к использованию нашего изобретения, хотя собираемся. Вопрос второй: не будет ли проще взыскать компенсацию в твердой сумме? Мы, естественно, рассчитываем в данном случае на максимальную компенсацию в 5 млн руб. Нужно ли ее как-то обосновать?

Статья 15 ГК РФ предоставляет правообладателям две опции, связанные с возмещением имущественных потерь от нарушения исключительного права. Во-первых, это взыскание упущенной выгоды, а во-вторых, взыскание доходов, полученных нарушителем.

В настоящее время у судов отсутствует четкое понимание природы последнего института. Они нередко смешивают его с упущенной выгодой в виде не полученных нарушителем доходов и, как следствие, требуют от истца-правообладателя доказать возможность получения им соответствующих доходов. Если правообладателю удается доказать, что выход на рынок нарушителя мог привести к уменьшению спроса на его продукцию, проблем с взысканием полученных нарушителем доходов не возникает. Но для этого нужно, чтобы сам истец использовал свое изобретение.

Так, например, в одном деле суд удовлетворил требования патентообладателя — ЗАО «ИОМЗ» к ООО «Каури» о взыскании 8,4 млн руб. убытков. Основой для расчета размера упущенной выгоды послужили данные об объемах полученной ООО «Каури» продукции, произведенной с использованием составов, охраняемых патентами истца, в мае 2007 г., августе и октябре 2008 г., ноябре 2009 г. и феврале 2010 г., подтвержденные имеющимися в материалах дела накладными. Как отметил суд, ЗАО «ИОМЗ» является единственным поставщиком стали в соответствии со своими патентами. Следовательно, реализованный ответчиком объем продукции, изготовленной по патентам истца, при наличии спроса на рынке продажи стали уменьшил, соответственно, объемы заказов на аналогичную продукцию ЗАО «ИОМЗ». Примечательно при этом, что суд, с одной стороны, указал, что подобный порядок определения убытков соответствует понятию упущенной выгоды как неполученных доходов, которые истец мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, а с другой — отметил необходимость учета положения, установленного в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, в случае, когда лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы (постановление СИП РФ от 21.11.2017 № С01-755/2015 по делу № А71-5961/2010).

Еще более показательным является Определение ВС РФ от 23.01.2018 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016. Истец и ответчик участвовали в конкурсе на поставку инновационных продуктов. Конкурс выиграл ответчик, заключивший и исполнивший контракт на 3,5 млн руб. Истец-патентообладатель обратился в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды в сумме доходов, полученных истцом. Апелляция и первая кассация признали требование подлежащим удовлетворению в полном объеме. ВС РФ отменил акты судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Он отметил, что для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. В частности, истцу следовало доказать наличие реальных условий для извлечения дохода: соответствующие приготовления, достижение договоренностей с контрагентами и пр. При этом ВС РФ не смутило, что истец требовал рассчитать убытки по абз. 2 ст. 15 ГК РФ и взыскать с нарушителя полученный доход, в то время как суд перечислил обстоятельства, подлежащие учету при взыскании традиционной упущенной выгоды.

Представляется, что при расчете убытков в размере доходов нарушителя суды не должны оценивать наличие у правообладателя реальной возможности извлечь подобную выгоду. Правообладатель мог, в принципе, не использовать свое изобретение. Здесь за основу при расчете убытков должна браться цена, по которой поставил продукцию нарушитель. Важно также понимать, что доходы нарушителя, на взыскание которых может рассчитывать правообладатель, должны находиться в прямой связи с нарушением. Например, если в продукте использованы несколько разработок и только одна из них охватывается патентом истца, правообладатель не может рассчитывать на получение всего дохода от реализации данных товаров. Необходимо выделить ту его часть, которая приходится именно на использование спорного изобретения, что на практике может быть непросто.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ патентообладатель вправе потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб. Сумму иска устанавливает истец, но суд может удовлетворить требование лишь в части, исходя из характера нарушения. Чтобы получить минимальную компенсацию, истцу достаточно доказать лишь факт нарушения. Обосновывать убытки не требуется. Однако если патентообладатель рассчитывает на значительную компенсацию, он должен представить суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени.

На практике, как правило, нелегко понять, чем руководствуются суды при установлении конкретного размера компенсации. В большинстве случаев суды просто воспроизводят положение п. 43.3 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», констатируя, что решение принято «исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». Какого-либо анализа фактических обстоятельств дела ими не приводится. В судебных актах отсутствуют ссылки на представленные истцом расчеты имущественных потерь (либо прибыли нарушителя). В целом можно заключить, что при применении данного способа расчета компенсации решения носят весьма субъективный (а в некоторых случаях и произвольный) характер.

Сравним два дела, которые по фабуле весьма схожи между собой.

В первом деле ООО «Лайн» обратилось с иском к ООО «Система знаний. Москва» и ООО «Система знаний» о защите исключительных прав на промышленный образец «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета» солидарно в размере 1 млн руб. Суды установили, что ответчики предлагали к продаже и продавали стационарный лингафонный кабинет Cortex LinguaMatic Pro Multimedia, в конструкции которого использован промышленный образец истца. Объемы продаж, равно как и иные фактические обстоятельства, суд не анализировал. Со ссылкой на п. 43.3 постановления от 26.03.2009 № 5/29 он признал требование истца подлежащим удовлетворению. Апелляция и кассация поддержали данное решение (постановление СИП РФ от 26.03.2018 № С01-91/2018 по делу № А40-228523/2016).

В другом деле ИП Перов обратился с иском к ЗАО «ЭНЕРПРОМ» о нарушении его исключительного права на промышленный образец — станок для изготовления канатных строп. Истец требовал взыскать с нарушителя компенсацию в размере 4 млн руб. Суд установил, что ответчик производит, предлагает к продаже и продает «Установку для заплетки стропов УРЗС-8,3-50», устройство и внешний вид которой имеют полное визуальное сходство и все существенные признаки запатентованного объекта.

Суды трех инстанций требование о взыскании компенсации удовлетворили лишь частично — в размере 500 000 руб. Пояснений относительно того, почему они не взыскали полную сумму, суды не дали. Хотя обратили внимание, что в претензии истец утверждал, что ответчиком за реализацию установки, в которой был воплощен запатентованный объект, было получено не менее 1 млн руб. Ответчик данный факт не опроверг (постановление СИП РФ от 26.02.2018 № С01-1122/2017 по делу № А19-5791/2016).

Следует признать, что в настоящее время единообразного подхода к расчету компенсации в твердой сумме выработано не было. Большинство судов субъектов склонны все же к тому, чтобы снижать размер компенсации.

Существенная компенсация (в том числе максимальная) может быть взыскана, по сути, только в одном случае, когда в деле есть косвенные доказательства (показания сотрудников, фото со склада, данные с сайта, отдельные заключенные нарушителем договоры и т.п.) того, что ответчик производил дорогостоящую контрафактную продукцию в существенном объеме (см., например, решение АС Омской области от 10.10.2018 по делу № А46-7204/2018).