1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать

Физическое лицо, привлеченное к участию в разработке инновационного продукта, но не являющееся работником компании, получает патент наряду с работодателем

Я являюсь генеральным директором компании, которая занимается определенными инновационными разработками. Не буду вдаваться в подробности относительно специфики бизнеса. Отмечу лишь, что сотрудники нашей компании во главе со мной создали две технологии, которые представляют коммерческий интерес. У нас возникла идея запатентовать данные решения на имя компании. А позже выяснилось, что патенты на технологии уже получил И., который в течение определенного времени работал на нас. Он участвовал с нами в разработке, но в трудовых отношениях с компанией не состоял. В патенте И. указан в качестве единственного автора и правообладателя. Можем ли мы оспорить его патент и зарегистрировать права за нашей компанией? Могу ли я как генеральный директор быть указан в числе авторов данных разработок и получить патент на себя?

Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Таким образом, все физические лица, которые участвовали в разработке патентоохраняемых объектов, вне зависимости от характера их правоотношений с компанией должны признаваться авторами. Важно при этом отметить, что такое участие должно носить личный, творческий характер. Не признаются авторами лица, оказавшие только консультационное, организационное или материальное содействие.

Таким образом, директор может быть автором наряду с работниками и И., если он участвовал в творческой деятельности, а не только организовывал, координировал работу коллектива.

В соответствии с п. 1 ст. 1354 ГК РФ патент удостоверяет как исключительные права, так и право авторства на изобретение. Неуказание в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющимся таковым в соответствии с ГК РФ, — основание для признания патента недействительным (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Таким образом, патенты, в которых указан лишь один из авторов, участвовавших в разработке, в любом случае могут быть оспорены. Более сложный вопрос, кто в описанной ситуации обладает правом на получение патента и, как следствие, исключительными правами.

Для того чтобы патент был выдан на имя компании, необходимо, чтобы изобретения были признаны служебными. Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ к служебным относятся изобретения, созданные работниками в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Как неоднократно отмечалось Судом по интеллектуальным правам, для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в трудовом договоре содержалось указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов. Суды обычно учитывают следующие показатели:

  • соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создано изобретение;

  • пределы трудовых обязанностей работника;

  • место выполнения работ;

  • оборудование и средства, использованные при разработке;

  • контроль работодателя за работой по созданию изобретения.

Основываясь на предоставленной информации, можно предположить, что большинство критериев говорят в пользу служебного характера изобретения: работодатель инициировал разработку патентоохраняемых объектов; сфера, в которой могут применяться спорные технические решения, соответствует специфике деятельности компании.

Между тем компании все равно придется доказывать одно из двух обстоятельств: 1) что реализация трудовой функции работника могла закономерно привести к созданию патентоохраняемого объекта; 2) что работодатель дал работникам соответствующее задание. Последнее может быть доказано в том числе посредством предоставления письменных доказательств, свидетельских показаний, прежде всего, самих работников общества (решение СИП РФ от 03.11.2016 по делу № СИП-818/2014). При доказанности указанных обстоятельств суд сделает вывод, что от авторов-работников право на получение патента перешло к компании-работодателю.

Описанная ситуация осложнена несколькими обстоятельствами. Во-первых, участием генерального директора в создании патентоохраняемых решений, если он действительно внес свой творческий вклад в создание объекта.

В трудовых договорах с генеральными директорами, как правило, прописаны лишь их административно-управленческие полномочия. В таком случае суд не сможет сделать вывод, что изобретения были выполнены в связи с трудовой функцией.

Судебной практике известны случаи, когда разработка признавалась личным изобретением генерального директора, несмотря на то, что она в целом соответствовала профилю деятельности компании. Суд в таком случае констатировал, что в должностные обязанности директора не входило проведение исследовательских работ. При этом данные дела характеризовались рядом особенностей: директор не привлекал к созданию изобретения иных работников общества, задания на создание изобретений в обществе не выдавались (решение СИП РФ от 21.07.2016 по делу № СИП-184/2016).

В описанной же ситуации директор участвовал наряду с другими работниками в организованной разработке новых технических решений. В таком случае необходимо исходить из следующего. Директор сам является представителем работодателя, уполномоченным давать задания на разработку новых технических решений. В таком случае можно сделать допущение, что он действовал в соответствии с заданием (решение СИП РФ от 25.01.2016 г. по делу № СИП-460/2015).

Таким образом, в рассматриваемом случае есть вероятность того, что суд все-таки признает директора соавтором служебного патентоохраняемого объекта.

Что же касается гражданина И., то в отношении него изобретения, вероятно, будут признаны личными. СИП РФ при рассмотрении таких дел исходит из того, что если изобретение является служебным только в отношении отдельных соавторов, то иной соавтор, не состоящий в трудовых правоотношениях, вправе использовать этот результат по своему усмотрению. Он должен быть указан патентообладателем наряду с работодателем (постановления Президиума СИП РФ от 23.01.2017 по делу № СИП-818/2014, от 16.07.2014 г. по делу № СИП-222/2013).

Скорее всего, суд обяжет Роспатент выдать новый патент, указав в качестве правообладателей компанию и гражданина И.

С теоретической точки зрения подобное решение нельзя признать оправданным. Преимущество соавтора, не состоящего в трудовых отношениях, перед иными авторами недопустимо с позиции принципа равноправия авторов. Творческий вклад такого автора по сравнению с работниками компании может быть крайне незначительным. Суду можно предложить следующую логику. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе. Компания фактически допустила И. к осуществлению трудовой функции своих работников. В таком случае статус гражданина И. для целей установления правового режима созданных изобретений должен быть приравнен к статусу работника, а компания указана в качестве единственного правообладателя служебного объекта. Правда, на практике шансов, что суд согласится с такой позицией, немного.

Сумма:
%