Критерий известности в спорах о нарушении исключительных прав на товарные знаки: проблемы и перспективы

| статьи | печать

Товарный знак является одним из основных средств индивидуализации товаров и услуг. Это связующее звено между конкретным обозначением, используемым в отношении определенных товаров, работ или услуг, и правообладателем такого обозначения путем формирования у потребителей соответствующих ассоциаций. Приобретение ими определенного уровня известности и репутации требует расширенной, по сравнению с иными товарными знаками, правовой охраны. Для таких обозначений законодательством предусмотрен особый правовой режим — режим общеизвестных товарных знаков. В данной статье анализируются особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков в разрезе анализа правоприменительной практики.

Развитие рыночной экономики непосредственным образом повлияло на возникновение потребности в использовании хозяйствующими субъектами различных средств индивидуализации в целях обеспечения их узнаваемости и узнаваемости производимой ими продукции в глазах потребителей.

Анализ статистических данных Роспатента свидетельствует о возрастающем из года в год интересе предпринимателей в приобретении исключительного права на то или иное обозначение путем его регистрации в качестве товарного знака1.

Такую заинтересованность можно объяснить тем, что товарный знак позволяет донести до потребителя определенную информацию о качестве, свойствах и особых характеристиках того или иного товара. В свою очередь, это может влиять на наличие или отсутствие лояльности потребителей к тому или иному бренду.

Что такое общеизвестный товарный знак

Под общеизвестным товарным знаком, с учетом положения, закрепленного в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, следует понимать обозначение (охраняемое либо используемое, но не охраняемое в качестве товарного знака на территории Российской Федерации), которое в результате интенсивного использования стало на определенную дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров, для которых такое обозначение используется.

Существует регламентированная процедура признания используемого обозначения общеизвестным товарным знаком. Однако ее реализация в настоящий момент сопряжена с рядом трудностей, которые делают данный процесс весьма ресурсозатратным с точки зрения вкладываемых сил, финансовых средств и времени.

Тем не менее приобретение товарным знаком статуса общеизвестного востребовано на рынке.

Чем же обусловлено такое сильное желание ряда правообладателей добиться признания принадлежащего им товарного знака общеизвестным, что они готовы тратить невероятное количество временных и финансовых ресурсов на достижение указанного результата?

Об очевидных преимуществах общеизвестных товарных знаков и о недостатках

На наш взгляд, основные преимущества режима общеизвестности находятся в сфере осуществления предпринимательской деятельности, а не в правовой плоскости.

Обладание общеизвестным товарным знаком — это серьезный вклад в укрепление репутации хозяйствующего субъекта, повышение его конкурентоспособности (маркетинговый аспект). Кроме того, признание товарного знака общеизвестным увеличивает его рыночную стоимость как нематериального актива компании, а следовательно, позволяет увеличить капитализацию фирмы (стоимостной аспект).

Помимо прочего, общеизвестные товарные знаки обладают определенными преимуществами и с правовой точки зрения (юридический аспект):

  • общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана как товарному знаку, что означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак, то есть возможность использовать его любым законным способом, а также запрещать такое использование другим лицам;

  • правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно, то есть у правообладателя такого товарного знака отсутствует необходимость продлевать срок действия исключительного права каждые 10 лет (абз. 3 п. 2 ст. 1508 ГК РФ);

  • для целей защиты исключительного права на общеизвестный товарный знак не учитывается критерий однородности товаров при условии, что использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

Однако, несмотря на законодательное закрепление некоторых особенностей правовой охраны общеизвестных товарных знаков, анализ правоприменительной практики не позволяет с достаточной очевидностью говорить о реальных преимуществах режима общеизвестности в случае возникновения потребности защиты исключительного права на тот или иной товарный знак. Почему же так происходит?

В результате проведенного авторами исследования было выявлено несколько проблем, объясняющих данное обстоятельство.

Рассмотрим их подробнее.

Отсутствие надлежащего учета судами критерия известности при рассмотрении вопроса о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

Компенсация является одним из наиболее востребованных способов защиты исключительных прав и в том числе может применяться в случае нарушения исключительного права на товарный знак, что прямо предусмотрено п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Одним из способов расчета размера компенсации является ее определение в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб. Законодательно не урегулирован вопрос, каким именно образом следует рассчитывать размер компенсации в данном случае. В ГК РФ содержится лишь указание на то, что размер определяется на усмотрение суда исходя из характера нарушения.

В постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума № 10) даются разъяснения, согласно которым при определении размера компенсации в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб. суд должен учитывать целую совокупность факторов, среди которых в том числе известность объекта нарушенных прав (абз. 4 п. 62 Постановлением Пленума № 10).

Отсюда следует вывод, что критерий известности в совокупности с иными обстоятельствами, подлежащими учету, должен влиять на размер компенсации, рассчитываемой способом, предусмотренным подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Вместе с тем на практике судами зачастую не делается никаких различий между товарным знаком и общеизвестным товарным знаком в обоснование присужденной суммы компенсации. В решениях судов подчас отсутствует анализ влияния особого статуса товарного знака на характер допущенного нарушения.

Так, например, в Арбитражном суде г. Москвы рассматривалось дело о защите исключительных прав на серию из четырех товарных знаков «МИРАМИСТИН», один из которых является общеизвестным (рег. № 211). Истец, обосновывая размер компенсации в размере 2,5 млн руб., в том числе указывал на высокую степень известности и высокую капитализацию товарных знаков с учетом признания данного обозначения общеизвестным.

Однако суд при принятии решения не дал никакой оценки указанным доводам истца и снизил размер компенсации до 400 тыс. руб. В обоснование размера компенсации суд сослался только на отсутствие факта причинения существенного вреда истцу действиями ответчика, отсутствие в материалах дела сведений об объемах реализации товаров, неправомерно маркированных сходными до степени смешения с товарными знаками обозначениями.

Таким образом, суд не дал оценку факту широкой известности обозначения, права на который были нарушены, и не осуществил никакого разделения между общеизвестным товарным знаком и иными товарными знаками, определив равную сумму компенсации за каждый. Следует отметить, что апелляционной суд согласился с указанным решением, в том числе в части определения размера компенсации (решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.2021 по делу № А40-244579/2020).

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2021 по делу № А40-160911/2020 также не следует, что при определении размера компенсации в размере 250 тыс. руб. (вместо заявленных 450 тыс. руб.) суд учел тот факт, что среди объектов нарушенных прав имелся общеизвестный товарный знак «Калашников» (рег. № 178).

При этом следует отметить, что в обоснование снижения размера компенсации за допущенное нарушение суды периодически ссылаются на отсутствие у товарного знака, права на который были нарушены, статуса общеизвестного (решение Арбитражного суда Ставропольского края от 15.02.2021 по делу № А63-7308/2020).

Критерий известности товарного знака vs cнижение компенсации

Следует отметить, что в последнее время наблюдается тенденция существенного снижения судами взыскиваемого размера компенсации, которая в том числе связана с правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации, выраженными в постановлениях № 28-П от 13.12.2016 и № 40-П от 24.07.2020.

В этой связи отсутствие единообразия в использовании выработанной и закрепленной в том числе в Постановлении Пленума № 10 методологии определения размера компенсации при выборе способа расчета компенсации от 10 тыс. до 5 млн руб. приобретает особое значение. При этом складывается впечатление, что критерий известности учитывается только тогда, когда это уместно для обоснования снижения размера компенсации, но никак не в случае обоснования соразмерности заявленной суммы характеру допущенного третьим лицом нарушения исключительного права на товарный знак.

Нельзя сказать, что практика, при которой критерий известности товарного знака учитывается при определении размера компенсации, отсутствует вовсе.

Так, например, в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А60-45399/2020 по иску о защите исключительного права на общеизвестный товарный знак «ПЕСНЯРЫ» (рег. № 92) суд при определении размера компенсации учел широкую известность обозначения, неправомерно использованного ответчиком. Тем не менее таких примеров в практике немного.

На наш взгляд, существует потребность в приведении судебной практики к единообразию применения методологии определения размера компенсации, изложенного в п. 62 Постановления Пленума № 10, при котором бы учитывались все имеющиеся в конкретном деле обстоятельства, имеющие значение для определения справедливой и разумной компенсации при ее расчете способом, предусмотренным подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. При этом простого указания на то, что суд учитывает характер допущенного нарушения, не должно быть достаточно для обоснования суммы компенсации, присужденной судом. Решение должно содержать информацию о том, что именно суд в каждом конкретном случае вкладывает в понятие «характер нарушения».

Важно помнить о том, что компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак является мерой ответственности и не может служить средством обогащения правообладателя. А потому сам факт широкой известности того или иного обозначения не должен являться безусловным основанием взыскания более высокой суммы компенсации (в пределах, заявленных истцом). Вместе с тем и практика, при которой критерий известности полностью игнорируется, тоже не является обоснованной. А потому критерий известности следует надлежащим образом учитывать при определении размера компенсации за нарушенное исключительное право на товарный знак.

Отсутствие единообразия в применении положений п. 3 ст. 1508 ГК РФ, позволяющих игнорировать критерий однородности товаров при защите исключительного права на общеизвестный товарный знак

Напомним, что одна из основных особенностей правового режима общеизвестного товарного знака заключается в возможности осуществлять защиту исключительного права на такой товарный знак, в том числе в отношении неоднородных товаров и услуг, при соблюдении следующего условия. Необходимо, чтобы использование другим лицом тождественного или сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком обозначения в отношении неоднородных товаров и/или услуг ассоциировалось у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и могло ущемить законные интересы такого обладателя.

Однако данная особенность общеизвестных товарных знаков используется судами неоднозначно, в зависимости от категории дела.

Так, например в рамках рассмотрения доменных споров судебной практикой в развитие положения, закрепленного в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, был выработан определенный подход. В соответствии с ним нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Хотя, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (Справка СИП по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением Президиума СИП от 28.03.2014, п. 158 Постановления Пленума № 10).

Наличие подобного рода разъяснений позволяет избежать ошибок в правоприменительной практике с учетом особенностей охраны и защиты общеизвестных товарных знаков, а также вырабатывает единый подход в рассмотрении данных споров.

С учетом существования данного разъяснения, на сегодня­шний день практика в части разрешения доменных споров является достаточно единообразной (постановления СИП от 16.07.2021 по делу № А40-70060/2020, Одиннадцатого арбит­ражного апелляционного суда от 18.08.2021 по делу № А55-23131/2018, СИП от 12.07.2021 по делу № А41-95910/2019).

Рассмотрение дел в порядке ст. 14.10 КоАП РФ

К сожалению, нельзя сказать то же самое, если обратиться к рассмотрению дел в порядке ст. 14.10 КоАП РФ. Так, например, в деле № А40-48180/2019 суд признал факт нарушения при использовании на люстрах обозначений, являющихся общеизвестными товарными знаками № 135 и № 136 (CHANEL), зарегистрированными в отношении товаров 03 (косметика, парфюм), 18 (женские сумки) и 25 (одежда) классов МКТУ. При этом суд, ссылаясь на положение п. 3 ст. 1508 ГК РФ, указал, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется не только на указанные в свидетельствах классы товаров и услуг МКТУ, но и на иные классы товаров (в том числе 11 класс МКТУ — приборы осветительные), если на таких товарах нанесены обозначения, сходные до степени смешения/идентичные товарным знакам компании, и использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого правообладателя. С учетом данного обстоятельства судом было принято решение о привлечении лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам, рассматривая похожую ситуацию, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми был подтвержден факт нарушения, а нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, указав следующее:

«Действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров не включены законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может толковаться расширительно. Исходя из этого, не может быть признан обоснованным вывод судов о том, что на данную ситуацию распространяется действие пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, который применяется к правоотношениям, носящим гражданско-правовой характер (например, в случае взыскания компенсации на нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак)».

Вместе с тем, на наш взгляд, содержащееся в п. 3 ст. 1508 ГК РФ положение должно восприниматься судами как неотъемлемая характеристика правового статуса общеизвестного товарного знака.

Несмотря на то что в данном случае имеет место административный характер правоотношений, понятия «товарный знак», «однородные товары и услуги» относятся к категориям, регламентированным нормами гражданского права. Понятие «товарный знак» для целей применения положений ст. 14.10 КоАП РФ также используется в его гражданско-правовом понимании.

Исходя из такой логики, применение положений ст. 14.10 КоАП РФ, в случае незаконного использования общеизвестного товарного знака, должно осуществляться с учетом всех имеющихся особенностей его правового режима, а не восприниматься как расширительное толкование, неприемлемое в контексте административных правонарушений.

Выводы

В настоящее время отсутствует устоявшаяся, унифицированная практика использования критерия известности в делах, связанных с защитой исключительного права на товарный знак. Также отсутствует и понимание пределов правовой охраны общеизвестных товарных знаков в случае игнорирования критерия однородности при установлении наличия или отсутствия факта нарушения.

Помимо прочего, отсутствует, например, однозначное толкование содержащегося в п. 3 ст. 1508 ГК РФ условия, которое бы использовалось на практике и разграничивало ситуации, когда, несмотря на отсутствие однородности, следует признать исключительное право на общеизвестный товарный знак нарушенным, а когда оснований для принятия такого решения не имеется.

Не исключено, что подготовка разъяснений по указанным вопросам на уровне правоприменительной практики (например, в виде Рекомендаций2, Справки Суда по интеллектуальным правам, Обзора практики3) могла бы задать общий вектор направления при разрешении таких вопросов в будущем.

Однако любые разъяснения могут быть жизнеспособными только в том случае, когда являются соответствующим откликом на запросы, возникающие в контексте реальных споров. Формирование адекватной судебной практики — общая задача всего юридического сообщества.


1 Более подробно см.: Годовой отчет Роспатента 2020. С. 69. Таблица 1.1. // https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2020-ru.pdf [Электронный ресурс]. Дата обращения: 15.10.2021.

2 См., например, Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам установления однородности товаров и услуг (более подробно см.: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/recommendations-of-the-scientific-advisory-council-at-the-in....

3 Обзор ключевых позиций Президиума Суда по интеллектуальным правам № 1 (более подробно см.: http://ipcmagazine.ru/re-views/review-of-key-positions-of-the-presidium-of-the-intellectual-property....

День
Неделя
Месяц