1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 2176

Исключительные права могут разрешить дробить на доли. Это позволит продавать их по той же схеме, как при отчуждении долей в обществах

В Гражданский кодекс РФ предлагается внести поправки о долевом владении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В них указано, что правообладатель сможет самостоятельно распорядиться долей в исключительном праве, то есть согласие других правообладателей на продажу не потребуется. При этом остальные правообладатели получат преимущественное право приобретения доли в случае ее отчуждения или обращения взыскания. Ограничения на распоряжение долей в исключительном праве будут предусмотрены для передачи в залог, внесения в уставный капитал юридического лица, а также внесения в качестве вклада в простое товарищество.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект с поправками о включении в ГК РФ положений о долях в исключительном праве. Это законопроект «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — законопроект). Он размещен на regulation.gov.ru 23.05.2019 под ID 04/13/05-19/00091576, разработчик — Минобрнауки России. Планируется, что поправки вступят в силу уже с 2020 г.

Законопроект ориентирован на усиление защиты прав соправообладателей путем предоставления им преимущественного права на приобретение долей в исключительном праве в случае их отчуждения, а также на обеспечение стабильности оборота объектов интеллектуальной собственности за счет внесения сведений о долях в государственный реестр.

Зачем нужны поправки?

Долгое время существовала неопределенность в правовом регулировании относительно того, возможно ли образование долей в исключительном праве и свободное распоряжение ими. Это ущемляло интересы не только правообладателей, но и третьих лиц, желающих участвовать в развитии технологии в обмен на предоставление им доли в исключительном праве на созданные или модернизированные объекты.

В нынешней редакции ГК РФ указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК РФ). О долевом владении ничего не сказано. Из этого следует, что если у одного объекта интеллектуальной собственности несколько правообладателей, то они вправе использовать его и распоряжаться им только в режиме совместной собственности.

Такую позицию занял и Верховный суд РФ. Сначала он пришел к выводу, что положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться, поскольку данные отношения регулируются специальными нормами четвертой части ГК РФ. А значит, Роспатент вправе был отказать в регистрации отчуждения 50% доли исключительного права на товарный знак. Суд отметил, что российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака (см. Определение СКЭС ВС РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016). Позже эта позиция вошла в Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2018.

Затем Верховный суд РФ однозначно заявил: возможность выделять доли из исключительного права в ГК РФ не предусмотрена.

Цитируем документ

Исходя из положений п. 2 ст. 1229 ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству. Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей.

Пункт 35 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Разработчики законопроекта посчитали, что сложившаяся ситуация несправедлива, и предложили разрешить дробление исключительного права на доли. Так, в проекте указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать нескольким лицам с определением или без определения долей. Доли в исключительном праве могут быть определены в порядке, установленном законом (в частности, при наследовании), на основании сделки (в частности, соглашения правообладателей), а в случае спора — судом. Доли будут считаться равными, если иное не следует из закона и условий сделки.

Распоряжение долей в исключительном праве

В законопроекте предлагается разрешить распоряжение долями в исключительном праве. Лицо, обладающее долей в исключительном праве, сможет по своему усмотрению распоряжаться принадлежащей ему долей или даже частью доли в исключительном праве (если возможность ее образования вытекает из закона или соглашения между правообладателями). Переход доли (части доли) в исключительном праве к иным правообладателям или третьим лицам может осуществляться на основании договора отчуждения или ином законном основании.

Принцип будет такой: каждый правообладатель вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащей ему долей в праве, а остальные правообладатели имеют преимущественное право приобретения такой доли. То есть схема распоряжения долями в исключительном праве будет аналогична той, которая сейчас действует применительно к долевой собственности на имущество и доле в уставном капитале юридического лица.

Если правообладатель соберется продать долю в исключительном праве третьему лицу или осуществить отчуждение иным способом, он должен будет предложить приобрести ее сначала другим правообладателям пропорционально размерам их долей по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях. Остальные правообладатели будут иметь преимущественное право приобретения данной доли.

Уведомление о намерении осуществить отчуждение своей доли в исключительном праве третьему лицу должно быть направлено другим правообладателям в письменной форме с указанием цены и иных условий, на которых она отчуждается. Правообладатель сможет осуществить отчуждение доли в исключительном праве третьему лицу, если остальные правообладатели не воспользуются своим преимущественным правом в течение двух месяцев со дня доставки извещения или если в более ранние сроки заявят в письменной форме об отказе от реализации преимущественного права.

При отчуждении доли в исключительном праве с нарушением преимущественного права любой правообладатель сможет в течение трех месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении своего преимущественного права, потребовать в суде перевода на него прав и обязанностей приобретателя.

В законопроекте содержатся ограничения на распоряжение долей в исключительном праве при передаче в залог, внесении в уставный капитал юридического лица, внесении в качестве вклада в простое товарищество. В этих случаях распоряжение долей в исключительном праве будет возможно только с согласия остальных правообладателей.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство будут распределяться:

  • между всеми правообладателями в равных долях (в случае, когда доли в исключительном праве не определены) или

  • соразмерно принадлежащим им долям в исключительном праве (в случае, когда доли в исключительном праве определены).

Соглашением между правообладателями может быть предусмотрено иное.

Обращение взыскания на долю

Кредиторы смогут потребовать от должника-правообладателя отчуждения своей доли остальным правообладателям по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных денег в погашение долга. В случае отказа остальных правообладателей от приобретения доли кредитор будет вправе в судебном порядке требовать обращения взыскания на долю в исключительном праве должника путем отчуждения этой доли с публичных торгов. Исключение — когда ГК РФ не допускает обращение взыскания на исключительное право.

Фиксация долей и их перехода в реестре

В законопроекте предусмотрено внесение сведений о долях в исключительном праве и их переходе в государственный реестр. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение доли (части доли) в исключительном праве, ее залог, переход такой доли (части доли) без договора тоже будут подлежать государственной регистрации.

Защита исключительных прав

Каждый из правообладателей по-прежнему сможет самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, а также необходимые меры по сохранению действия исключительного права. В частности, он будет вправе платить патентные пошлины, подавать ходатайства о восстановлении действия патента, заявления о продлении срока действия исключительного права.

В случае принятия таких мер лицо обязано незамедлительно уведомить об этом остальных правообладателей. При взыскании в полном объеме убытков или компенсации по требованию одного из правообладателей (без учета размера его доли) такой правообладатель должен будет распределить полученное среди остальных правообладателей соразмерно их долям в доходах (в случае, когда доли в исключительном праве не определены) или их долям в исключительном праве (в случае, когда доли в исключительном праве определены), если между правообладателями не согласовано иное.

В таком же порядке будут распределяться между правообладателями расходы, осуществляемые в общих интересах правообладателей (в частности, расходы по уплате патентных и иных пошлин).

Комментарий эксперта

Максим Лабзин, старший партнер Юридической фирмы INTELLECT

«ЭЖ-Юрист»: Зачем понадобилось вводить в ГК РФ доли в исключительном праве?

Максим Лабзин: Режим совместного (недолевого) обладания исключительным правом предполагает совместное и единогласное решение его сообладателями всех вопросов распоряжения им: кому, на каких условиях и в каком объеме передать (предоставить). По общему правилу, если один из сообладателей против, то ни отчуждение исключительного права, ни лицензионный договор невозможны.

ГК РФ содержит, впрочем, возможность для сообладателей своим соглашением отменить правило о совместном распоряжении (абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ), но тем не менее предметом распоряжения останется общее исключительное право. В этой связи такое соглашение, по сути, лишь отстраняет одного или нескольких сообладателей с их согласия от решения вопросов распоряжения правом, позволяет заключать сделки без их участия в этом, без их подписи на соответствующих договорах.

Таким образом, оборотоспособность исключительного права, принадлежащего нескольким лицам, достаточно сильно скована необходимостью всякий раз получать от каждого из них согласие на сделку. Соглашения об отказе кого-то из них участвовать в этом, по понятным причинам, почти не встречаются.

Введение долей позволит каждому из их обладателей распоряжаться своей долей по своему усмотрению в качестве общего правила, не испытывая необходимости получать согласие на такую сделку от других сообладателей и делиться с ними полученным вознаграждением. Это создает новый объект гражданского оборота — долю в исключительном праве и в целом повышает оборотоспособность интеллектуальной собственности за счет увеличения количества вариантов распоряжения ею.

Наверняка законом будет предусмотрен (и это уже предполагается) ряд ограничений (например, преимущественное право приобретения доли другими обладателями долей в праве), но это совершенно не помешает распространению на практике сделок по продаже долей в исключительном праве подобно тому, как сегодня распространены сделки по продаже долей в ООО.

ЭЖЮ: Как тогда оформляются сейчас сделки, когда один из правообладателей хочет продать исключительное право третьему лицу?

М.Л.: Такие сделки сейчас редки, и они вне закона. Единственное, что можно сделать, — это договориться с другим сообладателем, после чего совместно с ним распорядиться общим правом таким образом, что состав его обладателей тем или иным образом поменяется. Законность такой сделки также под вопросом, но, представляется, она все-таки возможна и должна рассматриваться в качестве особого договора, прямо не предусмотренного в ГК РФ, но и не противоречащего началам и принципам частного права, существу складывающихся отношений. Без волеизъявления всех без исключения сообладателей такую сделку в настоящее время провести нельзя, если только ранее второй правообладатель соответствующим соглашением не самоустранился от решения таких вопросов.

ЭЖЮ: В законопроекте предусмотрено, что образование, использование и переход доли в исключительном праве на товарный знак одним из правообладателей не допускается, если это может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Что это могут быть за ситуации?

М.Л.: В российской системе правовых ценностей и подходов к регулированию отношений по поводу товарных знаков и прав на них все еще доминирует точка зрения, что субъектом этих отношений является потребитель, которого необходимо защищать от любого заблуждения в фигуре производителя и даже от его угрозы. По сути, потребителей предлагается защищать от действий и сделок хозяйствующих субъектов с товарными знаками.

Как представляется, эта точка зрения не придает должного значения, а то и вообще не замечает того факта, что международное, российское и зарубежное законодательство об охране товарных знаков в ряде своих норм порой явно игнорирует интересы потребителей не обманываться в фигуре производителя и в уровне качества товаров, а порой прямо дозволяет такое заблуждение использовать в коммерческих интересах производителей товаров. Например, лицензионный договор — это не что иное, как законное использование одним производителем ложного впечатления потребителей о том, что товар производится «тем же самым» изготовителем, хотя это и не так. Другой пример состоит в том, что закон позволяет самому правообладателю менять качество своих товаров или выпускать на рынок товары разного качества под одним и тем же своим товарным знаком. И таких примеров множество.

Поэтому когда законодатель использует общую фразу о недопустимости введения потребителей в заблуждение и о недопустимости тех или иных сделок, которые способны привести к такому заблуждению, то понять значение этих положений закона и тех случаев, которые имеются в виду, очень затруднительно. Не беремся сделать это и мы. Обсуждаемая фраза совершенно не ясна.

По всей видимости, законодатель именно потому не называет конкретные случаи недопустимого введения потребителей в заблуждение, поскольку сама попытка предложить их четкий перечень порождает противоречие с иными нормами закона, которые тот же самый интерес потребителей явно игнорируют.

Единственная, пожалуй, ситуация, которую можно предложить в качестве явного примера для применения подобных положений закона — это когда в результате сделок с правами становятся ложными те или иные информационные указания, содержащиеся в товарном знаке (о месте изготовления товара, о его правообладателе и другие информационные элементы, если таковые в нем есть).