Обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в комплексе исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с этим при квалифицировании договора как договора коммерческой концессии важно установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) передавались права по нему, зарегистрирован ли этот товарный знак за его правообладателем. Без установления этих фактов невозможно дать правовую оценку договору. К такому выводу пришла Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (Определение Верховного суда РФ от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014).
Суть дела
Франчайзинговая компания (далее — правообладатель) заключила с физическим лицом (далее — пользователь) договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность. По условиям договора правообладатель передал пользователю право использовать в своей предпринимательской деятельности результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат правообладателю, сведения, являющиеся ноу-хау, использование имиджа (brand name), объекты авторского права (на электронном носителе), файлы изображений для коммерческих знаков, секреты производства (ноу-хау), сведения и информацию производственного, технического, экономического, организационного и иного характера, которые могут использоваться им в коммерческой деятельности, в том числе охраняемые режимом коммерческой тайны конфиденциальные сведения, являющиеся ноу-хау правообладателя. Перечень объектов интеллектуальных прав, перечень секретов производства (ноу-хау), а также информации, на которые предоставляется право использования, более подробно были согласованы сторонами в договоре.
Кроме того, договором установлено, что пользователю от правообладателя передаются «Файлы изображений для печати коммерческих заказов» и Brand_Book — руководство по фирменному стилю, которое содержит изображение конкретного товарного знака. Brand_Book представляет собой правила и примеры использования фирменного стиля в отношении: использования фирменного знака/логотипа; цветовых решений и элементов дизайна; шрифтов; документации и визиток; фирменного бланка; фирменных наклеек; маркировки образцов печати; одежды и элементов интерьера; вывесок.
В дальнейшем правообладатель был преобразован в ООО, а пользователь уступил свои права и обязанности по договору юридическому лицу.
В связи с нарушением новым пользователем обязательств по оплате роялти и штрафа ООО обратилось в суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности по роялти, штрафа и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Судебное разбирательство
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Исследовав и оценив условия договора с учетом норм ст. 431 и 1027 ГК РФ1, суд пришел к выводу, что этот договор, несмотря на его форму и наименование «о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность», содержит комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), в совокупности подтверждающих его отнесение к договорам вида коммерческой концессии предусмотренных ст. 1027 ГК РФ.
Согласно требованиям п. 2 ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.
Поскольку заключенный договор не был зарегистрирован, он считается ничтожным.
В силу ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом.
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, в связи с этим заявленные исковые требования незаконны, не подлежат удовлетворению.
Правообладатель не согласился с решением суда, по его мнению, заключенный сторонами договор не предусматривает передачу ответчику исключительных прав на использование товарного знака, фирменного наименования или коммерческого обозначения, а лишь регулирует предоставление пользователю коммерческой информации, сведений о способах осуществления профессиональной деятельности и использовании имиджа. Следовательно, этот договор является лицензионным и к нему не применяются положения п. 2 ст. 1028 ГК РФ о необходимости государственной регистрации.
Однако апелляционная инстанция поддержала доводы суда первой инстанции, указав на то, что исходя из норм ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии подлежат передаче права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права.
Кассационная инстанция также оставила решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений, а жалобу — без удовлетворения. В результате правообладатель обратился в ВС РФ.
Позиция Верховного суда РФ
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не согласилась с выводами судов и отменила их судебные акты, направив дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия указала на то, что, квалифицируя договор как договор коммерческой концессии, суды не учли следующее.
Согласно ч. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
По смыслу указанной нормы обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, суды не установили, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) были переданы права по договору, являлся ли истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого переданы пользователю по договору. Кроме того, ими не было установлено, права на какие иные объекты интеллектуальной собственности были переданы по спорному договору, а также какие иные услуги правообладатель оказывал пользователю. Поэтому данная судами правовая оценка договора как договора коммерческой концессии сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств.
Следовательно, выводы судов в части применения к договору последствий в виде ничтожности сделки без установления входящих в предмет доказывания по делу обстоятельств, влияющих на определение норм права и подлежащих применению при рассмотрении настоящего спора, не основаны на материалах дела.
Кроме того, Судебная коллегия указала на то, что суды признали договор ничтожным в целом в противоречие со ст. 180 ГК РФ, тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась.
