1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1654

Срок лицензионного договора ограничен сроком действия патента

Действие лицензионного договора не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на промышленный образец, а также на период, когда права лицензиара на промышленный образец прекратились.

Лицензионный договор, равно как и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).

Без регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности подтверждается патентом (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Не стоит забывать, что действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может досрочно прекращаться, например, при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента (ст. 1399 ГК РФ и ст. 30 Патентного закона).

Между тем стороны лицензионного договора не всегда обращают на это внимание. В результате возникают споры.

Как производить взаиморасчеты по незарегистрированным лицензионным договорам, недавно разъяснил Президиум ВАС РФ.

Общество (лицензиар) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к комбинату (лицензиату) о взыскании задолженности по договору о продаже исключительной лицензии на использование промышленного образца.

По условиям договора лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в виде текущих отчислений (роялти) исходя из объема продукции, произведенной с использованием промышленного образца.

Договор был заключен 1 марта 2005 г., но зарегистрирован в Рос-патенте только 20 сентября 2006 г. Кроме того, в период с октября 2006 г. по май 2007 г. действие патента на промышленный образец было досрочно прекращено из-за неуплаты патентной пошлины.

Стороны фактически исполняли условия лицензионного договора с апреля 2005 г. по май 2007 г.

Согласно расчетам сумма лицензионного вознаграждения по договору за весь период составила15 млн руб. Но лицензиат уплатил только 10 млн руб.

Данное обстоятельство и послужило основанием для обращения лицензиара в суд.

Суды всех инстанций удовлетворили его требования. Они исходили из того, что до государственной регистрации договора истец и ответчик фактически совершили действия, направленные на его исполнение. Истец передал ответчику исключительные права на промышленный образец, а ответчик с апреля 2005 г. фактически начал производство продукции и перечисление денежных средств в счет выплаты вознаграждения, предусмотренного договором. Эти факты подтверждаются отчетами о производстве лицензируемой продукции.

Также суды отклонили довод ответчика, что договор был прекращен с 21 октября 2006 г. в связи с досрочным прекращением действия патента истца на промышленный образец. Они указали, что с 21 октября 2006 г. по май 2007 г. ответчик использовал промышленный образец, что подтверждается отчетами о производстве лицензируемой продукции. Извещение к патенту на промышленный образец о досрочном прекращении его действия было опубликовано лишь 16 ноября 2007 г.

ВАС РФ с этим не согласился.

Он отметил: суды справедливо заметили, что, если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (которая считается моментом его заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения на основании п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ.

Однако истец получил права на промышленный образец на основании договора об уступке от 16.03.2005. Этот договор был зарегистрирован 14 июня 2005 г. То есть в период с апреля по 13 июня 2005 г. у истца отсутствовало право на промышленный образец и не было правовых оснований требовать от лицензиата выплаты лицензионного вознаграждения за указанный период.

Кроме того, действие договора не может распространяться на тот период, когда права лицензиара на промышленный образец прекратились.

Поскольку действие патента на промышленный образец было досрочно прекращено 21 октября 2006 г. из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе и восстановлено лишь 16 января 2008 г., действие договора не могло распространяться на период отсутствия у лицензиара прав на промышленный образец. Вследствие этого истец не имел права требовать выплаты лицензионного вознаграждения с 21 октября 2006 г. по май 2007 г.

Президиум ВАС РФ отменил решения судов и отказал лицензиару в удовлетворении иска.

Таким образом, стороны лицензионного договора могут приступить к его исполнению и до государственной регистрации договора, но не ранее возникновения прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец у лицензиара.

В период досрочного прекращения действия патента действие лицензионного договора также приостанавливается (постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 № 7552/10).