1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 136

Использовали чужой товарный знак в описании своего товара: что делать?

Мы в описании товаров, которые выпускаем под собственным брендом, используем одно слово. Как выяснилось, оно зарегистрировано в качестве товарного знака на компанию, реализующую аналогичные товары. Они направили нам претензию. Между тем мы не считаем, что нарушили их права. Мы использовали обозначение не в качестве бренда, а именно для описательных целей. Прав ли наш оппонент?

Высший арбитражный суд РФ сформулировал следующую правовую позицию: «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием товарного знака» (постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270).

Исключительное право на товарный знак распространяется лишь на сферу его использования зарегистрированного в качестве него обозначения в качестве средства индивидуализации, идентификатора, указывающего на источник происхождения товаров.

Не должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак добросовестное использование иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров (услуг).

В данном случае необходимо различать вымышленные товарные знаки (например, Kodak, Adidas) и товарные знаки, в качестве которых зарегистрировано обозначение, обладающее самостоятельным лексическим значением и используемое в речи для обозначения конкретных явлений действительности.

Первая разновидность не может использоваться в описательных целях. Такие обозначения не несут никакого реального смысла, а значит, всегда используются в качестве товарных знаков.

Вторая группа обозначений, напротив, может использоваться не в качестве товарного знака, а в своем основном лексическом значении, в том числе конкурентами правообладателя. При том что для целей регистрации в качестве товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг такие обозначения признаются фантазийными и не описательными.

В США сложилась доктрина добросовестного описательного использования товарного знака (fair descriptive use). Она получила закрепление на законодательном уровне.

Согласно параграфу 33 (b) (4) Закона Лэнхема использование иным лицом обозначения не в качестве товарного знака, в том числе термина или символа, который является дискриптивным и используется честно и добросовестно, с тем чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта, не считается нарушением исключительного права на товарный знак.

На основе данной доктрины в одном из дел суд признал описательным использование ответчиком фразы «The dentists’ choice for fighting cavities» при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак «Dentists’ choice», зарегистрированный в отношении зубных щеток (Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062—64 (S. D. N. Y. 1990)).

В другом деле ответчик использовал фразу «Seal it with a kiss» (дословно: «запечатай это поцелуем») как часть своей маркетинговой кампании: ответчик просил покупателей использовать предлагаемую помаду и поцеловать открытку, которую потом можно было отправить адресату. Конкурент предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак «Sealed with a kiss», зарегистрированный в отношении однородных товаров. Суд отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что используемое ответчиком обозначение носило описательный характер — фраза представляет своего рода инструкцию к действию (Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA Co. And Jean Philippe Fragrances, Ltd., 125 F. 3d 28, 2d Cir (1997)).

В российском праве полноценной доктрины добросовестного описательного использования не сложилось. Хотя в судебной практике есть решения, в которых суды придерживались сходной логики.

Так, суды трех инстанций отказали ИП П. в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца — фирма по доставке суши и роллов ООО «ЁбиДоёби» — запустила рекламную кампанию под заголовком «„ЁбиДоёби“ покупает. Оригами». При этом он призывал покупателей присылать ему фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП РФ, «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016).

Обладателем прав на товарный знак, включающий словесное обозначение «climate-control» («климат-контроль»), было заявлено требование о нарушении его исключительных прав на соответствующий товарный знак. Истец счел, что ответчики используют обозначение, сходное с его товарными знаками до степени смешения, на продаваемых им куртках, а также на страницах сайтов www.laplander.ru и www.pitershoper.ru в предложениях о продаже верхней одежды, в том числе курток. Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Согласно позиции правоприменителей ответчики не использовали товарные знаки истца в том виде, как они зарегистрированы, а использовали обозначение «climate-control» в качестве указания на особое свойство товара — климат-контроль (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2016 по делу № А56-78052/2014).

Для того чтобы сделать четкий вывод по поставленному вопросу, необходимо хотя бы видеть, о каком именно товарном знаке идет речь. Если в качестве него зарегистрировано слово, обладающее самостоятельным лексическим значением и вы действительно используете его в сугубо описательных целях, то высока вероятность того, что суды откажут в иске вашему конкуренту.

В любом случае стоит определить сущность спорного товарного знака. Если он является описательным: указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, — то вы можете подать в Роспатент возражения о признании его недействительным (подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, п. 2 ст. 1512, 1513 ГК РФ).

Можно привести следующие примеры описательных обозначений, в регистрации которых, вероятнее всего, будет отказано:

  • понятия, указывающие на качество или количество товара: «лучший», «хороший», «вкусный», «кило», «литр», «дешевый»;

  • понятия, информирующие о цели использования продукта: «похудей!» для товаров для похудания;

  • понятия, указывающие на ценность: «удачная покупка», «это выгодно!»;

  • понятия, указывающие на географическое происхождение товара: «испанская говядина», «швейцарский сыр» и др.

Примеры: суд признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение «живое молоко». Он констатировал, что обозначение «живое молоко» не является фантазийным по отношению к товару «молоко», а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2016 по делу № А56-78052/2014).

В другом решении Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение «вечернее». Как было отмечено судом, прилагательное «вечернее» указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом «Биокор» обозначения «вечернее» будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности как указание на время приема указанных препаратов (решение Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2016 по делу № СИП-632/2015).


1 The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79—489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22)).