1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 415

Можно ли использовать чужой товарный знак в сравнительной рекламе?

Мы решили провести масштабную маркетинговую кампанию в отношении наших товаров. Маркетологи разработали макет, в том числе сравнительной рекламы. Наши товары сравниваются по нескольким показателям с товарами иных производителей. Мы хотим прямо указать (назвать), о каких именно товарах идет речь. Возник вопрос: не обвинят ли нас потом в нарушении прав на товарные знаки конкурентов, ведь получается, что мы будем их использовать в своей рекламе?

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:

  • «не санкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;

  • тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;

  • вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Под незаконным использованием товарного знака могут пониматься различные действия: производство товаров с размещенным на них чужим товарным знаком, предложение к продаже, продажа таких товаров, их импорт на территорию Российской Федерации, использование чужого товарного знака в рекламе, в сети Интернет, в том числе в своем доменном имени.

В отношении исключительных прав на товарные знаки не установлено случаев свободного использования, перечня действий по использованию объекта, не представляющих собой нарушения исключительного права (подобных тем, что установлены в отношении исключительных прав на объекты авторских и смежных прав, патентоохраняемые объекты). В связи с чем может сложиться впечатление, что у исключительных прав на них отсутствуют содержательные границы (содержательные границы формулируются посредством указания на способы использования объекта интеллектуальной собственности третьими лицами без согласия правообладателя). Между тем такой вывод будет ошибочным.

Возможны ситуации, когда для предпринимателя необходимо использовать чужой товарный знак для раскрытия сущности своих товаров (услуг). В данном случае спорное обозначение используется в качестве указателя на настоящий источник происхождения товаров — на правообладателя. При том что такой предприниматель не связывает свои товары (услуги) с таким товарным знаком, не атрибутирует их правообладателю. Напротив, он связывает их с собственным обозначением. Применительно к подобным случаям нельзя говорить о нарушении исключительных прав на товарный знак. Одним из примеров такого использования является использование чужого товарного знака в сравнительной рекламе.

В российском законодательстве о рекламе отсутствуют специальные положения, посвященные сравнительной рекламе. Между тем на основе системного толкования можно сделать вывод, что оно допускает подобный маркетинговый прием. Статья 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» к недобросовестной относит лишь рекламу, содержащую некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в постановлении от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона „О рекламе“», суды должны учитывать, что при сравнении в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов не допускается сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или неполное сравнение товаров, поскольку это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства.

Подобная реклама в принципе невозможна без упоминания чужих брендов. Предприниматель сравнивает свой (выпускаемый под своим товарным знаком) товар и чужой (маркированный чужим товарным знаком).

В данном случае предприниматель использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров (услуг). Он не стремится выдать свои товары (услуги) за товары правообладателя. Напротив, он четко разграничивает свои товары и товары правообладателя, раскрывая различия между ними. Общественные интересы в таком случае не должны пострадать. При корректной сравнительной рекламе потребители не будут введены в заблуждение относительно источника происхождения товара (услуги). Напротив, они смогут получить дополнительную (и, возможно, полезную для них информацию) относительно различий между представленными на рынке товарами (услугами), что отвечает их потребительским интересам.

Пример из практики

В одном деле ответчиком — компанией «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» — издавалась рекламная листовка, в которой эта компания рекламировала свой товар — лекарственное средство «дифлюкан». На оборотной стороне листовки имелась таблица, в которой лекарственное средство «дифлюкан» сравнивалось с лекарственными средствами, выпускаемыми другими компаниями, в том числе с лекарственным средством истца — ОАО «Фармстандарт» — «флюкостат». По мнению истца, ответчик нарушил его исключительное право на товарный знак «флюкостат». Арбитражный суд субъекта отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что обозначение «флюкостат» в рекламной листовке не направлено на индивидуализацию товара ответчика и не может его индивидуализировать. Смешение производителей товара потребителем в данном случае невозможно, поскольку на листовке расположена реклама ответчиком своего товара с обозначением «дифлюкан», товар с обозначением «флюкостат» не указан в рекламной листовке как товар ответчика. Решение поддержали апелляция и кассация.

Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2011 № Ф05-10549/2011 по делу № А40-108056/10-19-956

Принять к сведению

Западные правопорядки также допускают использование чужих товарных знаков в сравнительной рекламе. Как было отмечено третьим окружным судом США, использование товарного знака конкурента для сравнительной рекламы не представляет собой нарушение прав на товарный знак до тех пор, пока потребители не будут введены в заблуждение относительно происхождения товара или рекламодателя (См., например: G.D. Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp., 715 F. 2d 837, 841 (3d Cir. 1983); SSP Agricultural, Etc. v. Orchard-Rite Ltd., 592 F. 2d 1096, 1103 (9th Cir. 1979)). При этом американские правоприменители (как суд, так и Федеральная комиссия по торговле) исходят из того, что сравнительная реклама является эффективным инструментом для информирования потребителей относительно конкурирующих товаров (См., например: August Storck K. G. v. Nabisco, Inc., 59 F. 3d 616 (1995)).

А Европейский суд в решении по делу O2 v Hutchison 3G (O2 Holdings Limited and O2 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited, 12 June 2008) констатировал, что иск правообладателя о нарушении исключительного права при использовании в сравнительной рекламе конкурента может быть удовлетворен только в том случае, если он может доказать вероятность смешения и введения потребителей в заблуждение. В ином случае использование в сравнительной рекламе является правомерным.