1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 392

Какое вознаграждение должен выплатить работодатель работникам-авторам за создание служебного изобретения?

Работники нашего предприятия по заданию работодателя создали служебное изобретение. Мы хотим использовать его при производстве и продаже изделий. Лицензировать пока не планируем, хотя в будущем это возможно. Должны ли мы выплатить в связи с этим какое-либо вознаграждение работникам-авторам? Также мы планируем в этом изделии использовать еще одно техническое решение. Нам стало известно, что оно ранее было зарегистрировано на другую компанию. Но их патент прекратился в связи с неоплатой пошлины. Можем ли мы начать использовать такое решение? Вдруг компания восстановит патент и предъявит к нам иск — есть ли здесь какие-либо риски?

Гражданский кодекс РФ определяет, что по общему правилу вознаграждение за создание служебного патентоохраняемого объекта устанавливается соглашением сторон. Вместе с тем подобный механизм вряд ли может быть признан эффективным (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Лежащие в основе взаимодействия автора и организации трудовые правоотношения сообщают свойство неравенства и гражданско-правовым правоотношениям, основанным на факте создания служебного изобретения.

В июне 2014 г. Правительство РФ утвердило Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512). В них предусмотрены четыре основания выплаты авторского вознаграждения:

  • создание патентоохраняемого ОИС (единовременная выплата в процентах от заработной платы);

  • предоставление работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10% процентов суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения);

  • передача работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый объект по договору иному лицу (15% предусмотренного договором вознаграждения);

  • использование самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере средней заработной платы).

Если второй и третий механизмы определения авторского вознаграждения представляются целесообразными, то первый и последний вызывают сомнения. При расчете исходя из величины зарплаты получается, что большее вознаграждение получит не тот работник, который создал коммерчески привлекательное изобретение, принесший вследствие его внедрения работодателю существенную прибыль, а тот, который получает больше согласно штатному расписанию.

Создание изобретения является гражданско-правовым юридическим фактом, возникающие в связи с ним права и обязанности сторон обладают гражданско-правовым характером. Следовательно, «привязка» права на вознаграждение к зарплате не может быть обоснована. De lege ferenda оправдано было бы предусмотреть правило о выплате вознаграждения в процентном отношении к прибыли, полученной от использования соответствующего объекта.

Между тем в соответствии с действующим законодательством за факт использования изобретения в деятельности предприятия вы должны будете выплатить работнику только среднюю заработную плату. Если решите лицензировать изобретение — 10% процентов суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения.

Что касается второго вопроса, то в случае восстановления патента правообладателем за вашей компанией будет признано право послепользования. Такое право возникает у лица, которое в промежутке между прекращением и восстановлением патента начало использовать патентоохраняемый объект или сделало к этому необходимые приготовления. С восстановлением патента и, как следствие, восстановлением патентной монополии за таким лицом сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема использования.

Суд признает вас нарушителем только при расширении объема использования. Для установления данного факта учитывается как количественный, так и качественный критерий. Как отмечалось Судом по интеллектуальным правам (см. Справку по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утв. постановлением Президиума СИП от 14.11.2014 № СП-21/14) в отношении права преждепользования (данная позиция применима и к послепользованию), необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем. В том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

Необходимо при этом отметить, что возникновение права послепользования должен доказывать такой пользователь. На практике это не всегда просто сделать. Так, в одном деле Суд по интеллектуальным правам признал, что предпринимателю правомерно отказано в праве послепользования на чужой патент. Предприниматель не смог доказать, что использовал спорный промышленный образец в период, когда патент не действовал. Представленные документы не подтверждают, что у изделий, которые он продавал через интернет, есть все существенные признаки данного образца. Так, в договорах о реализации указано только название изделий, а спецификации отражают лишь их вид сверху, из-за чего нельзя выявить признаки, которые могут быть определены только из вида сбоку (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2018 № С01-762/2018 по делу № А40-40704/17).

Принять к сведению

Зарубежный опыт

Великобритания. На законодательном уровне размер вознаграждения за создание служебного изобретения определяется как справедливая доля (fair share) от прибыли, которую работодатель получил от осуществления исключительного права. В литературе подобное вознаграждение иногда трактуется как предполагаемые роялти, которые работодатель должен был бы выплатить, будь он лицензиатом.

Для того чтобы определить такую справедливую долю, на практике применяется четырехфакторный анализ:

  • оценка величины заработной платы работника;

  • усилия, прилагаемые работником для создания изобретения;

  • усилия иных лиц, которые не квалифицируются как соавторы;

  • вклад работодателя1.

Германия. В большинстве случаев, если соглашение о выплате на разумных основаниях не достигнуто, размер вознаграждения определяется исходя из рыночной стоимости патентоохраняемого объекта сообразно с роялти, которые можно получить при его лицензировании. При этом учитывают весь перечень продуктов, созданных на основе изобретения, и доходы, связанные с реализацией этих продуктов.

Другим распространенным способом расчета вознаграждения является определение процента от той суммы, на которую с созданием изобретения были сокращены внутрифирменные издержки2.

США. В частной сфере работнику, нанятому специально для того, чтобы вести научные исследования, считается достаточным выплатить зарплату. Между тем отдельные американские компании предусматривают для своих работников дополнительные вознаграждения как средство поощрения инноваций. Осуществление подобных выплат на практике может связываться с раскрытием изобретения, подачей патентной заявки, получением прибыли от использования изобретения. Форма вознаграждения также может быть различной: предоставление акций/опционов компании-работодателя, выплата разовых денежных премий, присуждение различных почетных званий (IBO’s inventor of the year). Наиболее распространенной формой являют выплаты, исчисляемые в процентах от получаемых компанией-работодателем доходов.

1 Employee compensation for inventions. Getting a fair share // IP&IT 2005: Legalease Special Report.

2 Goddar H. Compliance with the German employees’ invention law in the handling of inventions developed by universities.