1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 190

Зависимые изобретения: каковы особенности их правового режима и возможности по их использованию правообладателем?

Наша компания разработала техническое решение, суть которого сводится к тому, что в ранее запатентованное изобретение мы добавили дополнительные признаки. Это позволило получить новые свойства производимого на основании патента продукта. Можем ли мы запатентовать и использовать такую разработку или это будет нарушением исключительного права правообладателя основного патента?

Решение может быть запатентовано, если оно отвечает требованиям патентоспособности, установленным в ст. 1350 ГК РФ: новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости. Прежде всего, такое решение не должно для специалиста явным образом следовать из уровня техники, который включает в себя в том числе и первичный патент (который вы дополнили). Иными словами, сделанные вами дополнения должны быть неочевидными и инновационными, представлять собой изобретательский шаг.

Если вам удастся запатентовать подобное решение, то, вероятно, оно может быть квалифицировано в качестве зависимого изобретения.

Согласно ст. 1358.1 ГК РФ под зависимым патентоохраняемым объектом понимается объект, использование которого в продукте или способе невозможно без использования имеющего более ранний приоритет патентоохраняемого объекта. Представим два изобретения. Формула первого (с более ранней датой приоритета) раскрыта через признаки: А + B + C. Формулу второго составляют признаки: A + B + C + D + E. Второе изобретение в данном случае является зависимым. Например, первый патент может охватывать вещество, составляющее лекарственный препарат. Второй — то же самое вещество с указанием новой формы высвобождения.

Зависимым признается изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Например, компании удалось запатентовать применение вещества А в качестве средства для лечения заболевания Б. Если вещество А охраняется патентом, то изобретение, относящееся к назначению продукта, в данном случае является зависимым.

Для признания патентоохраняемого объекта зависимым не имеет значения «история» его создания: знал ли разработчик о первоначальном патенте, намеренно ли он вел разработки вокруг основного патента.

В соответствии с п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ зависимое решение не может быть использовано правообладателем без разрешения правообладателя первоначального патентоохраняемого объекта. Согласно п. 4 ст. 1358 ГК РФ, если при использовании изобретения (полезной модели, промышленного образца) используются все признаки или им эквивалентные (все признаки, каждый существенный признак или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец) ранее запатентованного изобретения (полезной модели, промышленного образца), то последнее (полезная модель, промышленный образец) также признается использованным.

Из данных норм следует, что использование зависимого изобретения без согласия на то правообладателя первоначального объекта интеллектуальной собственности представляет собой нарушение исключительного права. Правообладатель первоначального патента может потребовать запретить использовать его разработку и выплатить компенсацию (убытки). Согласие при этом может быть получено как в форме лицензионного договора, так и в произвольной форме — письменного согласия, из которого должна явственно следовать воля правообладателя на то, что он разрешает обладателю зависимого патента использовать основную разработку.

При этом правообладатель зависимого решения может запрещать всем иным лицам (в том числе правообладателю основного объекта) использовать зависимое решение, а также распоряжаться исключительным правом.

Статья 1362 ГК РФ предоставляет возможность правообладателю зависимого изобретения получить доступ к первоначальному изобретению или полезной модели в принудительном порядке — посредством института принудительной лицензии. Однако на практике это сделать очень сложно.

Условия для выдачи принудительной лицензии в пользу обладателя зависимого патента установлены в п. 2 ст. 1362 ГК РФ:

  • патентообладатель основного решения должен отказать правообладателю выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике;

  • патентообладатель не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то патентообладателя основного решения;

  • зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед основным патентоохраняемым объектом.

Данная норма в целом коррелирует с положениями ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, 1994) (далее — Соглашение ТРИПС). Из пунктов а, b ст. 31 Соглашения ТРИПС можно вывести следующие необходимые условия выдачи принудительной лицензии:

  • должен присутствовать объектный критерий — разрешение должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета;

  • патентообладатель отказал потенциальному лицензиату в предоставлении права на использование объекта на разумных коммерческих условиях;

  • зависимое изобретение не может быть использовано без нарушения основного патента;

  • изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленным в первом патенте, должно включать в себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение.

Как Соглашение ТРИПС, так и ст. 1362 ГК РФ предусматривают, что правообладатель первого патента должен иметь право на перекрестную лицензию на разумных условиях для того, чтобы использовать зависимое изобретение, заявленное во втором патенте.

До сих пор российской судебной практике известен лишь один пример (дело № А40-71471/17) выдачи арбитражным судом принудительной лицензии в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования ООО «Натива» к компании «Селджен Корпорэйшн» о выдаче принудительной лицензии на изобретение под названием «ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА», охраняемое патентом РФ № 2595250 (дата приоритета — 24.07.97).

В ходе рассмотрения этого спора было установлено (и признано сторонами), что изобретение истца под названием «Кристаллическая Р-модификация 3-(4-амино-1-оксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил)-пиперидин-2,6-диона, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе», охраняемое патентом по заявке № 2016113305 от 07.04.2016 № 2616976, является зависимым от вышеуказанного изобретения истца. Ключевой вопрос: являлось ли данное изобретение важным техническим решением? Положительный ответ на него был дан в заключении эксперта. Эксперт отметил, что выход продукции на стадии смешения при использовании зависимого изобретения составляет 99,5%. При использовании изобретения истца аналогичный показатель составляет 60%. Для изготовления готовой лекарственной формулы (капсулы с порошком) из субстанции, синтезированной по основному патенту, необходимо пройти стадии размола готовой субстанции для получения необходимого гранулометрического профиля порошка. Исключение данных стадий влечет удешевление производственного процесса в целом.

Как бы то ни было, успехом для ООО «Натива» рассматриваемое дело не закончилось. В кассации было утверждено мировое соглашение между истцом и ответчиком, согласно которому «истец не имеет к ответчику требований о выдаче принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения». Истец был вынужден пойти на это по причине того, что принадлежащий ему патент на зависимое изобретение был признан недействительным в связи с несоответствием его критерию изобретательского уровня.

Свежий номер
ЭЖ-Юрист №32 от 14.08.2019