1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 39

Доктрина эквивалентов: при каких условиях суд применит ее в делах о нарушении исключительного права на изобретение?

У нас есть патент на вещество — агрохимикат. Нам стало известно, что другая компания производит и продает агрохимикат, в котором используются все элементы, указанные в формуле нашего патента. Мы направили конкурентам претензию с требованием прекратить производство и продажу данной продукции. Они ответили, что наших исключительных прав они не нарушают. Два входящих в агрохимикат вещества берутся ими в ином количестве (процентном отношении друг к другу и готовому продукту), чем это предусмотрено в патенте. Полагаем, что это действительно так. Но разве это принципиальное различие, которое не позволяет говорить о нарушении?

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В данной норме законодатель воспринял так называемую доктрину эквивалентов. В соответствии с этой доктриной нарушением исключительного права патентообладателя признается использование в продукте или процессе технического решения, которое не соответствует в полной мере формуле изобретения (буквально не воспроизводит все пункты формулы), но является ему эквивалентным. То есть осуществляет по существу ту же функцию, тем же образом, с достижением того же самого результата.

Ключевой вопрос в вашем споре: являются ли различные количественные показатели в формуле вашего патента и продукте ответчика эквивалентными признаками?

Для решения данного вопроса в рамках судебного процесса будет проведена экспертиза, результат которой предугадать (тем более, не обладая всей информацией по делу) достаточно сложно.

Какие признаки признаются эквивалентными? Действующее законодательство не содержит ответа на данный вопрос. Попытка раскрыть доктрину эквивалентов была предпринята Госкомизобретений СССР в Инструкции в Постановлении Госкомизобретений СССР от 15.01.74, которым утверждена инструкция «О порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения». В соответствии с данным актом эквивалентной заменой была признана замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области. На сегодняшний день указанное постановление является действующим в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ и применяется судами при разрешении споров о нарушении исключительных прав. В судебной практике также можно найти примеры подобных определений доктрины эквивалентов. Так, в решении по делу № А60-5179/2016 суд раскрыл эквивалентный признак через тройной тест: 1) неизменность сущности изобретения; 2) достижение эквивалентным признаком того же результата, что и признаком, присущим охраняемому изобретению; 3) известность средства замены.

При рассмотрении дела № А41-70419/2014 Суд по интеллектуальным правам РФ поставил перед экспертами четыре вопроса, призванных установить (не)эквивалентность признаков: 1) выполняют ли признаки одинаковые технические функции; 2) достигается ли при замене признака тот же технический результат, который указан в описании к патенту; 3) приобретает ли изобретение какие-то новые свойства (не отмеченные в описании) в случае замены признака; 4) была ли известна взаимозаменяемость признаков при достижении одного и того же технического результата обычному специалисту в соответствующей области техники из общеизвестных источников.

Вопросы квалификации разноколичественных признаков (они могут характеризовать температуру протекания реакции, толщину материалов, дозировку веществ и т.п.) традиционно вызывают сложности, как у российских, так и западных судов (доктрина эквивалентов известна большинству развитых правопорядков). При этом конкретное решение, как правило, зависит от множества нюансов.

Так, в деле Интернейшенл Никель Ко. против Форд Мотор Ко. (International Nickel Co. v. Ford Motor Co.) американский суд признал эквивалентным признак, указывающий на содержание в продукте вещества в ином количестве. Компания Nickel обладала патентом на «модульное железо», в которое включало 0,4% магния в дополнение к жидкому чугуну. Ответчик производил собственную версию «модульного железа», в которое входило только 0,2% магния. Суд признал, что ответчик нарушил патент правообладателя.

В деле Вернер Дженкинсон против Хилтон-Дэвис Кемикал Ко. (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton-Davis Chemical Co.) суд усомнился в эквивалентности признаков, указывающих на различный уровень Ph. Истец обладал патентом на процесс ультрафильтрации при Ph 6.0—9.0. Ответчик разработал сходный процесс, осуществляемый при Ph 5.0. Суд сформулировал следующий подход. В ситуации, когда правообладатель намеренно ограничил формулу изобретения для того, чтобы обеспечить его соответствие критериям патентоспособности, при возникновении спора о нарушении исключительного права он лишается возможности расширять посредством доктрины эквивалентов объем правовой охраны на исключенные признаки. Обоснование причин, по которым была сужена формула, лежит на правообладателе.

Российские суды, как правило, не рассматривают признаки, указывающие на иные количественные параметры, в качестве эквивалентных. Поэтому вам будет сложно доказать факт нарушения.

Рассмотрим несколько решений. Предприниматель С. обратился с иском о защите исключительных прав на «Газоразрядный блок установки для очистки газов». Судом было установлено, что вместо одного из этих признаков изобретения в изделии ответчика содержится заменяющий признак: иной диапазон ширины свободного от проводника и токовода поля пластины относительно ширины самой пластины — от 0,10 до 0,26, тогда как в продукте (устройстве) истца он составлял от 0,02 до 0,08. Суд заключил, что подобные признаки не являются эквивалентными.

В другом деле суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований ООО «Внешхимопт» к ОАО «Амзинский лесокомбинат» о нарушении исключительного права на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» при производстве продукта «Смола Древесная Омыленная». Суды установили, что в продукте ответчика не содержится каждый признак независимого пункта формулы изобретения:

«Используемый ОАО „Амзинский лесокомбинат“ способ изготовления продукта „Смола древесная омыленная“ не содержит признак № 8 независимого пункта формулы изобретения, связанный с температурным режимом проведения реакции нейтрализации. Вместо указанного в независимом пункте формулы изобретения признака ведения нейтрализации при температуре не выше 90 °С в процессе, осуществляемом на ОАО „Амзинский лесокомбинат“, нейтрализацию ведут при температуре 100–120 °С (выше 90 °С)».

Представляется, что при решении вопроса об эквивалентности количественных признаков необходимо исходить из следующего. Во-первых, количественный признак не должен определять сущность и патентоспособность решения. То есть если решение является новым только по количественному показателю, а любой иной показатель не может рассматриваться в качестве эквивалентного. Во-вторых, правообладатель, если он настаивает на применении доктрины эквивалентов, должен объяснять суду, почему им были установлены в формуле патента конкретные показатели.