1. Главная / Консультации 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| консультации | печать | 259

Можно ли заключить предварительный лицензионный договор в отношении будущего изобретения?

Два месяца назад мы подали заявку на получение патента на изобретение. Недавно на нас вышла компания, которая заинтересована в использовании нашей разработки. Компания рассчитывает, что мы предоставим ей лицензию, и предлагает хорошие деньги. Проблема в том, что у нас в юридическом смысле еще нет изобретения, а следовательно, мы пока не можем заключить лицензионный договор. Можем ли мы заключить в такой ситуации предварительный договор? Существуют ли какие-то еще возможные договорные конструкции?

У юристов отсутствует единое мнение относительно возможности заключения лицензионного соглашения в отношении будущего изобретения. Полагаем, что заключение подобного договора возможно и у суда нет оснований для признания его недействительным.

Обратимся к ст. 429 ГК РФ, регулирующей институт предварительных договоров. Все ли закрепленные в ней требования можно соблюсти в рассматриваемой ситуации?

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор). Предполагаемое соглашение соответствует данному положению. Вопросы может вызвать указание на вид будущего договора, как «договор о передаче имущества, выполнении работ или услуг». В данном случае «имущество» необходимо толковать расширительно, как вещи и имущественные права. Таким образом, предварительный договор может быть заключен и в отношении договоров о распоряжении исключительными правами.

В соответствии с п. 2 ст. 429 ГК РФ предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации (изобретение подлежит. — Прим. ред.), предоставление права на использование такого результата также подлежит государственной регистрации.

Между тем в регистрации предварительного лицензионного договора необходимость отсутствует. В судебной практике была выработана следующая правовая позиция: «Так как государственная регистрация договора не относится к форме договора, в тех случаях, когда закон требует государственной регистрации основного договора, предварительный договор государственной регистрации не подлежит» (см. постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.2012 № 6616/12, п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59). В отношении предварительных лицензионных договоров суды отмечают, что положения ГК РФ не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации (постановление Президиума СИП от 24.04.2015 № С01-84/2015 по делу № СИП-765/2014).

Таким образом, с соблюдением формы договора проблем в рассматриваемом случае возникнуть не должно.

Согласно п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.

Исходя из данной нормы, соглашение, не определяющее всех существенных условий будущего договора, не может создать обязательства заключения последнего. К существенным условиям лицензионного договора относятся: предмет, способы использования и цена. Предмет договора определяется посредством указания на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи патента. Таким образом, если подходить со строго формальной точки зрения, то определить в предварительном договоре предмет лицензионного договора не получится.

Однако к решению данного вопроса можно подойти и с иной позиции. Пункт 3 ст. 429 ГК РФ говорит о том, что условия предварительного договора должны позволять установить предмет основного договора, а не установить в точной формулировке. В таком случае условия предварительного договора могут быть не тождественными условиям основного соглашения. Важно лишь, чтобы и сторонам, и суду (в случае возникновения спора) было понятно, о передаче прав на какой именно объект шла речь. В предварительном договоре можно прописать, что общество 1 и общество 2 обязуются заключить лицензионный договор в отношении технического решения, представляющего собой …. (здесь воспроизводится формула изобретения из заявки, поданной в патентное ведомство, можно указать и номер самой заявки). Представляется, что в таком случае условия предварительного договора будут позволять установить предмет основного.

Предварительный договор может содержать отлагательные условия, наступление которых даст одной или обеим сторонам право требовать заключения основного договора. В рассматриваемом случае в договоре можно прописать, что право требовать заключения основного договора у сторон возникнет при условии получения стороной патента на соответствующее изобретение.

В данном случае уместна аналогия с предварительными договорами в отношении будущих регистрируемых вещей. В постановлении Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 9798/12 была сформулирована следующая правовая позиция: так как предварительный договор порождает обязательства заключить основной договор в будущем, а не влечет непосредственно в силу самого факта своего заключения переход прав на имущество (распорядительный эффект), нет необходимости, чтобы соответствующее имущество, распоряжение которым входит в предмет основного договора, было у соответствующей стороны предварительного договора в момент его заключения. Правоприменительная практика последовательно исходит из того, что отсутствие, к примеру, кадастрового номера не мешает индивидуализации недвижимости в качестве предмета договора.

Представляется, что и такой предмет основного договора, как передача права использования конкретного результата интеллектуальной деятельности, может быть определен в предварительном договоре без указания на номер патента.

В предварительный лицензионный договор могут быть включены положения, в которых выражена воля правообладателя на использование будущим лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в период до заключения лицензионного договора. Суды исходят из того, что такие условия не противоречат принципу свободы договора, закрепленному в ст. 421 ГК РФ (постановления Президиума СИП от 01.04.2014 по делу № СИП-110/2013, от 24.04.2015 по делу № СИП-765/2014).

В качестве альтернативы предварительному договору в отношении будущего изобретения можно заключить рамочный договор о сотрудничестве (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ). Отсутствует необходимость прописывать в таком договоре существенные условия будущих соглашений. В качестве последствия неисполнения рамочного соглашения (отказа заключить лицензионные соглашения) оправдано закрепление договорной неустойки. При этом в отличие от предварительного договора понуждение к заключению основного договора в данном случае невозможно. А убытки, вызванные отказом от заключения основного договора, доказать будет крайне сложно.

Здесь, однако, нужно учитывать, что суды еще не выработали единых подходов к оценке условий рамочных соглашений в отношении результатов интеллектуальной деятельности (см. Определение ВС РФ от 24.02.2016 № 305-ЭС15-9673 по делу № А40-31079/2014). Заключить традиционный предварительный договор в данном случае представляется более целесообразным.