Одним из способов коммерциализации интеллектуальных прав является их использование в имущественном обороте в качестве объекта залога. Залог прав на РИД и средства индивидуализации позволяет правообладателю привлечь финансирование, предоставив кредитору гарантию в виде своего нематериального актива. В материале рассмотрим механизмы заключения договора залога интеллектуальных прав, процедуру и обязательность государственной регистрации залога, вопросы реализации заложенных прав и типичные проблемы правоприменения (сложности обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности, снижение стоимости прав, особенности залога товарных знаков и др.).
Структура залога интеллектуальных прав
Базовые положения о залоге исключительных прав содержатся в ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации могут быть предметом залога в той мере, в какой правила Кодекса допускают их отчуждение. Иными словами, объект интеллектуальной собственности может быть заложен, только если закон допускает отчуждение (передачу) соответствующего исключительного права третьим лицам.
Например, отчуждаемыми и, следовательно, залогообразными объектами являются патенты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), товарные знаки, ноу-хау, объекты авторского права и смежных прав, программы для ЭВМ, базы данных и др.
Напротив, неотчуждаемыми, а следовательно, не подлежащими залогу, являются, например, коллективные марки, фирменные наименования коммерческих организаций, наименования мест происхождения товаров и некоторые другие объекты, права на которые по закону не могут переходить к другим лицам. Таким образом, критерий допустимости залога — принципиальная возможность отчуждения данного права.
Статья 358.18 ГК РФ закрепила ряд специальных норм о залоге интеллектуальных прав. В частности, ею установлено, что на договор залога исключительного права применяются общие положения о залоге имущества (ст. 334—356 ГК РФ), если иное не предусмотрено ч. IV ГК РФ и не вытекает из существа соответствующих прав. А на договор залога прав, вытекающих из договора об отчуждении исключительного права или из лицензионного договора, распространяются нормы о залоге обязательственных прав (ст. 358.1—358.8 ГК РФ).
Данное положение важно с практической точки зрения. Оно означает, что можно заложить не только само исключительное право (полностью), но и права требования, связанные с использованием интеллектуальной собственности. Например, возможен залог права требования роялти по лицензионному договору. В этом случае такой залог оформляется и реализуется по правилам залога имущественных требований (постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416).
Ограничения прав залогодателя
Закон ограничивает распоряжение заложенным исключительным правом. Правообладатель-залогодатель сохраняет право использования объекта интеллектуальной собственности и право распоряжения им, например выдавать лицензии, в течение срока залога, если договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 358.18 ГК РФ).
Однако отчуждать, продавать или дарить заложенное исключительное право залогодатель не вправе без согласия залогодержателя, если только самим договором залога прямо не разрешено обратное. Таким образом, по общему правилу залогодатель может продолжать использовать свое интеллектуальное имущество, но не может продать или иным образом полностью передать право другому лицу, пока действует залог.
На практике обычно в договоре залога прямо оговариваются эти моменты: правообладателю могут разрешить обычное использование объекта, например эксплуатацию запатентованной технологии или продолжение продаж товаров под заложенным товарным знаком, но запретить без согласия кредитора заключение лицензионных договоров или отчуждение права. Такая договорная фиксация важна для защиты интересов залогодержателя. Например, без соответствующего запрета правообладатель мог бы выдать широкую лицензию на товарный знак третьему лицу, что потенциально снизит ценность знака для кредитора, желающего в будущем обратить на него взыскание.
Специальные правила регистрации
Российское законодательство устанавливает обязательность государственной регистрации залога для тех объектов интеллектуальных прав, которые сами подлежат государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ). При этом если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в соответствии с законом подлежит государственной регистрации, например изобретение, товарный знак и др., то отчуждение исключительного права, залог этого права, а также предоставление права использования (лицензия) также подлежат государственной регистрации.
Порядок и условия регистрации устанавливаются Правительством РФ. Таким образом, государственная регистрация требуется только в случаях распоряжения правами на объекты, для которых законом предусмотрена регистрация самого объекта или права на него.
Порядок регистрации залога
Регистрацию проводят по заявлению сторон договора или одной из сторон (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). На практике обычно подается совместное заявление залогодателя и залогодержателя в Роспатент с приложением либо самого договора залога, либо нотариально удостоверенной выписки из него, либо уведомления о состоявшейся сделке, подписанного обеими сторонами.
В заявлении должны содержаться основные сведения о договоре. Если регистрируется залог, дополнительно указываются срок действия договора залога и ограничения прав залогодателя на использование или распоряжение правом, если такие ограничения предусмотрены договором.
Данные требования направлены на то, чтобы в реестре сразу отражались ключевые условия залога, в частности длительность обременения и наличие особых обременений для правообладателя, например, запрет лицензирования. Регистрация залога в Роспатенте осуществляется в относительно сжатые сроки — административный регламент предусматривает оказание данной услуги примерно в течение двух-трех месяцев. После внесения записи о залоге в соответствующий государственный реестр залог считается установленным и информация о нем становится доступной для третьих лиц.
Отметим также, что прекращение залога подлежит регистрации так же, как и его установление. По исполнении обеспеченного обязательства стороны подают в Роспатент заявление о прекращении залога, на основании которого запись об обременении исключительного права погашается.
Механизм залога и особенности договора
Залог интеллектуальной собственности оформляется отдельным договором залога исключительного права. Как правило, он заключается в обеспечение кредитного договора или другого основного обязательства. Закон требует простую письменную форму для договора залога, а для его действительности — государственную регистрацию, в случаях, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ, как отмечалось выше.
Существенными условиями договора залога являются описание предмета залога, конкретного исключительного права с указанием регистрационного номера охранного документа, если есть, существо и размер обеспеченного обязательства, а также указание на то, что право передается в залог (п. 46 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).
В договоре также фиксируются права и обязанности сторон в отношении заложенного права: обычно правообладатель сохраняет право пользоваться им в своей деятельности, но берет на себя обязательства не отчуждать и не обременять его без согласия залогодержателя.
Могут быть прописаны и иные ограничения, например запрет выдачи исключительных лицензий на период залога, обязательство поддерживать охрану права и т.п.
Невыполнение этих условий может рассматриваться как нарушение, дающее залогодержателю право требовать досрочного исполнения обязательства или обращения взыскания (постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П).
Неотъемлемой частью механизма залога является оценка предмета залога. В отношении материальных вещей закон допускает оценку сторонами по соглашению либо в порядке, предусмотренном законом (ст. 340 ГК РФ). Для интеллектуальных прав оценка часто затруднена из-за их нематериальной природы и отсутствия активного рынка. Тем не менее в крупных сделках привлекаются профессиональные оценщики, специализирующиеся на интеллектуальной собственности.
Государственная регистрация залога исключительных прав
Обязательность государственной регистрации залога, как уже отмечалось, вытекает из ст. 1232 ГК РФ и специальной нормы п. 2 ст. 358.18 ГК РФ. Здесь более подробно рассмотрим практические аспекты регистрации, ее значение и связанные с ней вопросы.
Государственная регистрация носит правоустанавливающий характер: именно с момента регистрации договор залога исключительного права приобретает силу для третьих лиц и обеспечивает приоритет залогодержателя. Запись о залоге в реестре выполняет функцию уведомления любых заинтересованных лиц о том, что данное исключительное право обременено.
Например, потенциальный покупатель товарного знака или патента, проверив реестры Роспатента, увидит отметку о залоге и учтет это при сделке. Аналогично в случае банкротства правообладателя наличие зарегистрированного залога означает, что кредитор-залогодержатель входит в реестр требований как обеспеченный кредитор, имеющий преимущественное право удовлетворения за счет стоимости объекта. Если же залог не зарегистрирован — несмотря на наличие подписанного договора, — он не будет учитываться конкурсными управляющими (абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ).
Практически регистрация залога схожа с регистрацией договоров отчуждения или лицензий. Стороны должны подать заявление установленной формы в Роспатент, оплатить госпошлину за юридически значимые действия и ждать рассмотрения.
Роспатент проверяет: принадлежность права залогодателю (зарегистрирован ли он как правообладатель); наличие уже зарегистрированных обременений (если право уже заложено в пользу другого кредитора, последующий залог возможен лишь при условии, что это не запрещено первым договором, и с уведомлением первого залогодержателя); соответствие договора требованиям закона (наличие всех необходимых сведений, соблюдение формы). В случае выявления нарушений Роспатент может вынести решение об отказе в регистрации. Распространенная причина отказов — непредставление необходимых документов либо несоответствие их требованиям.
Например, если подано заявление только одной стороной без необходимой нотариальной копии договора или уведомления, регистрация не состоится. Такие отказные решения Роспатента могут быть обжалованы в судебном порядке, как правило, в Суде по интеллектуальным правам, уполномоченном рассматривать споры по регистрации договоров распоряжения правами.
Закон не запрещает последующий (вторичный) залог того же исключительного права в пользу другого кредитора, если это допускается первоначальным договором залога. В случае последующего залога он также подлежит регистрации.
Как видно из требований ГК РФ, при регистрации залога вносится информация о сроке договора и об ограничениях прав залогодателя. Срок важен для автоматического прекращения записи: по истечении срока залога (если к тому моменту не поступило заявление о его продлении или иное уведомление, например, об обращении взыскания) Роспатент может исключить отметку о залоге.
Судебная практика и проблемы правоприменения
Поскольку институт залога интеллектуальных прав относительно новый, обширной судебной практики по спорам именно о залоге ИС пока немного. Тем не менее ряд ситуаций уже получали рассмотрение в судах и формируются определенные правовые позиции.
Большинство споров связано с обращением взыскания на заложенные права, а также с вопросами регистрации и действительности договоров залога. Высшие судебные инстанции пока не издавали отдельного пленума, посвященного залогу ИС, однако вопросы залога затрагивались в контексте применения части IV ГК РФ.
Например, в п. 46 постановления от 23.04.2019 № 10 Пленум ВС РФ подтвердил, что к залогу исключительных прав применимы общие положения о залоге с учетом особенностей, установленных законом, и подчеркнул необходимость государственной регистрации обременений интеллектуальных прав для их возникновения.
Важное значение имело дело, рассмотренное КС РФ в 2018 г., о проверке конституционности нормы п. 6 ст. 1232 ГК РФ (дело по запросу СИП). Заявитель указывал, что признание перехода исключительного права несостоявшимся при отсутствии регистрации может нарушать конституционные права участников гражданского оборота (постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П). Однако КС РФ подтвердил конституционность этой нормы, разъяснив, что она направлена на обеспечение определенности и гласности правового статуса интеллектуальных прав.
В частности, в данном постановлении был рассмотрен казус с реорганизацией юридического лица — правообладателя товарного знака. КС РФ указал, что при присоединении компании право на знак переходит к правопреемнику с момента реорганизации, но осуществление этого права в полном объеме возможно только после государственной регистрации перехода. Хотя дело касалось отчуждения права при реорганизации, логика решения применима и к залогу: отсутствие регистрационной записи делает невозможной реализацию залоговых прав.
Таким образом, КС РФ придал норме п. 6 ст. 1232 толкование, исключающее произвольное ее применение, но утвердил ее юридическую силу. Данное решение является обязательным и для арбитражных судов при разрешении споров: если залог не зарегистрирован, суды не могут признать за залогодержателем статус обеспечения.
Заключение
Залог прав интеллектуальной собственности в российском праве прошел путь от экзотической идеи до постепенно утверждающегося инструмента обеспечения обязательств. Ныне его правовое регулирование базируется на стабильных нормах ГК РФ, требующих четкого соблюдения письменной формы договора и обязательной государственной регистрации залога исключительных прав для их действительности. Проведенный анализ показывает, что законодатель создал необходимую основу для использования интеллектуальных активов в качестве залога, однако реализация этих норм в практической плоскости сопряжена с рядом трудностей.
К положительным моментам можно отнести то, что сформулированы основные гарантии защиты прав кредиторов в виде запрета на отчуждение заложенных прав без согласия залогодержателя и режима государственной регистрации, делающего обременения публичными и устойчивыми. Налицо и тенденция роста числа подобных сделок, стимулируемая интересом инновационных компаний и поддержкой государства. Развивается судебная и деловая практика: банки и заемщики набираются опыта в структурировании таких сделок, появляются успешные примеры, которые показывают реализуемость механизма.
В то же время выявлены и проблемные аспекты, требующие внимания законодателя и правоприменителей. Среди них — сложности обращения взыскания на права ИС (низкая ликвидность, поиск покупателя), риск утраты ценности объектов, а также коллизии прав (например, пересечение с иными правами того же правообладателя, как в случае серий товарных знаков).
Необходима выработка единообразных подходов, возможно на уровне разъяснений ВС РФ, чтобы суды нижестоящих инстанций уверенно разрешали споры о залоге интеллектуальной собственности и защите прав залогодержателей. Также актуально дальнейшее совершенствование правовой базы: например, целесообразно прямо урегулировать вопросы залога прав на не подлежащие регистрации объекты, возможно, через введение специальных реестров для добровольной регистрации таких залогов или через нотариальные депозитарии, что придало бы публичность сделкам.
***
Подводя итог, можно констатировать: залог интеллектуальных прав постепенно превращается в действенный финансово-правовой инструмент. Он уже не теория, а практика, хотя и с ограниченным распространением. Для инновационной экономики, ориентированной на знания, способность превращать патенты, бренды, технологии в залоговый капитал — важный фактор роста. Российское законодательство в целом создало для этого условия, а дальнейшее развитие института будет зависеть от накопления позитивной практики и адресации выявляемых проблем.
При условии надлежащего оформления и регистрации залога интеллектуальная собственность способна служить надежным обеспечением, защищающим интересы кредиторов и одновременно позволяющим предпринимателям привлекать необходимые ресурсы для развития, что подтверждается уже появившимся опытом. В дальнейшем ожидается рост числа таких сделок и дальнейшее уточнение правоприменительной практики, что послужит укреплению доверия к залогу прав интеллектуальной собственности как к полноценному институту гражданского оборота.