После ратификации Евразийской патентной конвенции у российских и иностранных заявителей появилась возможность получать евразийские патенты на изобретения. Вместе с этим не все потенциальные заявители осведомлены об особенностях евразийских патентов, что нужно учитывать, чтобы успешно их зарегистрировать, и о том, какие трудности заявителя ожидают на пути к их регистрации. В материале расскажем об охране технического решения одновременно евразийским и российским патентами, о том, на что обратить внимание при подаче заявки на евразийский патент, об основных трудностях, возникающих при регистрации, и о том, как их преодолеть, а также о подходах к установлению патентоспособности технического решения.
Согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана техническим решениям на территории РФ может предоставляться на основании не только патентов РФ на изобретения и полезные модели, но также евразийских патентов на изобретение.
Евразийский патент, поддерживаемый на территории РФ, имеет такую же юридическую силу, как и национальный патент, а его владелец обладает теми же исключительными правами, что и владелец патента РФ.
Так, например, без разрешения владельца евразийского патента запрещены ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже и другие действия, предусмотренные ст. 1358 ГК РФ, в отношении продукта, в котором использовано запатентованное техническое решение или который получен непосредственно запатентованным способом.
В соответствии с п. 2 ст. 13 Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) за нарушение евразийского патента в каждой стране — участнице ЕАПК предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как и за нарушение национального патента. Владелец патента может выдавать лицензии на использование запатентованного технического решения, передавать исключительные права на патент другому лицу, требовать возмещения ущерба или компенсации за незаконное использование запатентованного технического решения, ограничивать действия нарушителя в отношении этого решения и т.д.
Охрана технического решения при наличии евразийского и российского патентов
Очевидным преимуществом получения охраны технического решения евразийским патентом является возможность защитить его сразу в нескольких странах-участницах или договаривающихся государствах Евразийской патентной конвенции.
При этом уплата пошлин за поддержание патента в силе в той или иной стране производится через Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) без необходимости обращения к зарубежным патентным поверенным. С экспертами ЕАПВ легко связаться, в том числе по телефону, для решения текущих вопросов делопроизводства, включая замечания экспертизы. Кроме того, ЕАПВ представляет возможность преобразования евразийской заявки в национальные заявки стран-участниц при отказе в выдаче патента на первую, что дает еще один шанс на получение исключительных прав.
С 01.07.2022 ЕАПВ начало официально действовать в качестве международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ, от Patent Cooperation Treaty), и это следует рассматривать как еще один шаг к повышению качества экспертизы заявок. А если к указанному добавить относительно недавно появившуюся возможность получения охраны результатов интеллектуальной деятельности евразийским патентом на промышленный образец, также имеющим ряд преимуществ перед национальной системой охраны промышленных образцов, евразийская патентная система принимает законченные формы для заявителя, желающего обеспечить наиболее полную защиту своих конструкторско-дизайнерских решений.
Еще одним важным преимуществом евразийского патента является то, что он не исключает возможности получения правовой охраны на идентичное изобретение или идентичную полезную модель в РФ. Другими словами, заявитель может одновременно подать две заявки на идентичное техническое решение и в итоге получить два патента на одно и то же изобретение (или полезную модель и изобретение) — российский и евразийский.
При этом согласно п. 2 ст. 1397 ГК РФ владелец указанных патентов может предоставить любому лицу право использования таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов. Наличие двух патентов усложняет процесс их оспаривания и позволяет обеспечить более надежную охрану технического решения, а также, по крайней мере теоретически, может влиять на стоимость лицензионных отчислений.
К преимуществам процедуры рассмотрения евразийской заявки можно отнести и возможность неограниченного продления срока предоставления ответа на запрос, пусть и за прогрессивную пошлину, в то время как по заявке на выдачу патента РФ срок ответа на запрос можно продлить не более чем на 10 месяцев (возможно и дальнейшее продление, связанное с признанием заявки отозванной и последующим ее восстановлением).
На что обратить внимание при подаче заявки на евразийский патент
Вместе с тем специалистам известны и определенные недостатки евразийской патентной системы в отношении охраны технических решений, часть из которых, однако, представляется решаемой.
Так, не секрет, что экспертиза заявки на изобретение в ЕАПВ является достаточно длительным процессом, если сравнивать с экспертизой заявок РФ на изобретения Роспатентом, не говоря уже о заявках РФ на полезную модель. Нередко очередной запрос экспертизы никак не связан с ответом заявителя на предыдущий запрос, то есть замечания нового запроса могли бы быть приведены экспертом в предыдущем запросе и, соответственно, учтены заявителем в ответе.
За любое изменение материалов евразийской заявки, под которым понимается не только внесение изменений в формулу изобретения, но также, в частности, уточнение описания, заявитель обязан уплатить соответствующую пошлину, так что общие расходы на делопроизводство по евразийской заявке могут оказаться существенно выше расходов по национальной заявке.
Для ряда заявителей, технические решения которых относятся к быстро развивающимся областям, ограничение срока подачи ходатайства экспертизы по существу шестью месяцами с даты публикации евразийской заявки может оказаться существенным минусом по сравнению с тремя годами срока подачи ходатайства, отсчитываемыми от даты подачи национальной заявки.
В отношении евразийского патента применимо так называемое административное аннулирование, когда в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче патента любое лицо может подать возражение на аннулирование патента сразу во всех странах — участницах Евразийской патентной конвенции (правило 53 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации 01.12.95, далее — Патентная инструкция).
За любым лицом остается право подачи возражения против выдачи евразийского патента и по истечении указанного срока, но вопрос отмены будет рассматриваться только в тех национальных ведомствах, в которые поданы возражения. При этом административное аннулирование проходит в Евразийском патентном ведомстве, а оспорить решение коллегии можно, подав соответствующую апелляцию на имя президента ЕАПВ, чье решение окончательно и обжалованию не подлежит. Аннулирование же вне процедуры административного аннулирования проходит в национальном ведомстве, в частности в Палате по патентным спорам Роспатента, при этом решение Роспатента может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам (СИП) и затем, при необходимости, в Президиуме СИП и Верховном суде РФ.
Основные трудности и как их преодолеть
Разберем подробнее некоторые из часто встречающихся у заявителей и правообладателей трудностей на пути получения патента и последующей реализации своих исключительных прав.
Цель подавляющего большинства заявителей заключается в получении патента с максимально широким объемом защиты. Одним из путей ее достижения является обобщение признаков независимого пункта формулы. Например, предпочтительнее использовать признак «средство крепления», не уточняя, является ли им болт, шуруп или еще какое-либо аналогичное средство; указать «газ», не конкретизируя, какой он — инертный, активный, какой-то определенный или просто воздух.
В соответствии с п. 2.5.6 Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения, утвержденных приказом Евразийского патентного ведомства от 15.02.2008 № 4 (далее — Правила), если в формуле изобретения какие-либо признаки представлены в виде обобщенных понятий, в описании должны быть приведены сведения о конкретных средствах, используемых для реализации изобретения. Эти средства должны быть либо указаны в описании, либо известны из уровня техники.
Однако, как показывает практика, упоминание в описании лишь одного-двух конкретных средств с целью их обобщения в виде широко заявленного признака формулы изобретения далеко не всегда удовлетворяет экспертизу ЕАПВ и заявителю в итоге приходится ограничиваться лишь теми, которые раскрыты в описании, то есть использовать в независимом пункте формулы только те признаки, которые явно раскрыты в примерах (тот же «болт» вместо «средства крепления»). Очевидно, что раскрытие или хотя бы простое упоминание большего числа средств, предпочтительно при описании примеров реализации изобретения, позволит заявителю отстоять свою позицию и обобщить тот или иной признак с приемлемой для заявителя степенью обобщения, хотя этот вопрос надо решать на этапе подготовки материалов заявки.
Сказанное относится и к случаю формулирования признаков устройств, которые не только могут быть представлены как конкретные материальные средства, но альтернативно описаны с использованием функциональных характеристик указанных средств. В пункте 2.6.5 упомянутых выше Правил приведен пример, согласно которому вместо указания на то, что устройство снабжено вентилятором, служащим для охлаждения какого-либо узла, можно указать, что устройство снабжено средством для охлаждения узла, если конструктивное выполнение и/или характеристики самого этого средства не затрагивают существа изобретения. При этом рекомендуется отразить в описании один, а лучше — несколько вариантов реализации такого средства для охлаждения узла.
Как и в случае с национальными заявками, если в описании евразийской заявки отсутствует желательное количество примеров конкретных средств, на основании чего экспертиза отказывается принять к рассмотрению обобщенный признак, заявитель вправе предоставить один или несколько примеров уже в процессе делопроизводства либо ссылки, которые подтверждают известность таких средств из уровня техники.
При этом важно помнить, что такие примеры никогда не становятся частью описания заявки, но остаются в ее материалах, а значит, будут доступны любому третьему лицу. Поэтому эта информация может быть использована третьим лицом как в процессе отмены патента, так и в случае возникновения спора о нарушении исключительных прав по такому патенту.
Далее, учитывая, что евразийский патент на техническое решение выдается только на изобретение, ряд заявителей уже на этом основании отказываются от подачи заявки на выдачу евразийского патента, выбирая путь подачи национальной заявки на полезную модель. Такой подход, безусловно, оправдан при необходимости сокращения сроков получения охранного документа на устройство, но, если время терпит, рекомендуем все-таки рассмотреть возможность подачи евразийской заявки.
Дело в том, что в случае отказа в выдаче евразийского патента заявитель имеет право в установленный срок преобразовать евразийскую заявку в национальную заявку (ст. 16 Евразийской патентной конвенции). При этом ранее поданная евразийская заявка будет считаться правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, которые предусмотрены национальным законодательством.
Подходы ЕАПВ и Роспатента к установлению патентоспособности
Не секрет, что нередко подходы экспертов ЕАПВ и Роспатента к установлению патентоспособности одного и того же изобретения немного отличаются, так что заявителю, по сути, дается еще один шанс получить патент на изобретение, имеющий силу на территории Российской Федерации. А учитывая тот факт, что российским законодательством предусмотрена возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель и даже в заявку на промышленный образец, вероятность получения охранного документа возрастает.
Более того, в практике возникали и такие ситуации, когда на одно и то же изобретение были поданы заявки в Роспатент и ЕАПВ и по обеим заявкам были выданы патенты, предоставляющие защиту разным техническим решениям. Конечно, все эти технические решения в достаточной степени были описаны в первоначальных материалах, иначе такие патенты можно было бы аннулировать, да и их получение оказалось бы под вопросом.
Таким образом, предоставление возможности преобразования евразийской заявки в национальную заявку позволяет повысить шансы на получение патента или даже нескольких патентов с желаемым объемом защиты, пусть и ценой более длительного делопроизводства, а также дополнительных расходов.
Еще один вопрос, который нередко возникает у заявителя и заслуживает особого внимания, связан с составлением формулы изобретения евразийской заявки. С одной стороны, достаточно высокие пошлины за большое количество пунктов формулы ограничивают заявителей. С другой стороны, принято считать, что при оспаривании патента его владелец имеет возможность сохранить патент путем сужения объема защиты, а именно путем внесения в оспариваемый независимый пункт формулы признаков зависимых пунктов формулы (но не признаков, раскрытых в описании или на фигурах). Это так называемое признание евразийского патента недействительным частично.
Действительно, установленные ЕАПВ пошлины вынуждают заявителя оптимизировать формулу изобретения при подготовке материалов заявки. Но здесь ведомство в определенном смысле пошло навстречу заявителю и предоставило возможность, отсутствующую в национальном законодательстве: зависимые пункты формулы изобретения евразийской заявки могут напрямую или косвенно ссылаться на один или несколько независимых пунктов.
Поясним на примере. Допустим, в формуле изобретения заявлена группа изобретений, включающая несколько способов получения некоего конечного вещества, отличающихся друг от друга состоянием первоначальных компонентов для получения конечного вещества, но при этом имеющих примерно одни и те же не обязательные, но предпочтительные конкретные и при этом многочисленные параметры процессов на промежуточных стадиях. В этом случае каждый из базовых, или наиболее общих, вариантов способа получения сформулирован как независимый пункт формулы, обеспечивая таким образом защиту всех базовых вариантов.
Если следовать требованию к зависимым пунктам формулы, широко принятому в большинстве национальных ведомств, включая Роспатент, для каждого из независимых пунктов придется составить набор своих зависимых пунктов, одинаковых по своему содержанию, но ссылающихся на «свой» независимый пункт. Очевидно, что это ведет к тому, что число зависимых пунктов удваивается, утраивается и т.д., что определяется количеством независимых пунктов формулы, а значит, увеличивается и пошлина.
Правила же ЕАПВ позволяют составить формулу изобретения таким образом, что зависимые пункты, одинаковым образом описывающие не обязательные, но предпочтительные варианты реализации базовых вариантов, ссылаются на два и более соответствующих независимых пункта формулы. В частности, в формуле сначала могут быть перечислены все независимые пункты (базовые варианты), а далее идти зависимые пункты, в которых дается прямая или косвенная отсылка на релевантные независимые пункты.
Так, заявитель, учитывая требования ЕАПВ, оптимизирует расходы на пошлины, предусмотренные ведомством, получая возможность более подробно отразить в формуле изобретения всевозможные варианты его осуществления и тем самым повышая шансы на сохранение патента в силе при попытке его отмены третьим лицом.
Однако, как показала практика оспаривания именно евразийских патентов, коллегии, рассматривавшие возражения против выдачи патента, далеко не всегда принимали во внимание наличие в формуле изобретения зависимых пунктов и при этом выносили решения о признании евразийского патента недействительным полностью.
Очевидно, что такой подход коллегий вызывает совершенно резонный вопрос у заявителя: а зачем тогда вообще нужны зависимые пункты формулы изобретения? Мало того, что они увеличивают пошлину, так и при экспертизе заявки нередко в их отношении появляются замечания, исправления которых путем корректировки формулы также являются основанием для уплаты соответствующей пошлины за внесение изменений в материалы заявки.
На самом деле правилом 53 (2) Патентной инструкции предусмотрено аннулирование евразийского патента частично что в административном порядке, о котором шла речь выше, что в обычном порядке. Другими словами, внесение в оспариваемый независимый пункт формулы признаков зависимого пункта (или пунктов) допускается, и таким образом скорректированный независимый пункт также должен рассматриваться коллегией на предмет его патентоспособности при принятии решения об отмене действия патента.
Это подтверждается и относительно свежей практикой ЕАПВ в отношении евразийского патента № 031064, когда коллегия ведомства приняла решение о поддержании указанного патента в силе в измененной форме согласно правилу 53 (9) инструкции, а именно путем внесения признаков зависимых пунктов формулы изобретения в независимый пункт формулы. Ссылка на указанное дело должна помочь владельцам патентов в тех случаях, когда коллегия ЕАПВ при рассмотрении отмены действия патента отказывает в учете признаков зависимых пунктов, добавленных в независимый пункт для сохранения патента1.
***
Суммируя вышесказанное, несмотря на тонкости и нюансы, настоятельно рекомендуем заявителям оценить целесообразность подачи евразийской заявки вместо подачи аналогичной российской заявки, а в идеале — подачи аналогичных заявок в оба ведомства, ЕАПВ и Роспатент. При этом работу по подготовке материалов заявки желательно доверить опытным патентным специалистам, хорошо знакомым с процедурными и правовыми вопросами обоих ведомств.
1 https://www.eapo.org/ru/publications/public/dispute/031064.pdf