Если сотрудники компании занимаются разработкой патентоспособных объектов, то работодателю нужно учитывать несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно оформить отношения с сотрудниками по поводу создания таких объектов, чтобы в случае спора можно было доказать наличие трудовых отношений с подчиненным и создание технического новшества именно в рамках этих отношений. Судебная практика придерживается позиции, что в трудовом договоре конкретного указания на выполнение работ по созданию патентоспособных объектов может и не быть. Достаточно создания технического решения в связи с выполнением работником трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Во-вторых, важную роль в механизме перехода прав на служебный объект играет уведомление о создании работником патентоспособного объекта. Именно после его получения работодатель в течение ограниченного срока должен определиться с его дальнейшей судьбой. В-третьих, если работодатель намерен использовать созданное сотрудником новшество, то он обязан выплатить сотруднику вознаграждение, размер которого устанавливается в соответствии с договором либо правилами, установленными Правительством РФ. Подробнее о регулировании служебного объекта патентных прав, а также о подходе судов к спорным вопросам в этой сфере читайте в материале.
Исключительное право на техническое решение, созданное работником в связи с исполнением трудовых обязанностей, по общему правилу принадлежит работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК РФ). Однако доказать служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца и сохранение за работодателем права на получение патента бывает не так уж и просто.
Далее мы рассмотрим основные способы доказывания служебного характера объектов патентных прав, порядок и содержание уведомления о создании работником патентоспособного объекта, а также проанализируем способы защиты прав авторов в случае досрочного прекращения действия патента работодателем.
Служебный характер объекта патентных прав: способы доказывания и ключевые доказательства
В соответствии со ст. 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Право авторства на соответствующий объект принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента — работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
Следует отметить, что в случае возникновения судебного спора доказать служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть затруднительно.
В первую очередь судом должен быть установлен сам факт наличия между автором и организацией трудовых отношений. В большинстве случаев доказательством этого выступает договор, однако фактический допуск автора к работе с ведома работодателя без оформления договора, также с учетом ст. 16 ТК РФ, позволяет считать созданный объект служебным (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2019 по делу № СИП-345/2019).
Кроме того, на установление этого обстоятельства могут повлиять корпоративные связи работодателя: так, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии между сторонами трудовых правоотношений, несмотря на то, что автор на момент создания изобретения являлся работником не организации-правообладателя, а нескольких аффилированных с ней организаций (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 по делу № СИП-598/2018*).
Помимо этого, служебный характер объектов патентных прав подлежит определению судом на основании оценки комплекса обстоятельств, примерный перечень которых очерчен в настоящее время в п. 129 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Значительный интерес в этой связи представляет практика оценки судами указанных обстоятельств.
В частности, для установления служебного характера патентоспособного объекта судам предписано соотносить его со сферой деятельности работодателя. При разрешении этого вопроса суды учитывают как уставную (на основании устава и сведений из ЕГРЮЛ), так и фактическую деятельность организации (которая может подтверждаться различными доказательствами, в том числе сведениями из сети Интернет). В случае, если деятельность работодателя подлежит лицензированию или сертификации, соответствующие документы также будут оценены судом.
Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ и разъяснению Пленума ВС РФ фиксация в трудовом договоре конкретного указания на выполнение работ по созданию патентоспособных объектов не является обязательной — достаточно создания технического решения в связи с выполнением работником трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
Вместе с тем судебная практика свидетельствует о том, что отнесение изобретательской деятельности к должностным функциям работника существенно облегчает установление служебного характера полученного результата (например, на основании должностной инструкции менеджера по развитию продукта суд пришел к выводу о том, что должность автора подразумевает разработку новых товарных продуктов (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу № СИП-704/2019)).
Положение об осуществлении работниками изобретательской деятельности и внедрения ее результатов на производстве может носить более общий характер и содержаться в локальных документах (например, положении о внутреннем подразделении) (решение Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2020 по делу № СИП-833/2018).
В контексте данного вопроса отдельного внимания заслуживает статус руководителя, трудовые обязанности которого, как правило, отражаются в обобщенном виде, что не препятствует признанию созданного им технического решения служебным. В частности, суд может принять во внимание любые функции руководителя, например общую обязанность по руководству разработкой планов развития организации и осуществлению иных полномочий, необходимых для достижения ее целей (решение Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу № СИП-690/2019).
Значительная доказательственная база может быть сформирована работодателем в процессе осуществления контроля за изобретательской деятельностью в организации. Так, суды принимают во внимание наличие актов работодателя, содержащих поручения работнику о ведении изобретательской деятельности или создании конкретного технического решения (служебное задание, приказ об организации работы, рабочая программа). Подобный документ должен содержать по возможности конкретное описание соответствующей деятельности или необходимого технического результата и указание ответственных лиц.
В процессе деятельности работодателем может быть организована периодическая фиксация ее промежуточных итогов, что поможет получить весомые доказательства проведения работ именно по поручению и в интересах работодателя (отчеты об этапах реализации поручения, аналитические и информационные справки, презентации, протоколы совещаний, служебные записки, электронная переписка).
При рассмотрении спора работодателю также стоит предоставить доказательства того, что работник-автор был обеспечен рабочим местом, оборудованием и средствами для создания технического решения. В свою очередь, работник может утверждать обратное, ссылаясь на отсутствие у работодателя требующихся условий, например необходимого программного обеспечения (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу № СИП-704/2019).
В отдельных случаях (например, при создании объекта в области тяжелой промышленности или опасного производства) целесообразно обратить внимание суда на то, что само по себе предположение о проведении работ вне рабочего места («в домашних условиях») заслуживает критической оценки.
Цель создания патентоспособного объекта, как правило, определяется судом на основании оценки совокупности остальных критериев и носит общий характер, например оптимизация и повышение эффективности работы предприятия.
Значительное внимание суды уделяют последующему поведению работника и работодателя, что особенно важно в случаях, когда автор или один из соавторов технического результата выполняет в организации руководящие функции и совершает от ее лица действия в целях оформления прав на спорное техническое решение, например подписывает и подает в уполномоченный орган заявку на получение работодателем патента, заключает договор с патентным поверенным на совершение соответствующих действий и дает ему соответствующие указания, осуществляет уплату патентных пошлин (решения Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 по делу № СИП-598/2018, от 09.09.2019 по делу № СИП-345/2019, от 18.07.2017 по делу № СИП-775/2016). Во внимание может приниматься и электронная переписка, свидетельствующая о согласии одной из сторон с получением патента другой стороной.
Для сохранения возможности претендовать на исключительное право работодателю также не следует совершать действий, подтверждающих согласие с его принадлежностью автору, например, заключать с работником лицензионный договор на использование объекта (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017 по делу № СИП-818/2014).
Судом могут быть учтены и любые иные обстоятельства, в совокупности свидетельствующие о служебном характере созданного объекта, к примеру, участие работника в создании других служебных технических решений (решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2017 по делу № СИП-775/2016), ведение работодателем исследовательской деятельности в соответствующей сфере задолго до подачи заявки на выдачу патента (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу № СИП-219/2016).
Надлежащее уведомление: что учесть работнику и работодателю
Важную роль в механизме перехода прав на служебный объект играет уведомление о создании работником патентоспособного объекта: именно после его получения работодатель в течение четырех месяцев должен определиться с дальнейшей судьбой технического решения (подать заявку на выдачу патента, передать право на получение патента третьему лицу или сообщить работнику о сохранении информации в тайне). В случае бездействия работодателя по истечении четырех месяцев право на получение патента возвращается работнику (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).
Отметим, что с 1 января 2022 г. указанный срок будет составлять шесть месяцев в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».
Законодательно закреплено требование лишь к письменной форме уведомления, однако Судом по интеллектуальным правам сформированы собственные подходы к содержанию и порядку направления извещения, в частности:
уведомление должно касаться уже созданного технического решения и содержать идентифицирующие его признаки.
Не является надлежащим формальное извещение о создании некоего объекта без раскрытия его сути, не позволяющее работодателю оценить его свойства, ценность и патентоспособность (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2019 по делу № СИП-97/2019);
извещение должно быть доведено до руководства работодателя, уполномоченного на принятие решений в отношении созданного объекта.
В частности, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам оценил как неправомерные действия директора филиала, который способствовал получению патента одним из работников в обход работодателя (без надлежащего уведомления уполномоченных лиц о создании и существенных признаках изобретения, что воспрепятствовало проверке факта его создания и реализации работодателем права на получение патента), а взамен получил долю в исключительном праве на изобретение (решение от 11.09.2020 по делу № СИП-833/2018).
Кроме того, Суд по интеллектуальным правам строго придерживается правила о письменной форме уведомления, поскольку именно с ним законодатель связывает начало течения срока на принятие работодателем решения о дальнейшей судьбе созданного объекта. Само по себе наличие у работодателя информации о полученном техническом решении (например, в связи с тем, что один из соавторов занимает руководящую должность) для целей применения п. 4 ст. 1370 ГК РФ значения не имеет (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу № СИП-737/2019*).
Несмотря на то что негативные последствия несоблюдения приведенных критериев возлагаются именно на работника, направление даже подобного ненадлежащего уведомления формально предоставляет автору возможность сослаться на извещение работодателя о созданном объекте. Подобные ситуации влекут для работодателя риск утраты права на получение патента и необходимость несения судебных издержек на восстановление нарушенного права.
С учетом этого как автор технического решения, так и его работодатель должны быть заинтересованы в соблюдении понятного и прозрачного порядка уведомления о создании патентоспособного объекта. В связи с этим работодателем может быть рассмотрена возможность установления собственного порядка извещения (в рамках отдельной инструкции или трудового договора) с определением требований к форме и содержанию уведомления, уполномоченных должностных лиц, порядку и форме направления работнику ответа (с учетом решений, которые могут быть приняты работодателем на основании ст. 1370 ГК РФ, и установленного четырехмесячного срока на их принятие).
Защита прав авторов при досрочном прекращении действия патента
Одной из ключевых проблем применения ст. 1370 ГК РФ является защита прав авторов служебных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов в случае злоупотребления работодателем своими правами на досрочное прекращение действия патента во избежание выплаты авторского вознаграждения.
В силу абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ работодатель, получивший патент на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязан выплатить работнику вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора — судом. В отсутствие соответствующего договора между работником и работодателем выплата автору вознаграждения осуществляется по ставкам, в порядке и в сроки, установленные Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы») (далее — Правила).
Согласно п. 2 Правил вознаграждение автора за создание служебного изобретения составляет 30% его средней заработной платы, а за создание промышленного образца или полезной модели — 20% его средней заработной платы. В силу п. 3 Правил за использование работодателем служебного изобретения работнику выплачивается вознаграждение в размере трех средних заработных плат работника за последние 12 календарных месяцев, в которых такое изобретение было использовано (две средние заработные платы в случае использования работодателем служебного промышленного образца или служебной полезной модели).
Отметим, что указанные Правила действуют с 1 января 2021 г. В соответствии с ранее действовавшими Правилами (постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512) за использование работодателем служебного изобретения, служебного промышленного образца или служебной полезной модели выплате подлежала только одна средняя заработная плата.
По общему правилу исключительное право и удостоверяющий это право патент действуют 20, 10 и пять лет в отношении изобретения, полезной модели и промышленного образца соответственно (ст. 1363 ГК РФ). После прекращения действия исключительного права изобретения, полезные модели и промышленные образцы переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК РФ).
Соответственно, работник, являющийся автором служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, правомерно рассчитывает на то, что вознаграждение за использование работодателем результата его творческого труда будет выплачиваться ему в течение всего срока действия патента.
Между тем действие патента может быть прекращено досрочно — в этом случае изобретение, полезная модель или промышленный образец будут считаться перешедшими в общественное достояние, а работник лишится права на получение за них вознаграждения.
В статье 1399 ГК РФ закреплены следующие основания досрочного прекращения действия патента:
-
направление патентообладателем соответствующего заявления (например, в случае утраты работодателем интереса к использованию объекта патентных прав);
-
неуплата патентообладателем в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе (например, в случае отсутствия у работодателя денежных средств).
Необходимо подчеркнуть, что сами по себе действия (бездействие) работодателя, направленные на досрочное прекращение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, не свидетельствуют о злоупотреблении им своими правами. Такое злоупотребление имеет место, когда единственной целью работодателя является освобождение от обязанности по уплате работнику вознаграждения — в частности, когда работодатель после направления заявления о прекращении действия патента продолжает использовать объект патентных прав.
Первоначальный подход судов к защите прав авторов от злоупотреблений со стороны работодателя предусматривал распространение обязанности работодателя по выплате авторского вознаграждения как на период действия патента, так и на период после его досрочного прекращения.
В частности, как указал Свердловский областной суд в Определении от 23.12.2010 по делу № 33-14979/2010: «...даже при прекращении действия патента правоотношения между изобретателем и его работодателем, ранее оформившим на себя патент на изобретение, не прекращаются и обязанность у работодателя по выплате авторского вознаграждения сохраняется».
Указанный вывод суда был мотивирован тем, что отказ работодателя от уплаты патентной пошлины и досрочное прекращение действия патента в условиях продолжения использования работодателем изобретения не должны нарушать права работника на получение авторского вознаграждения. К аналогичному выводу пришел Ленинградский областной суд в Определении от 03.02.2011 по делу № 33-630/2010, дополнительно отметивший, что уплата авторами патентной пошлины за работодателя представляла собой самозащиту права.
С таким подходом к сохранению у работодателя обязанности по выплате вознаграждения не согласился ВС РФ, который в п. 27 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утвержден Президиумом ВС РФ 23.09.2015) разъяснил, что прекращение действия патента влечет прекращение обязанности организации по выплате вознаграждения авторам изобретения за его использование.
Данная правовая позиция была впоследствии дополнена ВС РФ указанием на наличие у работника права предъявить к работодателю требование о возмещении убытков, если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено работодателем с целью прекращения выплаты вознаграждения, то есть со злоупотреблением правом (п. 133 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).
Таким образом, ВС РФ разграничил право автора на вознаграждение, представляющее собой одно из патентных прав и не являющееся санкцией, и убытки как меру гражданско-правовой ответственности, прямо подчеркнув, что автор вправе требовать возмещения убытков в случае досрочного прекращения работодателем действия патента и продолжения его использования в своей хозяйственной деятельности.
Следует отметить, что взыскание убытков в размере неполученного авторского вознаграждения является эффективным правовым инструментом защиты прав автора. Изложенное подтверждается, в частности, судебной практикой (см. Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.10.2020 по делу № 2-1089/2019). Вместе с тем мы отмечаем, что, позволяя авторам компенсировать финансовые потери, механизм взыскания убытков тем не менее не может предотвратить нарушение их прав.
Важным шагом на пути решения данной проблемы является дополнение ст. 1370 ГК РФ п. 4.1, в соответствии с которым при принятии работодателем решения о досрочном прекращении действия патента он будет обязан уведомить об этом работника и по его требованию передать ему исключительное право на безвозмездной основе.
В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор будет вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. В случае если работодатель не уведомит автора о досрочном прекращении действия патента, автор будет вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счет работодателя.
Указанные изменения внесены в ст. 1370 ГК РФ Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ и вступят в силу с 1 января 2022 г.
Отметим, что данная норма позволит автору безвозмездно приобрести исключительное право на созданное им служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец и реализовывать в дальнейшем все права, принадлежащие патентообладателю. По нашему мнению, такой механизм будет способствовать защите прав авторов и позволит уменьшить объем злоупотреблений со стороны работодателей.
Вместе с тем можно усмотреть правовую неопределенность в части распространения действия указанного пункта на ситуации досрочного прекращения исключительного права работодателя в связи с неуплатой им патентной пошлины. Если судебная практика будет исходить из буквального толкования данного пункта и его применения только в случае принятия работодателем решения о досрочном прекращении действия патента и направления соответствующего заявления в уполномоченный орган, правовой эффект данной нормы может быть значительно снижен.
* В СКЭС ВС РФ в настоящее время подана кассационная жалоба.
