В последнее время интернет-торговля получает все большее развитие. При этом владельцы интернет-магазинов нуждаются в индивидуализации своего продукта ничуть не меньше, чем владельцы офлайн-магазинов. Доменное имя и оформление сайта — это то, что позволяет отличать предлагаемый онлайн продукт среди других. Однако существующее гражданское законодательство не причисляет доменное имя к средствам индивидуализации. В связи с этим возникает вопрос: можно ли доменное имя или обозначение, используемое на сайте (например, логотип интернет-магазина), рассматривать как коммерческое обозначение для того, чтобы сделать его охраноспособным и защитить в случае использования аналогичных обозначений конкурентами? Проанализируем этот вопрос на основе законодательства и судебной практики в нашем материале.
Коммерческое обозначение — средство индивидуализации, используемое субъектами предпринимательской деятельности (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для идентификации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 1538 ГК РФ). Такое обозначение не подлежит регистрации (как, например, товарный знак), не является фирменным наименованием, не включается в учредительные документы организации и в ЕГРЮЛ. Возникновение прав на коммерческое обозначение не связано с какими-либо формальностями. Право на коммерческое обозначение возникает и охраняется лишь в силу его фактического использования при ведении предпринимательской деятельности.
Представим ситуацию. Есть небольшой фитнес-клуб «Всегда в форме». Юридическим лицом, которое заключает договор с клиентом и оказывает ему услуги, является ООО «Ромашка». Но чтобы отличаться от других клубов-конкурентов, этот фитнес-клуб именует себя «Всегда в форме». Он проводит рекламную кампанию, используя название «Всегда в форме» (над входом в клуб устроена вывеска «Всегда в форме», наименование употребляется в рекламном ролике, который транслируется по различным каналам), на бланках договоров, которые заключаются с клиентами фитнес-клуба и поставщиками, на клубных картах клиентов, на визитках указывается это название, даже сайт данного клуба называется «vsegda-v-forme.ru». Фитнес-клуб пользуется популярностью. При этом товарный знак владельцы фитнес-клуба не регистрируют.
В данной ситуации «Всегда в форме» является коммерческим обозначением, то есть неким локальным брендом, который ассоциируется у потребителей с определенным местом оказания соответствующих услуг. Если конкуренты откроют в этом городе фитнес-клуб с аналогичным названием, то ООО «Ромашка» сможет в суде защитить свои права на коммерческое обозначение «Всегда в форме».
Охраноспособность коммерческого обозначения определяется тремя основными критериями:
-
Обладание достаточными различительными характеристиками. Оно должно отличаться от обозначений других аналогичных предприятий, выделяться среди них. Например, табличка «Магазин» на продуктовом магазине не может признаваться коммерческим обозначением. Она не индивидуализирует данный конкретный магазин среди прочих.
-
Известность в пределах определенной территории. Это означает, что конкретное обозначение ассоциируется у потребителей района (города, области) с конкретным местом продажи, производства товаров или оказания услуг. Так, в вышеуказанном примере фитнес-клуб «Всегда в форме» известен жителям района, где он находится.
-
Факт осуществления коммерческой деятельности лицом с использованием коммерческого обозначения.
Теперь представим несколько иную ситуацию. ООО «Ромашка» является владельцем интернет-магазина Style Store, через который продает одежду (футболки и толстовки) с авторскими принтами. Торговля осуществляется через интернет-сайт с доменом style-store.ru. Компания работает давно, имеет хорошую репутацию и свою клиентскую базу. Словесное обозначение Style Store, а также специально разработанный графический логотип как товарные знаки не зарегистрированы. Вдруг компания с доменом style-store.ru случайно обнаруживает сайт другого интернет-магазина Style Store по продаже одежды с доменом stylestore.com. Может ли ООО «Ромашка» рассчитывать на защиту нарушенных исключительных прав на коммерческое обозначение? Являются ли домен style-store.ru, логотип интернет-магазина, наименование Style Store, размещенное на главной странице сайта, коммерческими обозначениями?
Следует отметить, что доменное имя в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ средством индивидуализации само по себе не является. Доменное имя в контексте положений ч. 4 ГК РФ — одна из возможных форм использования средства индивидуализации (товарного знака, коммерческого обозначения, наименования места происхождения товара).
Вывеска офлайн-заведения и доменное имя интернет-магазина: в чем разница
Попробуем абстрагироваться от такого подхода законодателя и задаться вопросом: что же представляет из себя доменное имя по существу?
Если провести аналогию с реальностью, доменное имя — это вывеска, указатель, табличка, которая «висит» над «входом» интернет-сайта. Наименование домена, заглавная надпись или графический логотип на главной странице сайта призваны индивидуализировать интернет-сайт (страницу в социальной сети), вызвать в сознании потребителя стойкие ассоциации между обозначением и «местом», где можно приобрести определенный товар.
В случае успешного опыта приобретения необходимого продукта стойкая ассоциация системы обозначений интернет-сайта (доменное имя, словесное обозначение или логотип интернет-магазина) с товаром позволит потребителю найти уже знакомый сайт среди сотен других.
Интернет-сайт, конечно, не является местом на карте в прямом смысле слова. Однако их сущностное единство достаточно очевидно: покупатель заходит в интернет для поиска нужного ему интернет-магазина с конкретным доменом, аналогично тому как он отправляется в реальный магазин под определенной вывеской за необходимой ему вещью. Если функции классического коммерческого обозначения и доменного имени (словесного обозначения или логотипа интернет-магазина), в сущности, одинаковы, то почему одному из них предоставлена правовая охрана, а второму — нет?
В современных условиях многие организации осуществляют коммерческую деятельность дистанционно, через интернет. Интернет-сайт в таком случае является для покупателя аналогом входной группы в помещение магазина. Представляется, что в ближайшем будущем такая тенденция будет развиваться и дальше. При таких условиях необходимо пересмотреть сложившийся подход к коммерческому обозначению и экстраполировать эту юридическую конструкцию на отношения, складывающиеся в интернете. Потому что в противном случае лица, которые предпочли осуществлять деятельность онлайн, оказываются в менее выгодном положении, поскольку единственный их шанс закрепить индивидуализирующее обозначение за собой — регистрация товарного знака, а это накладывает дополнительные временные и финансовые затраты.
Особенности процессуального доказывания при защите прав на домен как на коммерческое обозначение
С точки зрения доказывания различных фактов, касающихся коммерческого обозначения в интернете, все может обстоять даже проще, чем в случае с доказыванием прав на его классический вариант.
Если рассматривать доменное имя в качестве коммерческого обозначения, то одним из фактов, подтверждающих дату возникновения прав на него, может являться факт его регистрации. Доказать этот факт несложно: достаточно представить распечатку одного из Whois-сервисов или в крайнем случае запросить информацию у регистратора доменных имен через суд.
Факт использования коммерческого обозначения на определенную дату можно подтвердить и скриншотами, если сделать их сразу в момент размещения на интернет-сайте соответствующих словесных или графических обозначений (возможность предоставления скриншотов в качестве доказательств предусмотрена п. 55 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Как правило, при доказывании известности коммерческого обозначения как одного из критериев его охраноспособности в качестве доказательства необходимо приводить результаты социологического опроса, предполагающего специальную разработку вопросов и подготовку выборки опрашиваемых респондентов. В случае же с обозначениями, используемыми в интернете, при доказывании факта их известности представляется возможным использовать данные сервисов, отражающих посещаемость сайтов, и анализ поведения потребителей (например, «Яндекс.Метрика», Google Analytics).
Следует отметить, что суды при рассмотрении дел, в которых встает вопрос о правомерности использования похожих доменных имен, анализируют фирменные наименования владельцев сайтов.
Цитируем документ
Поскольку юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, то коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет. Принимая во внимание тот факт, что доменное имя <…> не отражает реального имени владельца или его фирменного наименования и у владельца доменного имени нет соответствующего фирменного наименования и, как следствие, нет прав и законных интересов в отношении данного доменного имени, то возражения ответчика не принимаются судом.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019 № 09АП-63084/19
Таким образом, существуют определенные теоретические и практические предпосылки к тому, чтобы рассматривать доменные имена и некоторые другие обозначения, используемые на интернет-страницах, в качестве коммерческих обозначений. В первую очередь это может быть необходимо для целей защиты нарушенных исключительных прав на такой объект интеллектуальной собственности.
Домен как коммерческое обозначение: позиция судов
Как же отвечает на вопрос о возможности рассмотрения доменного имени в качестве коммерческого обозначения судебная практика? Как это часто бывает, неоднозначно.
В некоторых решениях суды прямо указывают, что исключительное право на доменное имя как на коммерческое обозначение ни при каких обстоятельствах возникнуть не может (например, см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018 № 09АП-44998/18).
Иногда суд отказывает в признании исключительных прав на доменное имя как на коммерческое обозначение, исходя из обстоятельств конкретного дела, но в целом признавая такую возможность при соблюдении установленных законом условий. Так, в арбитражном суде рассматривалось дело по иску о нарушении исключительных прав на коммерческое обозначение — доменное имя aro-market.ru. Истец доказывал, что доменным именем aro-market.ru начал пользоваться раньше, чем ответчик стал использовать доменное имя aromarket.ru. Важно то, что истец заявил о нарушении исключительных прав на доменное имя как на коммерческое обозначение, и суд не стал возражать против такой квалификации, не исследовал вопрос о том, является ли доменное имя коммерческим обозначением. В удовлетворении иска было отказано по другим основаниям. Апелляция отменила решение, удовлетворив иск, при этом также рассматривая доменное имя как коммерческое обозначение. Кассация отменила решение апелляционной инстанции, указав, что само по себе доменное имя средством индивидуализации признано быть не может. Для этого необходимо доказать совокупность критериев, установленных законом, в случае с коммерческим обозначением — критерий обладания достаточными различительными характеристиками и известность в пределах определенной территории. Судом же данные обстоятельства не исследовались, соответствующие доказательства сторонами не представлялись. Однако при доказанности этих обстоятельств суд допустил возможность признания доменного имени в качестве коммерческого обозначения.
Цитируем документ
<...> интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть для того чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 № С01-301/2017 по делу № А60-1837/2016
Отказ в удовлетворении требований по иску ООО «Одноклассники» к ООО «Издательство „Эксмо“» о нарушении прав на коммерческое обозначение — доменное имя odnoklassniki.ru — также связан с отсутствием доказательств, подтверждающих критерии охраноспособности, а не фактом невозможности признания за доменным именем статуса коммерческого обозначения (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.05.2009 № КГ-А40/1594-09).
По обстоятельствам другого дела истец обратился в суд за защитой права на коммерческое обозначение Taxi Online, которое ответчик незаконно использовал для индивидуализации услуг такси. Суд признал наличие у истца права на коммерческое обозначение Taxi Online, которое изначально и преимущественно использовалось в доменном имени сайта. Истец зарегистрировал домен TAXIONLINE28.RU, разработал изображения Taxi Online и Online Taxi, использовал в сети интернет-баннер «Такси Онлайн тел. 999-000», создал рекламную страницу в социальной сети Facebook, использовал словосочетание Taxi Online при заключении договоров. Указанных обстоятельств суду оказалось достаточно для признания обозначения Taxi Online коммерческим обозначением (решение Арбитражного суда Амурской области от 30.06.2014 по делу № А04-2253/2014). В апелляции решение было подтверждено (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 № 06АП-4508/14).
Одно из последних решений по рассматриваемому вопросу (дело № А17-545/2019) развивает тенденцию возможного признания за доменом статуса коммерческого обозначения. Дело связано с использованием обозначения ZOZH. Истец использовал не только словесное обозначение, но и графический логотип, разработанный по договору и содержащий обозначение zozh. Истец начал использовать обозначение для индивидуализации продажи спортивной одежды. Для продажи товаров через интернет он зарегистрировал домен www.zozhme.ru, создал страницы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram), где в домене третьего уровня также фигурировало обозначение zozh. Логотип использовался на чеках, скидочных картах клиентов. Также истец арендовал помещение в торговом центре, чтобы продавать товары офлайн. В качестве доказательств известности обозначения истец представил отчет статистики посещаемости сайта zozhme.ru, сформированный в «Яндекс.Метрике», а также информацию о количестве подписчиков в социальных сетях. Ответчик зарегистрировал домен и страницы в социальных сетях с использованием обозначения zozh позже, но возражал против того, что у истца могло возникнуть право на домен как на коммерческое обозначение. Однако суд встал на сторону истца, признав zozh коммерческим обозначением. Суд признал доказанными факт наличия у обозначения различительных признаков, отличающих его от других обозначений, его известность, «стойкую ассоциацию предлагаемого бренда с коммерческой деятельностью истца» (решение Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019 по делу № А17-545/2019).
В целом суды готовы признавать доменное имя коммерческим обозначением (точнее, ту словесную составляющую, которую содержит доменное имя). Важно помнить про критерии признания обозначения коммерческим (достаточные различительные признаки, известность на определенной территории, фактическое осуществление коммерческой деятельности) и представлять убедительные доказательства, подтверждающие эти признаки. Такой подход может помочь лицам, осуществляющим коммерческую деятельность через интернет, защитить исключительные права на обозначение, не зарегистрированное в качестве товарного знака. Этот же подход может быть применен к оспариванию зарегистрированных товарных знаков в случае, если использование аналогичного обозначения (например, интернет-магазином) началось ранее даты приоритета товарного знака (в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 8 ст. 1483 ГК РФ).