1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 112

Новые правила расчета компенсации за контрафакт

Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» указанные нормы признаны частично не соответствующими Конституции РФ применительно к п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Принятие этого Постановления повлекло за собой изменение установленного порядка определения компенсации за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.

Способы защиты исключительных прав и виды компенсации

Интеллектуальные права в России защищаются общими способами, предусмотренными ГК РФ, перечень которых, как следует из ст. 12 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Если говорить в целом, то способы защиты интеллектуальной собственности, предусмотренные действующим законодательством, весьма многочисленны. Их можно условно разделить на четыре группы:

  • признание права;

  • восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

  • возмещение убытков;

  • самозащита права.

Самыми распространенными способами защиты интеллектуальной собственности на сегодняшний день можно считать иски о защите исключительных прав, связанных с нарушением прав на средства индивидуализации, прав на товарные знаки, на доменные имена в сети Интернет и требования о возмещении убытков или компенсации.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 данного кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. При этом по смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер установить невозможно (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или, по крайней мере, приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, ГК РФ предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из п. 3 ст. 1251 ГК РФ, определяется судом в пределах, установленных данным кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если же одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Расчет суммы компенсации

На практике трудности в обеспечении индивидуального подхода при определении компенсации за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности возникают по большей степени при так называемом множественном нарушении, когда одним противоправным действием нарушаются права на несколько результатов интеллектуальной деятельности.

В первую очередь проблемой становится доказательство самого факта множественного нарушения. Так, если правообладатель обращается в суд с требованием о возмещении компенсации за нарушение прав на несколько частей произведения (например, персонажей мультфильма), то он должен доказать, что указанные части являются самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, в противном случае компенсация будет взыскана за нарушение произведения в целом (исходя из Определения ВС РФ от 11.06.2015 № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013, часть произведения приобретает самостоятельный характер в случае возможности ее использования независимо от самого произведения в целом). Аналогично будет признано единым нарушением использование зависимых друг от друга товарных знаков или средств индивидуализации. Критерием выступает наличие одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющего фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 по делу № А 40-146649/10-19-1260).

В то же время интересно отметить позицию судов по вопросу множественности нарушения исключительных прав на музыкальные произведения. В пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), делается вывод о том, что каждое из музыкальных произведений (песен), содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.

Похожий вывод делается в отношении особенностей расчета компенсации за незаконное использование товарного знака.

Так, по тексту п. 32 Обзора изложена правовая позиция Верховного Суда РФ, в соответствии с которой незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав на три товарных знака, размещенных на реализованном предпринимателем товаре (альбоме) без согласия правообладателя.

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения арбитражным судом апелляционной инстанции, требования истца удовлетворены частично. При расчете суммы компенсации суды исходили из реализации ответчиком одного товара, учли однократный характер нарушения и отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях.

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в части размера компенсации, удовлетворил требования истца в полном объеме.

При этом арбитражный суд кассационной инстанции указал, что суды, взыскивая компенсацию в минимальном размере, не учли, что каждый из трех товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и в ситуации, когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав (например, нарушены права на объемный товарный знак, который одновременно является еще и промышленным образцом), меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно.

В этой связи правовые консультанты часто рекомендуют правообладателям регистрировать один материальный объект как несколько объектов интеллектуальной деятельности.

Поскольку множественное нарушение прав на интеллектуальную собственность часто бывает сопряжено с наличием затруднений доказывания размера убытков в каждом отдельном случае, расчет суммы требований о возмещении компенсации целесообразно проводить по фиксированному методу в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности.

Другие варианты расчета компенсации обычно используются, когда имеется возможность доказать количество контрафактных экземпляров объекта интеллектуальной собственности и объем нарушения.

Однако главной проблемой в обеспечении индивидуального подхода при рассмотрении исков о взыскании компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность все еще остается отсутствие надлежащего правового механизма и четких критериев для достижения соразмерности суммы компенсации и объема причиненных убытков.

Пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено право суда снижать размер компенсации ниже пределов, установленных Гражданским кодексом, но не менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда уменьшенная на основании указанной статьи компенсация остается чрезмерной, но не может быть снижена еще больше в силу установленных законом ограничений.

Шаг в сторону обеспечения принципов соразмерности и справедливости компенсации был сделан в Постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П. Так, допустимо отступление от ограничений, установленных подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, для снижения суммы компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, взыскиваемой с индивидуального предпринимателя, при условии, что даже с учетом возможности снижения размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубого характера (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

В качестве своеобразных критериев возможности отступления от принципов справедливости, равенства и соразмерности Конституционный Суд выделил следующие:

1) нарушитель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;

2) нарушение совершено в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности;

3) ответчиком доказано, что размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

4) нарушение совершено впервые;

5) использование контрафакта не является основным «видом деятельности» нарушителя;

6) нарушителю не было известно о контрафактном характере реализуемой продукции.

Однако нерешенным остался вопрос о возможности снижения суммы компенсации ниже минимального предела в случае нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности со стороны юридического лица, а также о критериях, которыми суды должны в таком случае руководствоваться. Довольно спорным кажется и условие, обязывающее ответчика осуществлять исчисление и доказывать реальный размер причиненных убытков, учитывая, что истец в силу специфичности споров в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность от такой обязанности законодателем был освобожден.

По сути, Конституционный Суд возлагает на ответчика обязанность установить то, что по объективным причинам не подлежит установлению в таких спорах. Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15, при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права и смежных прав, суду необходимо учитывать, что истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Поскольку готовящиеся в настоящий момент изменения в ст. 1252 ГК РФ (проект федерального закона 02/04/02-17/00061822 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации») ограничиваются лишь инкорпорированием позиции Конституционного Суда и не предполагают разработки и внесения дополнительных идей, развивающих Постановление № 28-П, представляется, что вопрос о соблюдении принципов соразмерности и справедливости компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности в ближайшем будущем останется открытым.