1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 5499

Лицензионный договор на секрет производства: риски и пути их нейтрализации

Предметом обсуждения на прошедшем в конце марта ХIV Форуме по интеллектуальной собственности, разумеется, последние поправки в четвертую часть Гражданского кодекса РФ. Но не только они — участники поделились опытом и по другим, уже «привычным» проблемам, например рискам при заключении лицензионного договора в отношении секрета производства (ноу-хау).

Возмездная передача секрета производства всегда вызывала много вопросов, ведь защитить информацию, имеющую секретный статус, сложнее вдвойне, если она может приносить доход. Свое выступление на форуме руководитель юридичес­кого департамента компании «БАСФ» Алексей Большаков посвятил именно этой теме — рис­кам, которые возникают при передаче правообладателем ноу-хау по лицензионному до­говору.

Пренебрегать мерами по охране коммерческой тайны не стоит

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности (далее — РИД), в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.

При этом сведения должны отвечать следующим критериям:

  • должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам;
  • у третьих лиц не должно быть к ним свободного доступа на законном основании;
  • в отношении таких сведений обладателем должен быть введен режим коммерческой тайны (далее — КТ) (ст. 1465 ГК РФ).

Ноу-хау может быть не любая информация, а лишь та, которая имеет четыре характерных ключевых признака:

  • ноу-хау прежде всего является РИД, то есть необходим интеллектуальный вклад в создание секрета производства (обычная база данных не может быть ноу-хау, а значит, не будет защищаться ГК РФ и иными законами);
  • необходимо проведение оценки РИД, не только теоретичес­кой, но и практической. Его ценность должна быть отражена в бухучете компании; иными словами, оценка должна быть обоснованной;
  • необходимо соблюдение режима КТ в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Закон о КТ). Это очень важный элемент, без которого вся конструкция ноу-хау «рассып­лется». Если этот режим будет нарушен по вине правообладателя (лицензиара), то претендовать на законность и реальность сделки не стоит.

По словам А. Большакова, судебная практика показывает, что при передаче ноу-хау по лицензионному договору стоит обратить внимание на следующую часть дефиниции: ноу-хау — это сведения, «к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». Здесь наблюдается жесткая связь с Законом о КТ (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о КТ).

Иными словами, понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» оказались сильно переплетены. По мнению А. Большакова, ноу-хау без соблюдения режима КТ существовать не может. Стоит отметить, что данная ситуация несущественно изменится и с 1 октяб­ря 2014 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (см. «ЭЖ», 2014, № 12, с. 07, 13).

Закон о КТ устанавливает следующие меры по охране КТ (ст. 5):

  • определение перечня информации, составляющей КТ;
  • ограничение доступа к информации, составляющей КТ, путем установления порядка обращения с ней;
  • ведение учета лиц, имеющих доступ к информации КТ, и тех, кому она была предоставлена;
  • урегулирование отношений относительно информации, составляющей КТ, с работниками в трудовых договорах, с контрагентами — в гражданско-правовых договорах;
  • нанесение грифа «коммерчес­кая тайна» на материальные носители.

А. Большаков подчерк­нул, что если при передаче информации правообладатель рассчитывает получить вознаграждение, то ему необходимо убедиться, что все перечисленные меры были предприняты.

Ведь если возникнет спор по части разглашения КТ, то в суде именно лицензиару придется доказывать, что он сделал все для охраны КТ в компании, в том числе в отношении той информации, которая входит в предмет договора. Однако на деле перечисленные меры безопасности бизнесмены игнорируют, а проще говоря, в большинстве компаний режим КТ вовсе отсутствует.

Детальная регламентация порядка передачи ноу-хау обеспечит его секретность

Привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности за разглашение КТ можно и сотрудников компании (п. 2 ст. 1470 ГК РФ), и ее контрагентов (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). В отношении первой категории лиц речь может идти о дисциплинарной ответственности (п. 2 ст. 14 Закона о КТ), возмещении причиненных убытков, а в отношении второй также и о взыскании заранее определенной суммы компенсации за разглашение конфиденциальной информации. Кроме того, существует и уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Однако применить данные меры ответственности, считает А. Большаков, сложно, если не доказать, что разглашенные сведения составляли КТ и разгласило их именно данное лицо. Кроме того, лицо может не знать, что использует секретную информацию незаконно, например, когда получает доступ к ней в результате случайности или ошибки. Не нужно забывать, что в эту ловушку легко попасть, если принимают ноу-хау одни сотрудники, а непосредственно работают с ним другие, трудовая функция которых не предполагает работу с чужой конфиденциальной информацией и/или которые письменно не предупреждены о необходимости сохранения ноу-хау в тайне.

Поэтому задача руководства компании состоит в том, чтобы при создании и работе с ноу-хау все лица, которые могут так или иначе знать о его существовании и содержании, были письменно уведомлены об их работе с информацией, составляющей КТ. И, разумеется, ознакомлены с мерами и видами ответственности, предусмотренной за нарушение режима КТ.

Говоря также об ответственности лицензиата за разглашение ноу-хау, стоит подумать об использовании юрисдикции, в которой существует институт заранее оцененных убытков. В данном случае достаточно будет доказать лишь сам факт разглашения КТ и то, что это разглашение произошло по вине контрагента. В России законодательно данный институт не закреплен, и в судебной практике хоть и встречаются решения, признающие правомерность заранее определенных убытков, но они являются скорее исключением. Чтобы обезопасить себя финансово от недобросовестных действий лицензиата, правообладателю-лицензиару можно было бы воспользоваться и этим правовым инструментом.

Но, несмотря ни на что, полностью исключить разглашение КТ, скорее всего, не получится в силу специфики информации. Однако в силах лицензиара сделать все возможное, исключив воздействие «человеческого фактора». Необходимо дать понять людям, насколько негативными для них будут последствия разглашения КТ.

Что касается исков о привлечении разгласивших КТ к ответственности, особенно к уголовной, то суды часто отказывают заявителям по таким делам по формальным основаниям.

Проблемы передачи секрета производства — разглашение и формулировка

При передаче ноу-хау по лицензионному договору возникает немало проблем, но основных проблем две — это защита секрета производства от разглашения и определение предмета договора.

Для решения первой проблемы, как уже было сказано, необходимо правильно оформить режим КТ у лицензиара, а также обеспечить сохранность сведений при их передаче (составить детальный перечень) и использовании.

Ноу-хау существует, пока оно неизвестно широкому кругу лиц. Как только информация получает распространение, она теряет эксклюзивность, секретность, а следовательно, коммерческую ценность. Именно поэтому правильное оформление режима КТ, по мнению А. Большакова, очень важно.

Кроме того, ноу-хау должно быть в обязательном порядке задокументировано. Лицо, которое будет такой документацией заниматься, должно быть под расписку уведомлено о том, что работает со сведениями, составляющими секрет производства и не подлежащими разглашению, и о мерах ответственности, которые ему грозят за нарушение запрета на разглашение.

При непосредственной передаче ноу-хау лицензиар и лицензиат должны понимать, что была передана вся необходимая информация, зафиксированная на конкретном материальном носителе, конкретному лицу с конкретными обязанностями. В договоре следует прописать все детали вплоть до серийного номера носителя, его признаков или каких-либо физических свойств и др.

В законе есть своеобразная декларация сохранности информации при использовании ноу-хау. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений, за разглашение которых несет ответственность (п. 2 ст. 1468, ст. 1472 ГК РФ). При этом лицензиару следует обратить внимание и на структуру компании-контрагента, которая может сыграть свою роль в целях сохранности сведений. Например, при передаче информации представителю лицензиата последний не всегда понимает, что он получает, или понимает, но не осознает своих обязаннос­­тей в связи с этим. Поэтому необходимо до передачи ноу-хау подумать о том, как реально в компании контрагента будет сохраняться режим секретнос­ти ноу-хау, и вести переговоры, отталкиваясь от этих данных: как, кто, когда будет использовать секрет производства, какие гарантии предоставляются при его использовании и др.

Вторая проблема заключается в том, чтобы определить предмет лицензионного договора. Сложность порождает особый характер предмета — информация, имеющая закрытый характер. Во-первых, ее необходимо разграничить с другими объектами интеллектуальных прав, во-вторых, сохранять ее суть в секрете до подписания договора. С одной стороны, ноу-хау существует до тех пор, пока о нем не сказали. С другой стороны, если в предмете договора не написано, что конкретно мы передаем, то и договора нет. По сути, это две взаимоисключающие позиции. Обычно при заключении договора предмет стараются описывать, избегая раскрывать сущность секрета производства, а описывая цели и результаты, на получение которых он направлен.

Однако тут кроется еще одна опасность. При заключении сделки проблем может и не возникнуть, но они, вероятно, появятся позднее — после платежа или, по крайней мере, после подписания договора может возникнуть проблема с полезностью ноу-хау и экономическим эффектом от его использования. Поэтому еще на этапе переговоров необходимо удостовериться, что ноу-хау может быть использовано лицензиатом, причем именно таким образом, что искомый результат может быть достигнут.

Госрегистрация договора и сублицензия: быть или не быть?

Госрегистрация ноу-хау не является обязательной, но необходима, если предмет лицензионного договора включает в себя иные объекты интеллектуальных прав, передача которых подлежит государственной регистрации (смешанный лицензионный договор).

По словам А. Большакова, далеко не все, что создано разработчиками или инженерами компаний, может быть запатентовано. Тем более что получение патента требует больших затрат: временных, трудовых и иных. Если на предприятии постоянно производится что-то новое как результат интеллектуального труда, большинство таких РИД может и не быть защищено патентом, а передается в качестве ноу-хау путем заключения лицензионного договора, что гораздо проще.

Не стоит забывать также, что при непосредственной регистрации договора может прои­­зойти утечка информации. Поэтому если необходимость госрегистрации РИД все же появляется, то можно регистрировать не сам лицензионный договор, а выписку из него, не раскрывая важные детали, не существенные для целей регистрации.

Но бывает, что в лицензионном договоре предмет описан слишком размыто, поскольку большая детализация лишит его статуса секретности. В этом случае, для того чтобы избежать риска оспаривания прав на РИД, А. Большаков советует включить в договор РИД, права на которые защищены патентами. Такой договор, безусловно, придется зарегистрировать как смешанный (ст. 1369 ГК РФ). Однако в отношении ноу-хау такой договор вступает в силу с момента подписания, для каждого патента — с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ).

А. Большаков также обратил внимание на такое явление, как сублицензия, когда в правоотношении, помимо лицензиара и лицензиата, появляется посредник. Это может иметь место в случае заключения лицензионного договора с одной из компаний холдинга, либо с подрядчиком, который впоследствии захочет привлечь субподрядчика. При этом могут быть как ситуации, когда лицензиат заведомо знает, кто будет конечным пользователем ноу-хау, так и случаи, когда конечный пользователь заранее неизвестен.

При участии третьего лица рис­ки передачи ноу-хау останутся теми же, только с большим объемом риска. Разгласить информацию теперь могут не только лицензиат и лицензиар или их сотрудники, но и суб­лицензиат и его штат. Напрашивается выход — заключить договор с лицензиатом, а сами секреты передавать непосредственно конечному пользователю. Но в этом случае сложнос­ти добавляет то, что лицензиат и сублицензиат должны быть равны в правах (нельзя по суб­лицензионному договору передать больше, чем по лицензионному). Помимо этого, если передача ноу-хау «в рамках сублицензионного договора» идет напрямую конечному пользователю в обход лицензиата, суб­лицензионный договор может быть признан агентским, а значит, налоговые льготы к нему не применимы (письма Минфина России от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 19.02.2008 № ­03-07-11/68, от 19.02.2008 № ­03-07-11/68).

Кроме того, необходимо сформулировать положения об обязательствах конкретных людей, которые примут носитель информации от имени сублицензиата, по аналогии с передачей ноу-хау в пользу лицензиата, о которой сказано выше.