Объемный товарный знак — одна из нетрадиционных разновидностей товарного знака, особенности внешнего вида которого предопределяют специальные требования к документам, предоставляемым для регистрации товарного знака, а также специфику экспертизы подобных обозначений. В статье мы рассмотрим, с какими сложностями может столкнуться заявитель объемного товарного знака, чем отличается правовая охрана объемных товарных знаков от промышленных образцов и другие нюансы.
Товарный знак — средство индивидуализации товаров (работ, услуг), позволяющее выделить товары конкретного производителя на рынке.
В статье 1482 ГК РФ приведен открытый перечень разновидностей товарных знаков. Среди прочих к нетрадиционным товарным знакам (звуковые, позиционные и пр.) относят и объемные товарные знаки.
К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой:
-
форму товара или его части,
-
форму упаковки товара,
-
форму, не связанную с товаром (п. 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов <…>, утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 482 (далее — Правила)).
Наиболее известными примерами объемных товарных знаков являются:
-
флаконы духов (св-ва № 450944, 697765) — флакон духов HUGO BOSS;
-
стойка с леденцами (св-во № 20583);
-
форма напитков (св-во № 210963);
-
форма сумки (св-во № 549287).
Отличие объемных товарных знаков от промышленных образцов
В поисках способа охраны прав на внешний вид продукции производители могут столкнуться с иными вариантами, помимо товарных знаков.
Так, действующее законодательство предусматривает специальный способ охраны внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства посредством патентования его в качестве промышленного образца. Однако данный институт охраны полностью отличается от института товарных знаков. При этом охрана внешнего вида одного и того же изделия возможна посредством сразу обоих названных институтов.
Если объемный товарный знак представляет собой средство индивидуализации, то есть предназначен для обозначения, выделения определенных товаров и услуг, то промышленный образец представляет собой результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом автора и относящийся к конкретному изделию, то есть в отношении него действуют наряду с исключительным правом также личные неимущественные права.
В статье 1352 ГК РФ перечислены условия патентоспособности промышленных образцов, к которым относятся мировая новизна и оригинальность (к товарным знакам, включая объемные, данные требования не предъявляются).
При соответствии условиям патентоспособности внешний вид изделия может быть защищен как посредством охраны в качестве промышленного образца, так и посредством регистрации товарного знака.
Стоит отметить, что процедура патентования промышленных образцов совершенно отличается от процедуры регистрации товарного знака, она существенно сложнее, предполагает иной состав пакета заявочной документации, различны сроки патентования и регистрации, размеры пошлин. Кроме того, отличается объем правовой охраны: у товарных знаков он ограничен перечнем товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, а у промышленного образца — совокупностью существенных признаков, определяющих особенности внешнего вида изделия, и содержащихся в патенте.
Также различен срок действия правовой охраны: в отличие от товарных знаков, правовая охрана которых действует в течение 10 лет и может неоднократно продлеваться, срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента составляет пять лет и по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен еще на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет.
Таким образом, правовая охрана промышленного образца существенно ограничена по времени по сравнению с товарным знаком. Однако в отличие от патентообладателя промышленного образца правообладатель товарного знака несет обязанность использовать последний, в противном случае, если товарный знак не будет использоваться в течение трех лет, его правовая охрана может быть досрочно прекращена.
Подводя итог, можно выделить следующие основные преимущества охраны объемного товарного знака по сравнению с промышленными образцами:
1) отсутствие необходимости отвечать таким условиям, как новизна и оригинальность;
2) более простая процедура регистрации;
3) шире перечень товаров и услуг (в то время как правовая охрана промобразца связана с определенным изделием);
4) существенно более длительный срок правовой охраны (продлевать действие правовой охраны товарного знака можно неограниченное количество раз);
5) товарные знаки, в отличие от объектов патентных прав, не могут являться объектом преждепользования или послепользования, то есть исключительное право на товарный знак не ограничено данными институтами (см., например, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу № А32-1655/2021).
Наиболее полноценную охрану внешнему виду изделия можно обеспечить, используя оба вышеназванных института совместно. В этом случае правообладатель снизит риски столкновения с другими объектами (чужими промобразцами или товарными знаками), а также в случае, если правовая охрана одного из объектов (промышленного образца или товарного знака) будет прекращена, сможет защитить внешний вид изделия за счет действия другого вида правовой охраны.
Так, например, защита внешнего вида может осуществляться в том числе при помощи регистрации промышленных образцов: промышленный образец № 97861, 96302, 98479, 132496.
Особенности составления заявки и экспертизы
Заявка на регистрацию товарного знака включает в себя изображение обозначения и его описание. В случае с объемными товарными знаками представляются изображения общего вида такого обозначения: схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе в электронно-цифровой форме.
Дополнительно могут представляться изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения (подп. 3 п. 27 Требований к документам <…>, утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 482).
Экспертиза объемных товарных знаков предусматривает проверку обозначения на соответствие абсолютным и относительным основаниям для отказа в регистрации, в ходе которой устанавливается, отвечает ли обозначение и входящие в него элементы условиям охраноспособности товарных знаков, наличие/отсутствие тождества и сходства до степени смешения с обозначениями иных лиц.
В процессе экспертизы объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство обозначений определяется на основании следующих признаков:
1) внешняя форма;
2) наличие или отсутствие симметрии;
3) смысловое значение;
4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.п.);
5) сочетание цветов и тонов.
Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (п. 43 Правил).
Также на основании подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ устанавливается, не является ли заявленное объемное обозначение тождественным или сходным до степени смешения с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
При проверке сходства объемных обозначений с промышленным образцом используются признаки, указанные в п. 43 Правил.
Различительная способность
Ключевым критерием охраноспособности товарного знака является наличие у него различительной способности, которая подразумевает, что обозначение обладает необходимыми характеристиками, позволяющими потребителю отличать товары данного производителя от аналогичных товаров других изготовителей. С формой, которая не связана с товаром, вопрос наличия различительной способности, как правило, не возникает. В качестве примера можно обратиться к регистрации по св-ву № 401945 — где форма в виде стилизованной собаки является уникальной для кондитерских изделий (шоколада). При экспертизе объемных товарных знаков, представляющих собой форму товара или его упаковки, заявитель зачастую сталкивается со сложностями.
Цитируем документ
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Подпункт 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ
При определении наличия или отсутствия различительной способности подобных объемных обозначений учитываются следующие критерии:
1. Форма не обладает различительной способностью, если она простая или если она является комбинацией простых форм.
2. Форма товара/упаковки не обладает различительной способностью, если является традиционной (то есть являющейся общепринятой для данного товара/упаковки), используемой многими изготовителями.
Вопрос «традиционности» формы должен быть тщательно исследован Роспатентом. Так, суд признал недействительным решение Роспатента и обязал повторно рассмотреть возражение общества на отказ в госрегистрации товарного знака по заявке № 2014723859.
Вывод суда
...оспариваемое решение Роспатента не содержит выводов о том, что отсутствие оригинальности спорного товарного знака (заявленного обозначения) связано исключительно с функциональными, технологическими особенностями использования самих ювелирных изделий <…>.
Вместе с тем при оценке различительной способности объемных обозначений существенное значение имеет вопрос о том, в результате чего возникла форма такого обозначения — обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.
Таким образом каких-либо выводов о наличии или отсутствии конкретных критериев, условий, признаков, принимая во внимание которые Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оспариваемое решение Роспатента не содержит.
Данное обстоятельство является существенным для определения факта наличия или отсутствия различительной способности у заявленного в качестве товарного знака спорного обозначения и, соответственно, установления возможности предоставления правовой охраны такому товарному знаку.
Решение СИП от 08.06.2017 № СИП-18/2017
Чем больше форма отличается от традиционной, используемой различными производителями, тем выше ее различительная способность. И напротив, чем больше форма напоминает форму, которую соответствующий товар обычно имеет, или форму, которую потребитель ожидает увидеть, тем выше риск признания отсутствия у формы различительной способности.
3. Если форма определяется исключительно функциональными особенностями и назначением изделия, является безальтернативной, то это признаки отсутствия у нее различительной способности. Форма не должна быть обусловлена назначением, функциональными и технологическими особенностями использования товара.
Цитируем документ
…функциональность, то есть связь элементов формы со способностью выполнять определенные функции, может рассматриваться безотносительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была и элемент формы не был с такой функцией связан.
Постановление Президиума СИП от 05.02.2018 № СИП-325/2017
Обозначение представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара, если все существенные характеристики формы, как и форма в целом, выполняют техническую функцию.
Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления (п. 2.6. Руководства по осуществлению административных процедур и действий <…>, утв. приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12).
Напротив, безальтернативность формы товара/упаковки служит одним из признаков отсутствия различительной способности у такой формы.
4. Форма, даже если она обусловлена назначением или функциональными особенностями, может приобрести различительную способность в результате использования, то есть когда в результате интенсивного и широкого использования данная форма стала хорошо известна и узнаваема потребителями, ассоциируется у них с заявителем.
Последний пункт относится к случаю, предусмотренному подп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ, позволяющему осуществить регистрацию обозначения, которое изначально не обладало различительной способностью, но приобрело таковую в результате использования.
Наличие приобретенной различительной способности подтверждается с помощью пакета документов, содержащего сведения об объемах производства и продажи товаров с использованием заявленной формы (годовые отчеты, договоры, товарные накладные и др.), длительности использования такой формы, сведения о продвижении и рекламе таких товаров, включая публикации в СМИ, результаты социологических опросов и прочее.
Благодаря данному положению в законодательстве правообладателю хорошо известных потребителям драже удалось отстоять регистрацию объемного товарного знака по международной регистрации № 1368175, предоставив в качестве доказательств договоры поставки, товарные накладные и пр. документы, включая результаты соцопроса, которые свидетельствовали о высокой степени узнаваемости заявленной формы упаковки.
Вывод суда:
...как отмечалось выше, 98% респондентов определили, что с использованием знака по международной регистрации № 1368175 (упаковка без надписей) продается товар, маркированный словесным обозначением…
Решение СИП от 20.02.2020 № СИП-860/2019
Для увеличения различительной способности к объемным обозначениям нередко добавляют словесные и изобразительные элементы, обладающие различительной способностью, то есть на регистрацию заявляется комбинация, состоящая из объемного обозначения и расположенных на нем словесных и (или) изобразительных охраняемых элементов. При этом экспертиза в любом случае оценивает различительную способность формы в составе такой комбинации. В случае если форма все же признается не обладающей различительной способностью, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана с исключением заявленной формы из самостоятельной правовой охраны. Однако словесные и изобразительные охраноспособные элементы должны в этом случае доминировать над формой товара в силу пространственного расположения.
«Вместе с тем следует учитывать, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения» (постановление Президиума СИП от 21.10.2019 № СИП-619/2018).
Например, в Госреестре товарных знаков зарегистрированы объемные обозначения, имеющие традиционную форму, но отличающиеся оригинальным цветовым решением и изобразительными элементами, при этом форма включена в состав данных товарных знаков в качестве неохраняемого элемента: св-ва № 522540, 605444, 648428, 770417 и 747756.
Доказать доминирующее положение словесных и/или изобразительных обозначений над формой бывает нелегко. Так, последние вышеприведенные примеры — объемные товарные знаки по св-вам № 770417 и № 747756 прошли несколько инстанций, чтобы получить свой статус.
В деле № СИП-343/2019, касающемся товарного знака по св-ву № 747756, суд отметил, что «расположенное на куполе зонта изображение не ассоциируется с товарами 18-го класса МКТУ „зонты; зонты солнечные“, то есть по отношению к указанным товарам изображение является фантазийным и не может указывать на какие-либо свойства и характеристики зонтов <…> именно изобразительный элемент акцентирует на себе внимание, является пространственно доминирующим в общей композиции заявленного обозначения и позволяет индивидуализировать товары, отличать их от товаров иных производителей <…> изобразительный элемент является сильным по сравнению с неохраноспособной формой заявленного обозначения» (постановление Президиума СИП от 29.11.2019 № СИП-343/2019).
Стоит отметить, что большинство объемных товарных знаков регистрируются с дискламацией формы, то есть она включена в такие товарные знаки в качестве неохраняемого элемента.
Кроме того, если заявитель хочет увеличить различительную способность объемного обозначения в целом, он может предварительно зарегистрировать элементы данного обозначения в качестве отдельных товарных знаков, подтвердив таким образом их различительную способность. Например, зарегистрировать отдельно различные проекции изделия в качестве традиционных изобразительных знаков, а при наличии словесного элемента зарегистрировать отдельно и его либо комбинацию из словесных и изобразительных элементов.
В пользу заявителя сыграет также наличие иных сходных объемных товарных знаков. Например, в деле № СИП-619/2018 судом было учтено наличие у заявителя иных объемных товарных знаков по св-ву № 172654 и № 420210.
Заключение
Несмотря на то что регистрация объемного товарного знака предоставляет своему правообладателю массу преимуществ и способов защиты прав на внешний вид продукции, общее количество зарегистрированных объемных товарных знаков остается невысоким.
Одной из причин является сложность доказывания различительной способности объемного товарного знака, в частности формы изделия/упаковки изделия. До подачи заявки на регистрацию крайне важно правильно оценить обозначение, форму с точки зрения традиционности, функциональности, альтернативности, простоты и общепринятости. Не менее важно провести предварительный анализ рынка на наличие сходных/тождественных обозначений, промобразцов.
Если есть сомнения в том, что обозначение или форма имеют достаточно различительных признаков, следует заранее подготовить доказательства приобретенной различительной способности и/или добавить в обозначение иные охраноспособные изобразительные и/или словесные элементы.