Резолютивная часть постановления объявлена 09 января 2018 года.
Полный текст постановления изготовлен 12 января 2018 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,
судей - Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК» (ул. Калинина, д. 55, кв. 47, г. Невинномысск, Ставропольский край, 357100, ОГРН 1132651029367) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.06.2017 (судья Григорьева Ю.С.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2017 (судьи Величко М.Г., Баранова Ю.И., Пономарева И.В.) по делу № А32-653/2017
по иску общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК» к обществу с ограниченной ответственностью «София» (поселок городского типа Яблоновский, ул. Шоссейная, д. 69, район Тахтамукайский, Республика Адыгея, 385140, ОГРН 1150107011075) о признании использования ответчиком промышленного образца.
В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК» - Щеренко Д.А., (по доверенности от 20.12.2017);
от общества с ограниченной ответственностью «София» - Кравченко Д.В. (по доверенности от 09.01.2018).
Суд по интеллектуальным правам
установил:
общество с ограниченной ответственностью «АСТЭК» (далее - общество «АСТЭК») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к обществу с ограниченной ответственностью «София» (далее - общество «Софья») и обществу с ограниченной ответственностью «Торгсервис 23» (далее - общество «Торгсервис 23») о признании использования ответчиками промышленного образца истца, охраняемого по свидетельству Российской Федерации № 89183, в кондитерских изделиях - печенье глазированном молочной кондитерской глазурью «Домашние грибочки» - нарушением патентных прав истца и запрещении ответчикам использование продукции, сходной до степени смешения с промышленным образцом по свидетельству № 89183 в отношении однородных товаров 54-го, 55-го, 57-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) при производстве, предложении к продаже и продаже продукции.
Определением от 21.02.2017 принят частичный отказ от исковых требований к обществу «Торгсервис 23», производство к указанному ответчику прекращено.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.06.2017, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2017, в удовлетворении иска к обществу с ограниченной ответственностью «София» отказано.
Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «АСТЭК» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, неполное исследование обстоятельств дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
В поданной кассационной жалобе заявитель не соглашается с выводом суда о том, что вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым ответчиком товаром, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без применения специальных знаний.
При этом, заявитель указывает, что предметом настоящего спора является признание использования ответчиком промышленного образца, принадлежащего истцу, в связи с чем в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), для установления факта использования спорного промышленного образца в изделии ответчика, назначение экспертизы носит обязательный характер. Между тем, ходатайство истца о назначении экспертизы судом необоснованно отклонено.
Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, суды, рассматривая настоящее дело, исходили из того, что истец обратился за защитой исключительного права на товарный знак, между тем как истец является правообладателем патента на промышленный образец, что не было учтено судом.
Обществом «София» представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором с изложенными в жалобе доводами не согласилось, полагая, что они являются необоснованными; просило в удовлетворении кассационной жалобы отказать, оставив обжалуемые судебные акты в силе.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества «АСТЭК» доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции просил отменить.
Представитель общества «София» против доводов кассационной жалобы возражал, по основаниям, изложенным в отзыве, считал, что оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.
Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.
Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «АСТЭК» на основании договора от 29.12.2015 № РД0189170, заключенного с Черницовым Валерием Павловичем (дата регистрации в Государственном реестре 29.12.2015), является обладателем исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 89183.
Суды установили, что патент Российской Федерации № 89183 (дата регистрации 16.07.2014) на промышленный образец «Кондитерское изделие», выданный по заявке автора Черницова Валерия Павловича № 2012504435 включает следующий перечень характеризующих признаков:
- образным решением в виде объемной стилизованной фигуры гриба с вертикальной ножкой;
- выполнением шляпки выпуклой формы с рельефной проработкой, ножки гриба - с округлым основанием на виде спереди и сбоку;
- контрастным цветосочетанием формообразующих элементов - темной шляпки и светлой ножки;
и отличающихся признаков:
- пластической проработкой шляпки с кромкой, образованной дугообразными выступами на виде сверху, с верхней поверхностью, проработанной округлыми бугорками разного размера и с плоской горизонтально ориентированной поверхностью;
- оформлением верхней поверхности шляпки рисунком, состоящим из дугообразных элементов неравномерной толщины в виде улыбающегося личика, а нижней поверхности и каймы вдоль нижней кромки боковой поверхности контрастными, по отношению к темному верху;
- проработкой ножки расширяющейся книзу с вогнутыми участками вблизи шляпки и оформленной контрастным рисунком в виде наклонных полосок, расположенных в два ряда по высоте.
Обращаясь в арбитражный суд с иском по настоящему делу, общество «АСТЭК» ссылалось на то обстоятельство, что общество «София» осуществляет производство, предложение к продаже и реализацию кондитерского изделия в виде стилизованной фигурки гриба, дизайн которого нарушает права истца, поскольку данный товар является сходным до степени смешения с промышленным образцом, правообладателем которого является истец.
При этом в обоснование своих требований истец ссылался на внесудебное исследование от 16.09.2016, проведенное экспертами Силютиной М.П., Лапиным И.Н. и Калмыковой Г.И., согласно выводам которых продукция производства общества «София» создает впечатление, сходное до степени смешения с промышленным образцом № 89183, принадлежащим обществу «АСТЭК».
Между тем, данное экспертное заключение не было принято судом первой инстанции, поскольку по нему сравнение продукции проведено с неверным определением и смешением понятий характеризующих общие и отличительные признаки в исследуемых изделиях.
Кроме того, суд первой инстанции указал, что сравнение с промышленным образцом, приведенное в заключении от 16.09.2016, представленном истцом, судом оценено критически, поскольку в заключении специалистов не указано с продукцией какого производителя сравнивалась продукция ответчика, в том числе представленная в фототаблицах.
Вместе с тем, в качестве достоверного доказательства судом принято заключение от 26.04.2017, составленное доктором технических наук, профессором кафедры Технологии зерновых, хлебных, пищевкусовых и субтропических продуктов Кубанского государственного технологического университета Красиной И.Б., согласно которому по результатам сравнительного анализа промышленного образца по патенту № 89183 и продукции, выпускаемой обществом «София», сделан вывод о несходстве сравниваемых изделий по существенными признаками, присущих промышленному образцу по патенту Российской Федерации № 89183.
Таким образом, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, принимая во внимание экспертное заключение, пришел к выводу об отсутствии у спорного товара совокупности признаков промышленного образца, защищенного спорным патентом, что в свою очередь ведет к невозможности смешения в глазах потребителя продукции, произведенной ответчиком с изображением промышленного образца, права, на которые принадлежат истцу.
Суд апелляционной инстанции с выводом суда первой инстанции согласился, оставив решение суда без изменения. При этом суд апелляционной инстанции подтвердил, что сравниваемые образцы обладают устойчивой различительной способностью с точки зрения обычного потребителя кондитерских изделий при покупке печенья в виде грибочка.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что факт использования ответчиком промышленного образца, принадлежащего истцу, не доказан.
Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей ответчика и истца, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов не имеется ввиду следующего.
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образа охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования промышленного образца необходимо сопоставить каждый признак промышленного образца, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте предполагаемого нарушителя исключительного права.
С учетом вышеуказанных норм права, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.
Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.
Как следует из пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
Учитывая изложенное, суды верно отметили, что вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым ответчиком товаром, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
Из визуального анализа кондитерской продукции в виде грибочков, выпускаемых ответчиком, суды установили, что у данной продукции вообще отсутствует пластическая проработка шляпки с кромкой, не имеется дугообразных выступов на виде сверху, отсутствуют проработанные округлые бугорки, не имеется оформления шляпки рисунком в виде улыбающегося личика, продукция ответчика отлична от изделия по патенту Российской Федерации № 89183 на промышленный образец, достаточно выразительна, неоднородна и различаема потребителями.
При этом суд апелляционной инстанции правомерно отметил, что любое кондитерское изделие в виде печенья в форме грибочка всегда будет иметь фигуру гриба со шляпкой и ножкой, однако будет отличаться стилевой проработкой на основе геометрических форм (рельеф, конус, цилиндр, изображение рисунков на шляпке и др.), что имеет место и в настоящем споре. Потребитель способен отличить печенье с волнистой рельефной шляпкой с дугообразными выступами и рисунком в виде улыбающегося человечка в центре шляпки от грибочка со шляпкой в виде обычной сферы и без данного смайлика.
Кроме того, при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции приняты во внимание выводы, изложенные в экспертном заключение от 26.04.2017, согласно которому между продукцией ответчика и продукцией, изготовленной по промышленному образцу № 89183, обладателем которого является истец, сходство по существенным признакам отсутствует.
При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суды пришли к правомерному выводу о том, что доказательств использования ответчиком существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации № 89183 и в производимых им кондитерских изделиях, в материалы дела не представлено, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований у судов не имелось.
Довод заявителя о том, что в рамках настоящего дела требовалось назначение экспертизы, между тем как судом в удовлетворении соответствующего ходатайства было отказано, подлежит отклонению.
Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для назначения по делу судебной экспертизы, принимая во внимание, представленное в материалы дела экспертное заключение. Кроме того, назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.
Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества «АСТЭК», по сути, сводятся к несогласию с выводами суда об отсутствии сходства между продукцией ответчика и патентом на промышленный образец, принадлежащий истцу, основаны на субъективной оценке предпринимателя обстоятельств настоящего дела, и не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.
Вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.
Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.06.2017 по делу № А32-653/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК» - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий судья
И.В.ЛАПШИНА
Судья
Д.А.БУЛГАКОВ
Судья
Н.Л.РАССОМАГИНА