Сложности признания товарного знака общеизвестным в основном связаны с расплывчатыми критериями общеизвестности как таковой. Тем не менее процедура признания товарного знака общеизвестным регулируется международными и национальными правовыми актами. В нашем материале рассмотрим подробнее особенности признания товарного знака общеизвестным и сложности, с которыми сталкиваются заявители при их регистрации.
Чтобы выделить свою продукцию среди других и упростить поиск товара потребителям, производители наносят на него маркировку (обозначения). В случае успешного прохождения таким обозначением установленной процедуры регистрации в компетентном органе (в России это Роспатент) оно приобретает статус товарного знака. При этом в качестве товарного знака может быть зарегистрировано не только слово, но и логотип, звук, запах, 3D-модель и пр. Все зарегистрированные обозначения входят в специальный Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Если заглянуть в него, то можно найти там много обозначений, о которых вы никогда не слышали. Однако есть и другие — широко известные, которые узнает любой, от мала до велика. Такие обозначения, при соблюдении определенных условий, могут претендовать на получение статуса общеизвестности.
Процедура признания товарного знака общеизвестным существенно отличается от стандартной процедуры регистрации товарного знака, но так же, как и последняя, носит заявительный характер, и компетентным органом, принимающим решение, также является Роспатент.
Общеизвестный товарный знак — что это?
В соответствии с п. 1 ст. 1508 ГК РФ товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, могут быть признаны общеизвестным в России товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в России среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Исключение: товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.
Из изложенного можно сделать вывод, что общеизвестный товарный знак должен отвечать следующим основным критериям:
-
интенсивное использование;
-
широкая известность;
-
отсутствие тождественного или сходного до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров и который имеет приоритет над датой общеизвестности рассматриваемого товарного знака.
Разновидности общеизвестных товарных знаков
Общеизвестным может быть признан как товарный знак, так и не зарегистрированное в качестве такового обозначение.
Виды общеизвестного товарного знака также могут быть различными:
-
словесные;
-
изобразительные;
-
комбинированные;
-
объемные и др.
Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака
Общеизвестный товарный знак получает правовую охрану как товарный знак и даже больше:
1. Приоритет общеизвестного товарного знака может быть установлен до даты подачи заявления в Роспатент.
Стандартно срок начала действия правовой охраны товарного знака отсчитывается с даты подачи заявки в Роспатент. Однако признать товарный знак общеизвестным можно с даты, когда он стал отвечать признакам общеизвестного товарного знака. Соответственно, и обеспечить защиту такому товарному знаку (в том числе привлекать нарушителей к ответственности) можно с даты признания его общеизвестным.
Данная позиция была подтверждена Конституционным судом РФ, который отметил, что «общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение» (Определение КС РФ от 19.09.2019 № 2145-О).
2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно (абз. 3 п. 2 ст. 1508 ГК РФ), что означает, что вам не нужно продлевать срок ее действия каждый 10 лет, как это имеет место с «традиционным» товарным знаком.
Однако это вовсе не означает, что статус длится бесконечно. Правовая охрана общеизвестного товарного знака может быть прекращена по основаниям, предусмотренным для «традиционных» товарных знаков (подп. 3—6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), а именно:
-
в связи с его неиспользованием в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 1486 ГК РФ;
-
в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя;
-
в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
-
в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
А также по специальному основанию — утрата общеизвестным товарным знаком признаков общеизвестности, перечисленных в абз. 1 п. 1 ст. 1508 ГК РФ (п. 2 ст. 1514 ГК РФ).
3. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).
Однако это не означает полную монополизацию обозначения для использования его в любых сферах. Необходимо, чтобы соблюдались некоторые условия, а именно использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров (услуг):
-
будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и
-
может ущемить законные интересы такого обладателя.
Благодаря данной норме правообладатель (ПАО «КАМАЗ») общеизвестного товарного знака № 36, зарегистрированного для производства большегрузных автомобилей, смог добиться запрета для ИП на использование данного обозначения, а также сходных с ним в доменном имени www.kamazi.ru, в соответствующих адресах электронной почты.
При этом суд отметил, что «нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения» (постановление СИП от 11.02.2020 по делу № А41-7379/19).
Именно широта правовой охраны общеизвестного товарного знака является причиной, по которой производители пытаются добиться признания общеизвестными своих обозначений.
Процедура признания товарного знака общеизвестным
Поскольку требования к общеизвестному товарному знаку существенно отличаются от требований к товарным знакам, то и процедура, и документы для его регистрации отличаются.
Процедура рассмотрения заявления о признании товарного знака общеизвестным осуществляется на заседании коллегии Роспатента. И заявитель, и его представитель могут принимать участие в заседании, давать пояснения членам коллегии, отвечать на вопросы, представлять ходатайства и пр. Порядок рассмотрения заявления и присвоения товарному знаку статуса общеизвестного регулируется Административным регламентом предоставления Роспатентом государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в РФ товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 (далее — Регламент № 602).
Если классическая заявка на товарный знак подается по установленной форме, то заявление на признание товарного знака общеизвестным не имеет установленной формы, в нем должны быть доводы о широкой известности обозначения среди потребителей, которые должны быть подтверждены документально.
Примерный перечень сведений, которые должны быть отражены в подтверждающих общеизвестность документах, содержится в подп. 3 п. 17 Регламента № 602 и включает сведения:
-
об интенсивном использовании товарного знака (обозначения), в частности на территории РФ. Например, копии договоров на поставку товаров, справка о перечне населенных пунктов, где идет реализация товаров, информация о структуре и предприятиях заявителя, статистика и прочие сведения (в том числе из СМИ, информационных систем по типу «СПАРК») о занимаемой доле на рынке соответствующего товара, копии договоров на участие в выставках, фотографий, подтверждающих демонстрацию товаров на выставках, справка о среднегодовом количестве потребителей, годовые отчеты об объемах реализации товаров и пр.;
-
о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность. Например, копии договоров на поставку товаров в другие страны, таможенных деклараций, свидетельств на одноименные товарные знаки в зарубежных странах, договоров на участие в международных выставках и пр.;
-
о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения. Например, финансовые отчеты, справка о затратах на рекламу, копии эфирных справок и договоров на оказание услуг по продвижению и рекламе, рекламные ролики и пр.;
-
о стоимости (ценности) товарного знака. Например, годовые финансовые отчеты, бухгалтерские справки и выписки, пр.;
-
о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на сайте Роспатента. Например, результаты социологического опроса ВЦИОМ, Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН и др.
Поскольку перечень является лишь примерным, нет исчерпывающего списка документов и критериев, наличие и соблюдение которых гарантировало бы обозначению заявителя получение статуса общеизвестного.
В Совместных рекомендациях о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятых на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20—29.09.99 (далее — Рекомендация ВОИС), также отражено, что при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.
Компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств (ст. 2 Рекомендаций ВОИС).
Свобода в определении критериев, аргументов и доказательств общеизвестности предопределяют отсутствие каких-либо установленных форм, а также сложность в самостоятельном установлении заявителем необходимой совокупности сведений и материалов, которые обеспечат товарному знаку признание общеизвестным.
В случае успешного прохождения процедуры по ее результатам выносится решение о признании товарного знака общеизвестным, а сам он вносится в специальный реестр — Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.
Однако крайне редко заявителю удается убедить коллегию Роспатента с первого раза. Процедура признания товарного знака общеизвестным является весьма сложной, может длиться годами, пройти не один круг обжалования.
Трудности признания товарного знака общеизвестным на практике
Весьма показательной является история признания общеизвестным товарного знака «О’КЕЙ». Соответствующее заявление было подано компанией еще в 2016 г., однако добиться включения его в Перечень общеизвестных товарных знаков удалось только 28.12.2021 и только через суд.
Первое заявление о признании товарного знака по свидетельству № 265651
общеизвестным в РФ товарным знаком с 01.01.2016 на имя ООО «О’КЕЙ» (далее — заявитель), в отношении услуг 35-го класса МКТУ — «услуги магазинов по розничной продаже товаров», было подано в Роспатент 29.06.2016.
Если обратиться к Реестру, то можно обнаружить, что изначально его обозначение по свидетельству № 265651 выглядело иначе:
Изменения были внесены вовремя и с целью прохождения процедуры признания товарного знака общеизвестным.
Стоит отметить, что действующее законодательство, а именно ст. 1505 ГК РФ, позволяет заявителю вносить изменения в Реестр товарных знаков и свидетельство на товарный знак, связанные с изменением отдельных элементов знака, не меняющих его существа.
В данном случае был изменен шрифт и цветовое сочетание.
Заявителем был представлен объемный пакет подтверждающей документации, включая результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, распечатки с сайтов, примеры рекламных каталогов сети, образец карты постоянного покупателя и пр.
Однако коллегия Роспатента посчитала, что географический охват использования обозначения на территории РФ недостаточен. Так, она отметила, что «магазины сети „О’КЕЙ“ открыты не во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации», «социологические опросы, рекламная кампания заявителя (на телевидении, в СМИ и т.д.) были проведены в тех городах, где присутствуют магазины сети „О’КЕЙ“», «на 31.12.2016 сеть „О’КЕЙ“ насчитывает всего 164 магазина».
В итоге коллегия решила, что несмотря на то, что «обозначение и приобрело некоторую известность на определенных территориях (где были открыты и функционировали магазины сети „О’КЕЙ“)», оно не может быть признано общеизвестным в РФ.
Не согласившись с этим, компания пошла в суд.
В результате дело дошло до Верховного суда РФ, который в Определении от 02.07.2018 по делу № 300-ЭС18-8497 указал, что «суд первой инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу о широкой известности заявленного обозначения „О’КЕЙ“ на территории Российской Федерации в отношении оказываемых заявителем услуг по розничной продаже товаров».
Таким образом, суд поддержал заявителя, признал решение Роспатента недействительным и обязал его повторно рассмотреть заявление.
Критерии известности обозначения
На новом заседании заявитель предоставил дополнительные материалы, в том числе об онлайн-магазине заявителя, и таблицу о количестве его гипермаркетов в городах РФ и количестве населения в них, надеясь убедить Роспатент в широком географическом охвате территории РФ рассматриваемым обозначением.
Коллегия согласилась, что сеть магазинов «О’КЕЙ» в исследуемый период функционировала в 27 наиболее густонаселенных субъектах Российской Федерации, а также активно продвигалась (рекламировалась).
При этом заявление подано в отношении товарного знака по свидетельству № 265651, соответственно, и документы, прилагаемые заявителем, должны касаться именно того знака, который он считает общеизвестным.
Однако использование товарного знака «О’КЕЙ» в красном шрифтовом исполнении на белом фоне не является единственным. Из имеющихся в деле доказательств следует, что использование товарного знака «О’КЕЙ» осуществлялось и в других цветовых сочетаниях. Такое многообразие сочетаний не позволяет сделать вывод о широкой известности товарного знака по свидетельству № 265651 именно в заявленном цветовом сочетании.
В связи с чем коллегия посчитала, что представленных доказательств недостаточно для признания обозначения общеизвестным.
Заявитель вновь отправился в суд.
И суд вновь встал на сторону заявителя и указал, что «и Роспатент, и суд первой инстанции, указавшие на многообразие цветовых оттенков спорного обозначения в представленных доказательствах, не вычленяли доказательства, относящиеся непосредственно к спорному обозначению, и не устанавливали, является ли их объем достаточным, ограничившись лишь указанием на наличие в документах доказательств использования различных вариантов обозначений».
Рассмотрев заявление в третий раз, коллегия пришла к выводу, что представленные документы по большей части свидетельствуют об использовании не заявленного товарного знака, а иных обозначений, в частности товарных знаков
по свидетельствам Российской Федерации № 265652, № 266176, № 336075, № 353493 соответственно. Она также посчитала, что использование в вышеприведенных комбинированных обозначениях изображения тележки для продуктов усиливает и существенно меняет восприятие таких обозначений, то есть сравниваемые обозначения имеют существенные отличия. При этом подтверждающих документов, относящихся непосредственно к заявленному обозначению, недостаточно для вывода об известности и интенсивности использования именно заявленного обозначения. В итоге в признании товарного знака общеизвестным снова было отказано.
Заявитель обжаловал и это решение, дополнительно отметив, что Роспатент уже в третий раз рассматривает одни и те же материалы и каждый раз приводит новые основания для отказа.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу № СИП-155/2021 очередное решение Роспатента было признано недействительным. При этом суд не стал направлять заявление на очередной пересмотр, а фактически сам признал общеизвестность заявленного товарного знака и обязал Роспатент произвести регистрацию на имя ООО «О’КЕЙ» общеизвестного товарного знака « 
» в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров». Товарный знак был признан общеизвестным решением Роспатента от 28.12.2021.
При этом суды отметили, что для потребителей отличительную функцию выполняет именно словесный элемент « » и это свидетельствует о самостоятельной известности именно спорного товарного знака. Кроме того, известность спорного товарного знака подтверждается использованием обществом «О’КЕЙ» серии знаков, объединенных общим указанным сильным словесным элементом. Таким образом, потребитель в первую очередь воспринимает элемент « », по которому и определяет приобретаемые услуги как связанные с обществом «О’КЕЙ». В связи с чем при рассмотрении заявления должны быть учтены документы, касающиеся всех перечисленных выше товарных знаков.
Итак, товарный знак общества «О’КЕЙ» смог получить статус общеизвестного только на четвертый раз, при этом в процессе каждого судебного обжалования заявитель проходил несколько инстанций. Общий путь занял у заявителя около пяти с половиной лет.
Заключение
Данное дело ярко демонстрирует, что Роспатент занимает жесткую позицию, крайне строго оценивает и анализирует все документы. Поэтому, выходя на путь признания товарного знака (обозначения) общеизвестным, нужно быть готовым к длительной борьбе за этот статус.
Сложности признания товарного знака общеизвестным в этих делах далеко не единственные, и перед тем, как выходить на регистрацию, следует изучить имеющуюся практику, оценить свои шансы, а также заблаговременно позаботиться о сборе необходимых материалов и сведений.