Компенсация взысканию убытков — рознь: как изменятся меры гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на РИД

Законопроект существенным образом реформирует порядок определения и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, обобщив позиции КС РФ по вопросу определения размера взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных прав.

Следует отметить, что предлагаемое изменение о множественности нарушений расходится с положением п. 60 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее ― Пленум № 10), в котором говорится о том, что нарушение прав на каждый объект интеллектуальной собственности является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав.

Действительно, на практике часто встречаются ситуации, когда «серийными истцами», специализирующимися на защите интеллектуальных прав, предъявляются требования к субъектам малого бизнеса о взыскании компенсации за реализацию контрафактной продукции, на которую помещены сразу несколько объектов интеллектуальной собственности. В таких случаях суды признавали использование каждого такого объекта отдельным нарушением и взыскивали за это отдельную компенсацию. Предлагаемые же изменения позволят квалифицировать продажу контрафактного товара как один факт нарушения.

За нарушение исключительных прав на наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ) планируется взыскивать компенсацию лишь в твердом размере, отказавшись от возможности взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Однако остается актуальной проблема, которая касается ситуации, когда при взыскании компенсации за нарушение прав на НМПТ необходимо привлечь всех обладателей исключительного права к рассмотрению такого спора, чтобы исключить ситуацию многократной ответственности нарушителя прав на одно НМПТ или ГУ (Определение ВС РФ от 15.11.2022 по делу № А63-13005/2020). Предлагаемые поправки предполагают право каждого правообладателя заявить отдельное требование, что не снимает данную проблему.

Данный законопроект касается в том числе случаев взыскания компенсации «ниже низшего» за нарушение исключительных прав. Когда судами будет установлено, что нарушитель не знал и не должен был знать, что он допускает нарушение исключительного права или что нарушение было совершено впервые или не при осуществлении предпринимательской деятельности, снижение взыскиваемой в пользу правообладателя суммы признается допустимым. В этих ситуациях размеры компенсации в твердом размере предлагается установить в пределах от 10 тыс. до 100 тыс. руб., а в случае ее расчета исходя из стоимости контрафактных экземпляров или права использования — от их однократной до двукратной стоимости.

Предлагаемые изменения видятся «пронарушительскими», их вряд ли можно назвать обоснованными. Более того, некоторые из них крайне непоследовательны и избирательны (например, пределы компенсации, взыскиваемой по усмотрению суда в твердой сумме, повышаются только в отношении объектов патентных прав и не затрагивают остальные объекты интеллектуальной собственности).

Другие и вовсе противоречат действующим положениям ГК РФ и процессуальных кодексов (в части полномочий суда взыскивать твердую компенсацию, когда истец не смог обосновать расчет или неверно применил способ расчета, что является нарушением принципа состязательности), а также дублируют критерии определения размера компенсации, которые используются на практике и закреплены ВС РФ в Пленуме № 10.

На первый взгляд, рассматриваемый законопроект предполагает довольно масштабные изменения в регулировании института компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Однако его более детальный анализ показывает, что планируемые изменения являются отражением сложившейся правоприменительной практики и подходов, которые суды уже активно реализуют.

Общие правила о компенсации, в настоящее время закрепленные в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, предлагается вынести в отдельную статью (ст. 1252.1), дополнив их рядом новелл.

В частности, закрепляются виды (способы расчета) компенсации:

• компенсация в твердом размере;

• компенсация, кратная стоимости контрафактных материальных носителей;

• компенсация, кратная стоимости права использования РИД или средства индивидуализации, определяемая исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого результата или средства тем способом, который использовал нарушитель.

Фактически данные виды компенсации предусмотрены и действующей редакцией ГК РФ (ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537), в связи с чем данные изменения направлены скорее на совершенствование юридической техники.

Однако принципиально новым правилом является предлагаемая норма п. 3 ст. 1252.1 ГК РФ, согласно которой суд должен определить размер компенсации в твердом размере, если выбранный правообладателем вид (способ расчета) компенсации не является применимым к обстоятельствам нарушения исключительного права или размер компенсации не был обоснован с разумной степенью достоверности с помощью выбранного способа расчета.

Можно предположить, что введение данной нормы позволит решить нередко возникающую на практике проблему определения размера компенсации, заявленной в размере, кратном стоимости контрафактных материальных носителей, поскольку в ряде случаев определить объем/количество контрафактных носителей бывает крайне затруднительно (например, в случае незаконного использования товарного знака для товаров ежедневного спроса, которые уже были введены в оборот на территории всей страны через различные сети реализации). Одновременно данное правило может стать дополнительным стимулом для правообладателей в части добросовестной подготовки доказательств в обоснование размера компенсации, заявляемой в кратной стоимости контрафактных материальных носителей и/или права использования РИД.

В законопроекте закрепляется возможность признания множественности нарушений как одного нарушения для целей определения компенсации.

В пункте 4 ст. 1252.1 ГК РФ предлагается закрепить общее правило: одно нарушение — это незаконное использование одного РИД (или средства индивидуализации) каким-либо одним способом.

Для случаев одновременного использования нескольких РИД или несколькими способами предлагается установить новое правило — для целей взыскания компенсации одним нарушением исключительного права может быть признана совокупность действий, заключающаяся в незаконном использовании одним лицом одного или нескольких РИД (средств индивидуализации), принадлежащих одному или нескольким правообладателям, одним или несколькими различными способами, при условии, что все эти действия взаимосвязаны и влекут общий экономический результат.

С одной стороны, введение данной нормы является целесообразным, поскольку позволяет пресечь попытки некоторых недобросовестных правообладателей искусственно завышать компенсацию за нарушение, которое, по сути, действительно является одним нарушением — например, размещение на товаре изображения, которое одновременно является товарным знаком и объектом авторского права. С другой — подобный подход объединения нескольких нарушений в одно может повлечь необоснованное снижение размера компенсации, в результате чего данная мера ответственности может потерять свой смысл — компенсаторный характер, направленный на восстановление прав правообладателя.

В законопроекте прямо закрепляются обстоятельства, при которых суд может снизить установленный размер компенсации (достаточно наличия одного обстоятельства).

Эта норма, на наш взгляд, является спорной — в условиях, когда специальными статьями ГК РФ установлена возможность взыскания компенсации в твердом размере в сумме до 5 млн руб., установление верхней границы сниженного размера компенсации в размере 100 тыс. руб. может привести к ситуации ущемления прав правообладателей. Установление верхней границы компенсации в данном случае обусловлено только обстоятельствами, фактически связанными только с нарушителем, тогда как иные обстоятельства, например длительность нарушения, стоимость и общественная значимость незаконно использованного объекта интеллектуальной собственности, могут и не приниматься в расчет. Более того, компенсация фактически будет еще ниже, если будут применены нормы о признании множественности нарушений как одного нарушения. В результате, как уже отмечалось выше, может сложиться ситуация, при которой права правообладателя фактически не будут восстановлены в результате взыскания существенно сниженной компенсации.

Насколько удачны будут указанные изменения, в конечном счете будет зависеть от правоприменительной практики.

Положение законопроекта, согласно которому нарушением исключительного права считается незаконное использование одного РИД или средства индивидуализации каким-либо одним способом (ст. 1225.1 ГК РФ), сходно по смыслу с п. 56 Пленума № 10: «...использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права».

Основание для снижения компенсации, связанное с общим экономическим результатом, изложено и в п. 64, 65 Пленума № 10. В этих пунктах также упоминается критерий «одной экономической цели» при использовании объекта интеллектуальной собственности несколькими способами. При этом наравне с критерием «одной экономической цели» в Пленуме № 10 также закреплены другие схожие критерии для снижения размера компенсации: «единый процесс использования объектов интеллектуальной собственности» и «единство намерений правонарушителя» при совершении нарушений.

Данные основания для снижения компенсации, предусмотренные Пленумом № 10, активно используются судами при исчислении размера компенсации, например в постановлениях Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 № 13АП-11/2023, Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2022 № 09АП-23547/2022, Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2022 № 04АП-5437/2022.

Не является новым для российского правоприменения и п. 3 ст. 1515 ГК РФ в редакции законопроекта. В новой редакции предлагается при расчете размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака учитывать способ использования товарного знака нарушителем (то есть не для предпринимательских целей). Аналогичный порядок предусмотрен в п. 61 Пленума № 10.

Эта позиция активно используется и судами (см., например, постановления СИП от 10.12.2021 № С01-1907/202 по делу № А05-9991/2020, от 24.11.2021 № С01-1548/2019 по делу № А40-189036/2018).

Таким образом, в части снижения размера компенсации представленный законопроект практически не содержит новых правовых позиций. Вместе с этим законопроект не решает некоторые назревшие проблемы правоприменения: например, разграничение понятий «экономическая цель», «единый процесс использования объекта» и «единство намерений правонарушителя» для снижения размера компенсации.

Законопроект предусматривает изменение тех норм, которые были признаны КС РФ неконституционными, но предмет изменений несколько шире. В том числе законопроект закрепляет некоторые подходы, которые складывались на практике.

Введение отдельной ст. 1252.1 ГК РФ может привести к снижению эффективности компенсации как способа защиты исключительного права. Суды получат широкую дискрецию в определении того, что считать одним нарушением. Кроме того, прямо будут закреплены спорные основания для снижения размера компенсации для юридических лиц: безвиновное нарушение или нарушение впервые. Хотя на практике суды, в том числе СИП, признают применимость правовых позиций КС РФ (в части возможности снижения компенсации ниже низшего предела) и в отношении юридических лиц. Вопрос в форме реализации этих позиций.

В законопроекте дополняется норма о солидарной ответственности нескольких лиц за одно нарушение исключительного права (п. 6.1 ст. 1250 ГК РФ).

Предлагается не считать контрафактными сами товары, на упаковках/этикетках которых незаконно используются товарные знаки, вместо этого — считать контрафактными только упаковки, этикетки и так далее.

В целом, законопроект предусматривает много новых правил взыскания компенсаций за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. Хотя идею уточнения положений о взыскании компенсаций стоит приветствовать (на практике действительно много спорных вопросов), некоторые предложения законопроекта представляются спорными и не до конца проработанными. Вместе с тем можно ожидать, что законопроект может претерпеть изменения к моменту принятия: сейчас он только внесен в ГД РФ и не прошел еще первого чтения.

Законопроект во многом делает шаг вперед, обобщая позиции вышестоящих судов. Из ключевых моментов хотелось бы отметить обновленный взгляд на многие известные вещи.

В проекте вводится отдельное определение для компенсации, а также предусматривается возможность ее взыскания за «действия, которые не являются нарушением…, но могут способствовать такому нарушению»: в частности, за манипуляции с техническими средствами защиты авторских прав (проблема «пиратов»). В отношении действий по удалению информации об авторском праве — самостоятельная компенсация за это и так уже есть в судебной практике и ГК РФ, однако законодатель здесь просто конкретизирует, что так её взыскивать можно и нужно.

Проект предлагает ввести понятие «кратности» компенсации (то есть предполагает, что она может быть больше двукратной стоимости, которая была пределом для отдельных санкций, предусмотренных ГК РФ ранее за нарушение интеллектуальных прав).

Положения проекта предоставят суду возможность изменять способ расчета компенсации, что раньше суд был делать не в праве, но возможность изменить способ расчета у суда будет только в ряде случаев.

Такое изменение, с одной стороны, положительное, поскольку вместо отказа в иске и фактического оставления нарушения без наказания, суд может исправить ошибку истца. С другой, право суда изменить способ расчета, если правообладателем «достаточно не обоснован» размер компенсации, открывает простор для снижения компенсации с «кратной» до твердой.

Нововведение, согласно которому суд по своему усмотрению может установить границы взыскания в твердом размере, возвращает нас к вопросу о пропорциональности судебных расходов, которые могут "срезать" суды.

Получается, что, с одной стороны, законодатель соглашается с прошлой своей позицией о сложностях расчетов убытков в делах об ИС, предоставив возможность взыскать компенсацию. А, с другой стороны, у нас остается факт, что расходы предпринимателя на подобные дела — чаще всего повышенной сложности и очень трудозатратные, а потому высокие — могут оказаться выше размера компенсации, которая была взыскана судом по его усмотрению, а не по недоработке представителей правообладателя. И в этом случае, естественно, правообладатель уже не может даже претендовать на полный «пирог» понесенных судебных расходов из-за пропорциональности их распределения, а только на его часть. С учетом трудностей при доказывании расходов по всем делам в судах, ситуация представляется весьма плачевная.