Сам факт регистрации доменного имени, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, уже является нарушением исключительных прав правообладателя данного товарного знака (постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10).
Регистрация товарного знака неразрывно связана с ведением коммерческой деятельности. Ведь он используется для индивидуализации определенных товаров с целью их выделения на товарном рынке. Поэтому обычно нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака рассматривается в контексте ведения нарушителем предпринимательской деятельности. Такой трактовке способствует и п. 3 ст. 1484 ГК РФ, в котором говорится, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Является ли нарушением исключительных прав на товарный знак регистрация доменного имени в Интернете со сходным наименованием, если сайт, размещенный на таком домене, используется его владельцем в некоммерческих целях?
Ответ на этот вопрос дал Президиум ВАС РФ, рассматривая одно из дел в порядке надзора.
Фабула
Гражданин РФ зарегистрировал в российском сегменте Интернета доменное имя, полностью совпадающее с наименованием товарного знака, принадлежащего иностранной компании.
На сайте гражданин разместил некоторые информационные материалы, не связанные с какойлибо коммерческой деятельностью и не пересекающиеся с хозяйственной деятельностью иностранной компании. Сайт практически не обновлялся, и многие его разделы вообще оставались пустыми.
Иностранная компания посчитала, что администрирование гражданином домена с наименованием, совпадающим с наименованием принадлежащего ей товарного знака, нарушает ее исключительные права на товарный знак.
Исковые требования
В исковых требованиях компания просила суд запретить гражданину использовать в доменном имени наименование товарного знака, исключительные права на который принадлежат ей.
Судебное разбирательство
Суд первой инстанции в иске отказал. При этом он исходил из отсутствия доказательств использования ответчиком доменного имени в коммерческой деятельности и размещения предложений на сайте в Интернете с данным именем какихлибо товаров и услуг.
Суд указал, что сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца.
Апелляционный суд с этим не согласился и решение суда первой инстанции отменил. Поскольку в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятому в Мадриде 27.06.1989, товарный знак компании имеет международную охрану, в том числе на территории РФ.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя. Истец как правообладатель разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал.
В силу ст. 1252 ГК РФ один из методов защиты исключительных прав — пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению. Таким образом, достаточным фактическим обстоятельством для обращения за судебной защитой является установление только действий, создающих угрозу нарушения исключительного права.
Кроме того, суд первой инстанции не учел особенности допущенного правонарушения, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в Интернете. Возможности Интернета широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, покупки и продажи товаров. Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена предоставляет ему реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца. Само право администрирования домена создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для него использовать свой товарный знак в российском сегменте Интернета.
Кассационный суд с выводами апелляции не согласился, оставив в силе решение суда первой инстанции. Исходя из п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. При этом по смыслу данной статьи предусмотренная законом ответственность может наступить в том случае, когда действия нарушителя создадут вероятность смешения в сознании потребителей принадлежности товаров тому или иному производителю (продавцу и т.п.).
Между тем из материалов дела не усматривается, что ответчик является индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица и осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную хозяйственной деятельности истца и направленную на реализацию товаров, подобных тем, которые реализует истец с применением своего товарного знака.
Кроме того, регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак, то есть при добросовестности владельца домена. Однако истец не представил суду доказательств, которые свидетельствовали бы о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена.
Позиция ВАС РФ
Передавая дело на рассмотрение в Президиум, коллегия судей ВАС РФ указала, что cт. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Данное положение согласуется с правовой позицией Президиума ВАС РФ (постановления от 16.01.2001 по делу № 1192/00, от 11.11.2008 по делу № 5560/08).
Международной судебной практикой выработаны критерии, позволяющие определить нарушения данной статьи Парижской конвенции и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен.
Согласно этим критериям регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица, у владельца доменного имени нет какихлибо законных прав и интересов в отношении доменного имени, доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Из материалов дела следует, что ответчик не имеет никакого отношения к бизнесу компании и не получал от нее согласия на использование товарного знака. Ответчик не представил доказательств наличия какихлибо законных интересов в использовании спорного обозначения.
Ответчик не оспаривает, что сайт со спорным доменным именем фактически не использовал. Кроме того, уже в ходе судебных разбирательств он передал права по администрированию домена новому администратору, что подтверждает отсутствие у него намерения использовать сайт со спорным доменным именем.
Ответчик должен был и мог знать, что в зоне «.COM» зарегистрирован официальный сайт компании и наличие одноименного домена в российском секторе Интернета может ввести потребителей компании в заблуждение.
Таким образом, гражданин недобросовестно использовал товарный знак, принадлежащий компании, и своими действиями создал ей препятствия для размещения информации о ней и ее товарах в российской зоне Интернета. Такие действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция.
Президиум Высшего арбитражного суда отменил решения судов первой и кассационной инстанции и оставил в силе решение апелляционного суда.
К сведению
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. была подписана СССР 12 октября 1967 г., а ратифицирована 19 сентября 1968 г. с оговоркой, касающейся п. 1 ст. 28 о порядке разрешения споров по толкованию и применению Конвенции (СССР не считает себя связанным положениями этого пункта), и с заявлением по ст. 24.