Действительно, в ст. 1406.1 ГК РФ предусмотрены лишь два способа расчета компенсации за нарушения исключительных прав на патентоохраняемые объекты:
-
в твердой сумме — от 10 000 до 5 млн руб.;
-
в двукратном размере стоимости права использования патентоохраняемого объекта, исходя из цены, которая обычно взимается за правомерное использование соответствующих объектов.
Между тем стоимость реализованных нарушителем товаров можно попытаться взыскать в качестве доходов, полученных нарушителем. Мерой ответственности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект является не только компенсация, но и взыскание убытков.
Статья 15 ГК РФ предоставляет правообладателям две опции, связанные с возмещением его имущественных потерь от нарушения исключительного права. Во-первых, это взыскание упущенной выгоды. Во-вторых, взыскание доходов, полученных нарушителем.
При этом на практике отсутствует четкое понимание различий между данными способами расчета убытков, а также доказательств, которые должен предоставить правообладатель во втором случае.
По смыслу ст. 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. В чем может состоять упущенная выгода патентообладателя?
В первую очередь, на стороне патентообладателя могут образоваться имущественные потери в связи со снижением спроса на предлагаемые им инновационные товары. Проще говоря, нарушитель реализует потребителям товары, которые мог бы реализовать патентообладатель. Здесь, однако, все не так просто. Для того, чтобы на стороне правообладателя возникли соответствующие имущественные потери, необходимо, чтобы он сам реализовал соответствующие продукты на основе запатентованного решения. Если использовать формулировки из обязательственного права — им должны были быть предприняты меры для получения такой прибыли.
Вам следует выбрать способ расчета убытков, исходя из доходов, полученных ответчиком вследствие нарушения (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Цитируем документ
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Как отмечается в доктрине, по своей природе данный институт не является разновидностью убытков, а представляет собой санкцию особого рода, в некотором смысле близкую режиму неосновательного обогащения.
Стоит, однако, отметить, что у судов отсутствует в настоящее время четкое понимание природы данного института. Они смешивают его с упущенной выгодой в виде неполученных нарушителем доходов и, как следствие, требуют от истца доказать возможность получения им соответствующих доходов. Если правообладателю удается доказать, что выход на рынок нарушителя мог привести к уменьшению спроса на его продукцию, проблем с взысканием полученных нарушителем доходов не возникает.
Так, например, суд удовлетворил требования ЗАО «ИОМЗ» к ООО «Каури» о взыскании 8,4 млн руб. убытков (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2017 по делу № А71-5961/2010).
Основой для расчета размера упущенной выгоды в данном деле послужили данные об объемах полученной ООО «Каури» продукции в мае 2007 г., августе, октябре 2008 г., ноябре и феврале 2010 г., подтвержденные имеющимися в материалах дела накладными. Как отметил суд, ЗАО «ИОМЗ» является единственным поставщиком стали в соответствии со своими патентами. Следовательно, реализованный ответчиком объем продукции, изготовленной по патентам истца, при наличии спроса на рынке продажи стали уменьшил соответственно объем заказов на аналогичную продукцию ЗАО «ИОМЗ». Примечательно при этом, что суд, с одной стороны, указал на то, что подобный порядок определения убытков соответствует понятию упущенной выгоды как неполученных доходов, которые истец мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, а с другой, указал на необходимость учета положения, установленного в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы.
В рассматриваемом аспекте также весьма показательно Определение ВС РФ от 23.01.2018 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016. В этом деле истец и ответчик участвовали в конкурсе на поставку инновационных продуктов. Конкурс выиграл ответчик, заключивший и исполнивший контракт на 3,5 млн руб. Истец-патентообладатель обратился в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды в сумме доходов, полученных истцом. Апелляция и первая кассация признали требование подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Однако ВС РФ отменил акты судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Он отметил, что для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. В частности, истцу следовало доказать наличие реальных условий для извлечения дохода: соответствующие приготовления, достижение договоренностей с контрагентами и пр. При этом Коллегию судей ВС РФ не смутило, что истец требовал рассчитать убытки по абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ и взыскать с нарушителя полученный доход в то время, как они перечислили обстоятельства, подлежащие учету при взыскании традиционной упущенной выгоды. Из этого можно заключить, что в настоящее время суды не в полной мере понимают различия между двумя способами расчета убытков, предусмотренными в ст. 15 ГК РФ. В такой ситуации правообладателю достаточно сложно защитить свои нарушенные права.
Представляется, что подобное смешение двух способов расчета убытков является ошибочным. Это легко проиллюстировать на обозначенной ситуации с участием нарушителя в конкурсных процедурах. При расчете упущенной выгоды правообладателя, заключающейся в недополучении доходов, действительно, необходимо установить, мог ли правообладатель в отсутствие нарушителя выиграть данный конкурс. Это требует того, чтобы правообладатель как минимум участвовал в данном конкурсе. Как максимум, он должен занять после нарушителя второе место. При этом сумма убытков должна определяться исходя из той цены, которую предлагал правообладатель, а не нарушитель. Такая цена, как правило, будет больше (чтобы выиграть конкурс, нарушители занижают обычно цену).
Между тем, при расчете убытков в размере доходов нарушителя суды, напротив, не должны оценивать наличие у правообладателя реальной возможности извлечь подобную выгоду. Должна учитываться лишь сумма полученного нарушителем дохода от нарушения. Важно при этом учитывать, что подобные доходы должны быть прямо связано с нарушением. Это означает, в частности, что из установленной суммы должны быть вычтены затраты нарушителя на продвижение товаров. В ситуации, когда в объекте нарушения использованы также собственные разработки ответчика, необходимо понять, какая именно часть дохода обусловлена использованием патентоохраняемого объекта истца (при решении данного вопроса должны учитываться ценность такого объекта и его значение для контрафактного продукта).