В законе закреплена возможность зарегистрировать обозначение, даже если сходный товарный знак в отношении однородных товаров уже существует, при наличии согласия со стороны его правообладателя. Однако что если состав участников юридического лица — правообладателя «старшего» товарного знака изменился и они решили оспорить регистрацию более позднего товарного знака? Является ли такое поведение злоупотреблением правом? Как защититься правообладателю товарного знака с более поздним приоритетом? Об этом рассказал Валерий Шашков, партнер ООО «Легикон-Право», в рамках Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI век», организуемого Торгово-промышленной палатой РФ.
Помимо традиционных способов распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации, таких как лицензионный договор или договор на отчуждение прав на интеллектуальную собственность, гражданское законодательство предусматривает еще один способ — предоставление письменного согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров. Такая возможность предусмотрена п. 6 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которой правообладатель товарных знаков вправе дать другому лицу согласие на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с его собственным, и это согласие не может быть отозвано.
Учитывая то, что юридическое лицо принимает права и осуществляет обязанности через свои органы управления, рано или поздно возникает конфликт интересов — конфликт в свете того, что исполнительный орган юридического лица — правообладателя имеет заинтересованность в совершении сделки по реализации права на товарный знак. Исходя из этого, судебная практика рассматривает предоставление такого письменного согласия как одностороннюю сделку. Тем не менее, хоть сделка и является односторонней и от имени юридического лица — правообладателя выступает при ее реализации генеральный директор, но у этой сделки есть конкретный выгодоприобретатель — это заявитель, который обращается в Роспатент с заявлением о регистрации сходного до степени смешения товарного знака на однородные товары.
С одной стороны, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с другим, по своей сути противоречит основной цели товарного знака — индивидуализации. Здесь возникает определенная проблема — введение потребителя в заблуждение в результате регистрации сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров. Тем не менее ст. 1483 ГК РФ не относит данную одностороннюю сделку к сделкам, которые противоречат интересам правообладателя.
Пример из судебной практики
Ключевые вопросы, которые предусмотрены п. 6 ст. 1483 ГК РФ, были предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам в деле № СИП-127/2018. Компания — правообладатель товарного знака предоставила письменное согласие на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с ее собственным, своей аффилированной компании. При этом Роспатент при проведении предварительной экспертизы установил, что отсутствует тождество товарных знаков и товары являются однородными, но с учетом того, что правообладатель и заявитель являются аффилированными лицами, посчитал, что введения потребителей в заблуждение не произойдет, и зарегистрировал сходный товарный знак.
В дальнейшем состав участников юридического лица — правообладателя, которое дало согласие, изменился, и новый состав участников уже от имени правообладателя товарного знака с более ранней датой приоритета обратился с возражением в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку с более поздней датой приоритета. Каковы были мотивы правообладателя, который ранее дал согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака? Основной из них заключался в том, что Роспатент не мог учитывать данное письменное согласие по той причине, что не исключается высокая вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных сходным до степени смешения товарным знаком. Также данный довод усиливался тем обстоятельством, что товары были абсолютно однородными и товарный знак, имеющий более ранний приоритет, имел высокую степень известности среди потенциальных покупателей.
Роспатент рассмотрел данные возражения и по результатам рассмотрения оставил правовую охрану сходного до степени смешения товарного знака в силе. Он мотивировал это следующими обстоятельствами. Поскольку на стадии экспертизы товарного знака было предоставлено безотзывное письменное согласие на его регистрацию, то государственная регистрация была проведена в соответствии с требованиями п. 6 ст. 1483 ГК РФ. При этом письмо-согласие, по мнению Роспатента, обоснованно принято во внимание при осуществлении государственной регистрации, поскольку были установлены отсутствие тождества между противопоставленными обозначениями, а также наличие аффилированности между правообладателями сходных знаков.
Решение Суда по интеллектуальным правам
Правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом такое решение Роспатента не устроило, и он обратился в Суд по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования заявителя, поскольку не усмотрел в действиях заявителя злоупотребления правом. СИП указал, что Роспатенту при повторном рассмотрении возражений необходимо детально исследовать способность спорного обозначения ввести потребителей в заблуждение с учетом факта и степени известности на рынке товаров правообладателя с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет.
Такое решение Суда по интеллектуальным правам не устроило ни Роспатент, ни правообладателя товарного знака с более поздним приоритетом, потому что в случае оставления этого решения суда в силе появлялась возможность у правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом обратиться к правообладателю товарного знака с более поздним приоритетом с требованием о взыскании ущерба за незаконное использование товарного знака.
В своих кассационных жалобах Роспатент указал, что судом первой инстанции не были исследованы доводы о том, что согласие на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения, не может быть отозвано ни при каких обстоятельствах. Возражения правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по своей сути являются несогласием с государственной регистрацией данного товарного знака, однако если строго следовать содержанию п. 6 ст. 1483 ГК РФ, то правообладатель, давший согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, не может возражать против регистрации товарного знака по основаниям п. 6 ст. 1483 ГК РФ, если он ранее предоставил согласие на регистрацию данного товарного знака. Правообладатель товарного знака с более поздним приоритетом в кассационной жалобе настаивал на злоупотреблении правом со стороны правообладателя, давшего согласие на регистрацию спорного товарного знака.
Выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам
По результатам рассмотрения кассационных жалоб Президиумом Суда по интеллектуальным правам решение первой инстанции было отменено. Он указал, что возражения правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом можно расценивать как злоупотребление правом. Президиум обратил внимание, что основное обстоятельство, которое не учел суд первой инстанции, — согласие правообладателя «старшего» товарного знака не может быть отозвано. В соответствии с разъяснениями п. 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или на односторонний отказ от его исполнения сторона должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны. Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения. Президиум напомнил, что, исходя из принципа эстоппеля, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий, сделок, а также принятых решений, если ее поведение свидетельствовало об их действительности.
В том случае, если от имени правообладателя его исполнительным органом выдано согласие на регистрацию сходного до степени смешения однородного товара и это согласие по своей сути не имеет юридических пороков — то есть не оспорено в установленном законом порядке как самостоятельная сделка, например, по правилам сделок с заинтересованностью, само по себе указание на то, что есть высокая степень вероятности введения потребителей в заблуждение, не может являться основанием для отмены правовой охраны в связи с тем, что нарушаются конституционные гарантии стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота.
Поэтому при корпоративном споре по данной категории дел необходимо отстаивать права исключительно путем оспаривания односторонней сделки по даче согласия на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения. Только потом, руководствуясь ст. 1512 ГК РФ, необходимо обращаться в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения с другим товарным знаком.