Согласно ст. 1406.1 ГК РФ патентообладатель в случае нарушения его права может потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб. Сумму иска устанавливает истец, но суд может удовлетворить требование лишь в части, исходя из характера нарушения. Для того чтобы получить минимальную компенсацию, истцу достаточно доказать лишь факт нарушения. Обосновывать убытки не требуется. Однако если патентообладатель рассчитывает на сколько-нибудь значительную компенсацию, он должен представить суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени.
На практике, как правило, весьма сложно понять, чем руководствовался суд при установлении конкретного размера компенсации. В большинстве случаев суды просто воспроизводят положение п. 43.3 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 5/29), констатируя, что ими были учтены «характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя», а решение принято «исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». Какого-либо анализа фактических обстоятельств дела ими, как правило, не приводится. В судебных актах отсутствуют ссылки на представленные истцом расчеты своих имущественных потерь (либо прибыли нарушителя). В целом можно заключить, что при применении данного способа расчета компенсации решения носят весьма субъективный (а в некоторых случаях и произвольный) характер.
Сравним два дела, которые по фабуле весьма похожи между собой.
В первом деле ООО «Лайн» обратилось с иском к ООО «Система знаний Москва» и ООО «Система знаний» о защите исключительных прав на промышленный образец «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета» солидарно в размере 1 млн руб. Суды установили, что ответчики предлагали к продаже, продавали стационарный лингафонный кабинет Cortex LinguaMatic Pro Multimedia, в конструкции которого использован промышленный образец. Объемы подобных продаж, равно как и иные фактические обстоятельства, суд не анализировал. Со ссылкой на п. 43.3 Постановления № 5/29 он признал требование истца подлежащим удовлетворению. Примечательно, что в конце судебного акта суд почему-то стал писать про нарушение прав на товарный знак и ссылаться на ст. 1515 ГК РФ, из чего можно сделать вывод, что мотивировочная часть была попросту скопирована из решения по другому делу — о защите исключительного права на товарный знак. Апелляция и кассация поддержали данное решение (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 № С01-91/2018 по делу № А40-228523/2016).
Во втором деле ИП Перов обратился с иском к ЗАО «ЭНЕРПРОМ» о нарушении исключительного права на промышленный образец — станок для изготовления канатных строп. Истец требовал взыскать с нарушителя компенсацию в размере 4 млн руб. Судом было установлено, что ответчик производит, предлагает к продаже и продает «Установку для заплетки стропов УРЗС-8,3-50», устройство и внешний вид которой имеют полное визуальное сходство и все существенные признаки запатентованного ИП Перовым «Станка для изготовления канатных строп СЗС-50». Реклама спорного продукта была размещена на платформах «Яндекс.Директ» и Mail.ru Group, а также на сайте ответчика.
Суды трех инстанций признали факт нарушения доказанным, однако требование о взыскании компенсации удовлетворили лишь частично — в размере 500 000 руб. В обоснование подобного решения суды также сослались на п. 43.3 Постановления № 5/29. Пояснений относительно того, почему, исходя из обозначенных в данном пункте критериев оценки, нельзя было взыскать полную сумму, суды не сделали. Вместо этого судами было отмечено, что «каких-либо доказательств реализации установки соотносимо заявленной сумме компенсации, как причиненного ущерба истцу, суду не представлено». Хотя сам же суд обратил внимание, что в претензии истец утверждал, что ответчиком за реализацию установки, в которой был воплощен запатентованный объект, было получено не менее 1 млн руб. И ответчик данный факт не опроверг (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2018 № С01-1122/2017 по делу № А19-5791/2016).
Следует признать, что в настоящее время единообразный подход к расчету компенсации в твердой сумме не выработан. Определение размера взыскиваемой в пользу правообладателя суммы во многом зависит от оценки правового конфликта конкретным судьей. Впрочем, большинство судов субъектов склонны все же к тому, чтобы снижать размер компенсации. Существенная компенсация (в том числе максимальная) может быть взыскана, по сути, только в одном случае — когда в деле есть косвенные доказательства (показания сотрудников, фото со склада, данные с сайта, отдельные заключенные нарушителем договоры и т.п.) того, что ответчик производил дорогостоящие контрафактные продукции в существенном объеме. Убытки в таких случаях обычно превышают 5 млн, но их сложно доказать хотя бы приблизительно в связи с тем, что нарушитель скрывает от правообладателя контрафакт (см., например, дело № А46-7204/2018).
Данный способ расчета компенсации подходит главным образом тем патентообладателям, у которых нет значимых доказательств наличия у них существенных потерь, возникновения на стороне нарушителя значительных доходов и которые не рассчитывают на взыскание действительно серьезной суммы (а нацелены в основном, например, на пресечение противоправных действий нарушителя).
Если правообладатель может доказать упущенную выгоду и (или) полученные нарушителем доходы, то целесообразнее предъявить требование о взыскании убытков на основании ст. 15 ГК РФ. Во-первых, понесенные патентообладателем убытки могут существенно превосходить верхний предел компенсации — 5 млн руб. Во-вторых, суды не смогут снизить полученную сумму на основании таких показателей, как непродолжительный характер нарушения, совершение его впервые и др. Особенность компенсации в том, что суды могут зачесть различные параметры нарушения, не связанные непосредственным образом с размером понесенных патентообладателем убытков, в сторону как увеличения, так и снижения размера подлежащей взысканию выплаты. На это прямо указывает п. 43.3 Постановления № 5/29.