Наиболее распространенным способом защиты исключительных прав является механизм взыскания компенсации, предусмотренный п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса. Выступая в качестве альтернативы взысканию убытков, компенсация освобождает правообладателя от доказывания их размера. Однако на практике относительная свобода правообладателя в выборе способа исчисления компенсации и определения точного ее размера вступает в конфликт с полномочиями суда по установлению окончательного размера взыскиваемой с нарушителя суммы, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Штрафная ответственность, восстановление имущественного положения правообладателя. Часть 4 Гражданского кодекса РФ закрепила возможность использования компенсации в случаях нарушения авторских и смежных прав (ст. 1301, 1311), прав на товарные знаки (ст. 1515) и наименования места происхождения товара (ст. 1537). С 2014 года компенсацию можно получить в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1406.1).
Появление в законодательстве института компенсации должно было сделать защиту прав на интеллектуальную собственность проще и эффективнее, компенсировать относительную легкость нарушений исключительных прав и трудность доказывания размера убытков. Однако практика применения норм о компенсации показала, что правообладатели во многих случаях требуют взыскания компенсации в размере очевидно несоразмерном допущенному нарушению.
Именно поэтому ст. 1252 ГК РФ предусматривает возможность для суда определять размер компенсации с учетом требований разумности и справедливости.
При этом доктрина и судебная практика выделяют две модели исчисления компенсации: штрафную и компенсаторную. Буквальное толкование статей ГК РФ, определяющих порядок исчисления компенсации, позволяет сделать вывод, что штрафная функция более характерна для требований о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или двукратном размере стоимости права использования соответствующей интеллектуальной собственности, поскольку Гражданский кодекс не допускает возможности суду иным образом исчислять размер компенсации. Требование о взыскании денежной суммы в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. позволяет суду самостоятельно определять ее окончательный размер и тем самым создает условия для признания восстановительного характера компенсации.
Однако ГК РФ не содержит четких критериев того, в каких случаях компенсация должна носить штрафной характер и, следовательно, взыскиваться в большем размере, а когда компенсаторный, позволяя суду снижать размер требований правообладателей, очевидно несоразмерных характеру нарушения. Указанные критерии последовательно вырабатывались судебной практикой на протяжении последних девяти лет, прошедших с момента введения в действия ч. 4 Гражданского кодекса, но мы и сегодня не можем говорить о полной ясности в данном вопросе.
Правоприменительная практика: последовательное расширение дискреционных полномочий судей. Судебная практика для обоснования уменьшения взыскиваемых сумм в тех случаях, когда, по мнению суда, они были явно несоразмерны характеру допущенных нарушений, стала использовать доктрину восстановительной природы компенсации. Так, во многих решениях арбитражных судов (например, в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2008 по делу № А56-28875/2007) мы можем обнаружить следующую дословно повторяющуюся аргументацию: «Назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон и по европейской правоприменительной практике не относится к карательным убыткам. Предоставленная суду возможность снижать размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами истца».
В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 № 09АП-52966/2015 по делу № А40-91871/2014 также указывается, что компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. В этом решении суд подчеркнул, что соизмерение заявленных требований правообладателя характеру и последствиям нарушений является не только правом, но и обязанностью суда.
Впервые критерии, на которые должны ориентироваться нижестоящие суды при определении размера подлежащей взысканию компенсации, были обобщены в п. 43.3 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29. В числе таких критериев были названы:
–характер допущенного нарушения;
–срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности;
–степень вины нарушителя;
–наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя;
– вероятные убытки правообладателя.
Примечательно, что последний из указанных критериев вступает в конфликт не только с буквой закона (п. 3 ст. 1252 ГК РФ освобождает правообладателя от доказывания размера убытков), но и с п. 43.2 того же Постановления. Анализ правоприменительной практики подтверждает существование данной коллизии – в тех случаях, когда правообладатель не представляет суду доказательств наличия убытков и их размера, вероятность снижения компенсации существенно возрастает.
Примером определения размера компенсации, исходя из характера допущенного нарушения и степени вины нарушителя, может служить правовая позиция, сформированная в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11. Здесь суд указал, что при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права, а при отказе – определить компенсацию в минимальном размере с учетом остающейся у истца возможности привлечения к ответственности иных лиц с более высокой степенью вины в допущенном нарушении.
Разъяснения, содержащиеся в п. 43.3 Постановления № 5/29, относились к делам о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. Многие суды применяли указанное разъяснение ограничительно, указывая, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению уменьшать размер компенсации, исчисляемой в виде двукратной стоимости контрафактных товаров, поскольку указанный размер установлен законодателем и признан им соразмерным последствиям нарушения (Определение ВАС РФ от 28.10.2009 № ВАС-13447/09 по делу № А40-92386/08, постановления Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11 по делу № А08-8099/2009-30, Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 498/12).
Однако 02.04.2013 было принято одно из ключевых решений, посвященных порядку определения размера взыскиваемой компенсации и существенно расширивших дискреционные полномочия судов, — Постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12. В указанном Постановлении со ссылкой на то, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, отмечается, что компенсация за неправомерное использование товарного знака, предусмотренная п. 4 ст. 1515 ГК РФ, является единой мерой ответственности, которая лишь рассчитывается разными способами (п. 1 и 2 названной статьи). Такой логический маневр позволил Президиуму ВАС признать право суда на уменьшение размера компенсации, рассчитываемой в виде двукратной стоимости контрафактного товара, но не ниже низшего предела. Однако до сегодняшнего дня сохраняется и прямо противоположная практика (постановления СИП от 04.08.2015 № С01-372/2014, от 21.05.2014 № С01-372/2014).
Логика уменьшения компенсации, рассчитываемой исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, была воспринята и в отношении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, отличные от товарных знаков. Так, в ряде судебных решений суд уменьшал размер компенсации пропорционально тому объему, который занимают в сборниках произведения, права на которые нарушены (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 5816/11, Определение ВАС РФ от 23.08.2012 № ВАС-6782/12, Решение Коптевского районного суда г. Москвы от 18.06.2013 по делу № 2-1815/13).
Практика определения размера компенсации противоречива, поскольку в каждом конкретном случае суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела. Вот лишь некоторые из критериев, учитываемых судом:
–размер доходов ответчика, полученных за счет нарушения (Определение ВАС РФ от 24.04.2014 № ВАС-2752/14 по делу № А50-1346/2012, дело № А43-14376/2012, дело № А21-2831/2015);
–аффилированность истца и ответчика;
–наличие фактов, подтверждающих согласие истца на использование ответчиком прав на интеллектуальную собственность;
–серийный характер нарушений и (или) объектов, в отношении которых осуществляется нарушение (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12, Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 304-ЭС15-15472, п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015);
–роль ответчика в процессе производства и реализации товаров – как правило, компенсации взыскиваемые с продавцов, не знавших о контрафактности товара и (или) не участвовавших в процессе его производства, снижаются судом до минимально возможных величин (Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11);
–известность товарных знаков на определенной территории (дело № A34-2509/2015);
–игнорирование претензий правообладателя (дело №А56-91871/2015);
–срок с момента, когда истец узнал о нарушении до предъявления претензии (иска) нарушителю;
–реальность использования истцом товарного знака (дело № А08-8802/2013, № А40-91871/2014, Определение ВС РФ от 15.06.2015 № 300-ЭС15-5384);
–квалификация действий ответчика в качестве актов недобросовестной конкуренции (Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № 14567/13);
–художественная ценность произведения (дело № А60-35429/2015);
–грубость характера нарушения (дело № А70-5860/2015).
Позиция Конституционного Суда: снижение ниже минимального предела vs признание штрафной природы компенсации. Новым этапом в определении возможности судов снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного нормами Гражданского кодекса о компенсации, стало Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П.
Принимая указанное Постановление, КС РФ отметил, что компенсация имеет штрафную природу и ставит своей целью общую превенцию правонарушений, связанных с интеллектуальной собственностью. Именно поэтому, как отмечает Конституционный Суд, размер компенсации может превышать размер убытков, понесенных правообладателем, и это соответствует целям защиты предписаний, установленных ч. 1 ст. 44 Конституции.
В начале формирования практики применения арбитражными судами указанного Постановления Суд по интеллектуальным правам занял позицию по его ограничительному толкованию, признавая возможность снижения размера компенсации ниже минимального предела исключительно в тех случаях, когда обстоятельства конкретного дела полностью соответствуют критериям, определенным в Постановлении № 28-П, а именно:
–правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем;
–правонарушение совершено впервые;
–правонарушение не носило грубый характер;
–использование объектов интеллектуальной собственности не является существенной частью его предпринимательской деятельности;
– размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.
Однако 25.04.2017 было опубликовано Определение ВС РФ № 305-ЭС16-13233. Оно синтезировало правовые позиции, изложенные в Постановлении Президиума ВАС РФ от № 16449/12 и Постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П. Суд отметил, что указанная КС РФ возможность снижения компенсации ниже минимального предела, исходя из признания равенства участников гражданского оборота, может быть применена не только в отношении индивидуальных предпринимателей, но и в отношении юридических лиц (очевидно, что суды общей юрисдикции исходили из того же принципа). Суд также отметил, что право на снижение компенсации не зависит от выбранного истцом способа расчета компенсации.
Понимая, что такая трактовка законодательства затрудняет правообладателям эффективную защиту нарушенных прав, Верховный Суд обратил внимание на то, что снижение компенсации не может быть произведено судом по собственной инициативе, а на ответчике лежит бремя доказывания необходимости снижения размера компенсации.
В условиях неопределенности. Широкие дискреционные полномочия суда порой приводят к парадоксальным ситуациям. Нередки случаи, когда суд, признавая факт нарушения исключительных прав истца, снижает размер компенсации до минимально установленного законом предела и возлагает на истца судебные издержки пропорционально размеру удовлетворенных требований. В результате размер государственной пошлины, относимой на истца, превышает размер присужденной компенсации.
Однако правообладатели могут повысить свои шансы на взыскание компенсации в заявленном размере. Для этого в арбитражном или гражданском процессе им следует занимать максимально активную позицию: представлять любые доказательства, подтверждающие размер убытков, доказывать явную недобросовестность действий ответчика, исчерпание всех способов досудебного урегулирования спора.
В свою очередь, непредставление ответчиком доказательств несоразмерности суммы компенсации наступившим последствиям или контррасчета подлежащей взысканию компенсации, равно как и иные проявления процессуального бездействия, должны служить основанием к полному удовлетворению заявленных истцом требований (п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, Определение ВС РФ от 14.02.2017 № 5-КГ16-241).